全文
江苏省高级人民法院发布反不正当竞争十大典型案例(2019-2022)之九:甲公司乙公司等商业诋毁案
——发送专利侵权警告构成商业诋毁的认定
【案件索引】
一审:泰州中院(2020)苏12民初166号
二审:江苏高院(2021)苏民终919号
【基本案情】
丙公司丁公司均生产滑轨等产品。丙公司是“自锁式滑轨”专利权人,与松下、海尔等国内外知名家电企业合作。丁公司经THK株式会社排他许可使用“伸缩装置、抽屉装置和滑门装置”专利。丁公司戊公司生产的自锁式滑轨可能会落入THK专利权利要求1、3保护范围的分析报告,向松下、己公司发送《专利侵权警示函》,要求其立即停止生产、销售、许诺销售侵权产品,并对使用的滑轨排查。庚公司委托,辛公司分别出具分析报告,壬公司的自锁式滑轨未落入THK专利保护范围。丙公司遂向法院起诉,癸公司未经官方文件确认专利侵权事实,仅凭第三方检索报告,子公司多家合作商发送侵权警示函,构成商业诋毁。诉讼中,丁公司也提起专利侵权之诉,后因THK专利权利要求1、3、5被宣告无效而撤回起诉。
【裁判内容】
法院认为,丁公司丙公司在冰箱滑轨市场上存在着非此即彼的激烈竞争。丁公司并非专利权人,对专利技术及专利稳定状况掌握有限,丑公司求证沟通,即委托分析,并根据“可能侵权”的分析结论,寅公司四大客户发送警示函,缺乏足够审慎注意,超出合理限度。警示函以肯定语气明确专利侵权结论,要求收函企业立即停止生产销售相关产品。“维权要求”内容以加黑、下划线标注,卯公司的冰箱滑轨构成侵权,对其商品声誉和商业信誉造成损害。四大冰箱企业是双方合作对象,在冰箱滑轨市场举足轻重,涉及地域范围较广,故向四家企业发函足以对该市场产生一定影响,构成对警示函相关信息的“传播”。因此,法院认定丁公司发送专利侵权警示函的行为构成商业诋毁,遂判令其向四大冰箱企业发送声明并公开登报消除影响,辰公司损失20万元。
【案例价值】
本案涉及发送侵权警告函是否构成商业诋毁的认定。发送侵权警告函系权利人针对侵权行为自我救济的一种方式,具有维权成本低、快速有效制止侵权、解决纠纷、节约司法资源等效果。由于收函企业经营会受到重大影响,权利人发送警告函应当相当慎重,充分评估警告函的正当性及由此带来的风险,不能滥用侵权警告实现不正当竞争目的,损害他人合法权益。本案判决明确发送专利侵权警示函是否构成商业诋毁,需要综合考虑权利状况、警告函具体内容、侵权可能性、发送对象及方式、发函者是否尽到必要的谨慎注意义务等多种因素。对于发送侵权警告时未尽必要的谨慎注意义务,在涉嫌侵权事实的判断不具有较高确定性的情况下,径行向竞争对手或其客户发送误导性信息的侵权警告,损害对手商誉的,构成商业诋毁并承担法律责任。