内蒙古蒙牛乳业（集团）甲公司与董建军等商标权侵权及不正当竞争纠纷上诉案——驰名商标认定中的法律误区

民事> 知识产权与竞争纠纷> 其他知识产权与竞争纠纷 案 号：（2006）内民三终字第7号 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 内蒙古自治区高级人民法院 案件类型： 民事二审 审理程序： 二审 权责关键词： 合法 证明 维持原判 来源：侯仰坤：《驰名商标认定中的法律误区》，载《法律适用》2008年第6期，第84页 相关企业：内蒙古蒙牛乳业（集团）甲公司 // 内蒙古蒙牛乳业（集团）甲公司与董某等商标权侵权及不正当竞争纠纷上诉案 ——驰名商标认定中的法律误区 [案情] 2005年12月31日，原告内蒙古蒙牛乳业（集团）甲公司向呼和浩特市中级人民法院起乙公司（丙公司），请求法院判令两被告立即停止侵犯其“酸酸乳”商标和不正当竞争行为，并要求法院在审理中认定“酸酸乳”为原告的驰名商标。两个被告中，丁公司自己生产销售酸酸乳饮料，被告董某是通过合法途径购进该酸酸乳饮料后再进行销售。一审开庭时，戊公司未出庭，也未提交书面答辩；被告董某出庭参加诉讼，但其辩解称自己并不知道通过正常渠道所购进的酸酸乳饮料是否已经构成侵权，同时对于原告向某提交的所有证据的真实性和内容均不提出异议。 [裁判] 一审法院依据原告提交的证据查明和认定了以下事实第一，丁公司所生产的酸酸乳饮料的外包装上使用了与原告生产的酸酸乳饮料外包装上比较相似的图案和文字，原告生产的酸酸乳饮料属于知名商品，己公司构成了不正当竞争行为。第二，丁公司在其酸酸乳饮料的外包装上标注“酸酸乳”的字样侵犯了原告对“酸酸乳”字样所享有的商标权，即构成了侵犯商标权。第三，原告曾某在2002年7月23日把“酸酸乳”作为商标向国家商标局提交过注册申请，但是被驳回；2005年11月12日原告又把“酸酸乳”作为商标向国家商标局提交了商标注册申请，到一审开庭审理时仍然还在审查之中，没有结果。原告生产销售的蒙牛酸酸乳饮料通过大量的广告宣传，已经具有了较高的社会知名度，同时具有较大的销售量，已经构成了我国驰名商标的条件，虽然还没有被国家商标局批准注册为商标，但是作为未注册商标也可以被法院直接认定为驰名商标，因此依据我国《商标法》第13条第1款的规定认定“酸酸乳”为原告所享有的驰名商标。[1] 一审判决后，戊公司向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉，2006年10月16日内蒙古自治区高级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。但是在二审的判决书中法院作了如下的特别说明：“本院认为，认定蒙牛乳业（集团）甲公司的‘酸酸乳’标志为驰名商标，仅对本案有效，对其它企业无法律约束力。一种商标的驰名与否是一种客观状态，而这种客观状态会随着时间的推移而发生变化，是一个动态过程。如某一商标在刚刚进入市场时并不驰名，一定时间后成了驰名商标；同样，一个驰名商标也可能因为产品淡出市场等原因被相关公众淡忘而不再驰名。因此，司法认定的驰名商标的效力只在发生争议的该案件中有效，不针对其他市场主体。驰名商标的主要作用就是帮助企业更好地解决商标纠纷，认定驰名商标只是一种法律保护手段。总之，一个商标的驰名与否最终要由市场来决定。”[2] [评析] 本案是一件涉及到在侵权纠纷审理中对驰名商标认定的案件。近年来，这类案件在我国形成了一种独特的现象，那就是有些原告提起这类诉讼的目的并不在于依法认定和制止侵权行为，而是要借助这类诉讼把自己的商标认定为驰名商标。当前，在我国许多地方，当地政府为了提高本地产品的知名度，推动当地的经济发展，都在采取积极的奖励措施大力地鼓励本辖区内的企业争取获得驰名商标，如果获得了一项驰名商标，地方政府就对企业给予奖励，从十万元到几十万元不等，有的高达上百万元。在这种情况下，社会已经把企业获取驰名商标定位成企业的一种经营活动，企业也可以直接把获取驰名商标的过程当作一场买卖活动来策划和实施，驰名商标在这里也就变成了一般的买卖商品。那么，当法院在审理商标侵权纠纷案件中可以依据职权认定驰名商标时，在客观上已经演变成了法院给企业（一般是案件中的原告）“批发”“驰名商标”这种特殊商品的卖方。从形式上来说，原告作为买方只需要向法院交纳少量的立案费，一旦买卖成功，原告不但获得了可以长期使用并且能够给自己的经营带来良好利益的“驰名商标”这种品牌，还可以额外地获得政府的奖励资金，是一本万利的买卖。在这种情况下，法院就应该本着对全社会负责和对全社会的长远利益负责的态度来认定驰名商标，而不能仅仅只当作案件中的一个简单的案件事实来认定，如果像二审法院在判词中所述的，认为这种认定只是在本案中有效，对其它企业和社会都不会产生效力，那么这种想法在法学理论上和社会实践中都是行不通的。 通过对本案一审和终审判决的分析和研究，笔者认为判决中存在着一些明显的矛盾和问题，特别是对我国有关驰名商标的法律条文的理解有偏差，因此必须进行更正和说明。 一、对驰名商标概念的理解偏差 本案中涉及到对驰名商标的认定问题，而在我国现行的《商标法》中虽然规定了认定驰名商标应当考虑的五个条件，但并没有对驰名商标的概念作出明确的规定。目前只是在国家工商管理总局2003年颁布的《驰名商标认定和保护规定》中对这一概念作出了简单的规定，即“本规定中的驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。”从这一概念中可以看出，驰名商标是商标中的一种，它首先应该是一种商标。按照我国《商标法》的规定，我国的商标分为注册商标和未注册商标两大类，在这两类中，只有那些已经为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标才能被依法认定为驰名商标。在这里需要注意的一个问题是，对于有效的注册商标来说，由于其在注册过程中已经接受过国家商标局的审查和批准，符合作为我国商标的基本条件，因此在审查有效的注册商标是否能够达到驰名商标的要求时直接适用《商标法》有关驰名商标的五个条件即可。但是对于未注册商标的审查则不能直接采用上述步骤，因为未注册商标在被法律确认为商标以前本身只是一种标志，该标志的所有人可能声称自己的标志已经属于未注册商标，并要求法院认定该未注册商标已经达到了驰名商标的条件。但是，作为法院应该清楚地认识到，驰名商标概念中的“商标”应该是指已经被法律认定为合法有效的商标，而不是由拥有某一标志的人自己所主张的“商标”，这里的商标不仅仅是一个名词，而且包含着在法律上已经有效的含义。 本案中，法院面对原告提出“酸酸乳”是自己的未注册商标的主张并没有进行审理和审查，而是直接作为在法律上有效的“未注册商标”对待，并直接作为了审查和认定驰名商标的基础，也就是把“酸酸乳”这种产品标志直接作为了驰名商标概念中的“商标”，这样做显然是不合适的，其根源在很大程度上还是对驰名商标的含义理解不准确，只是简单地认为只要符合了认定驰名商标的五个条件，一个未注册商标就应该被认定为驰名商标，这种观点显然与我国现有商标法律制度相冲突，因为一个被使用人或者所有人自称为“未注册商标的标志”在被依法认定为商标之前，在客观上只是一种产品的标志。无论从理论上来说，还是在社会现实中，并不是所有的产品标志都能被认定为法律上有效的商标的，这也是世界范围内商标法律制度的基本要求。 我国现行《商标法》并没有对“未注册商标”的成立条件作出明确的规定，相反是从限制的角度直接或间接地作出了一些规定。《商标法》第48条规定，使用未注册商标时不能存在下列三种行为：“冒充注册商标的；违反本法第10条规定的；粗制滥造，以次充好，欺骗消费者的。”其中所说的第10条主要是指这种标志本身不能与中外国家机关、国际组织等机构所使用的印章、徽标、旗帜、专有地名等相同或者相似，不能包含违背法律和社会公共道德的内容。可以说，《商标法》第10条中所规定的所有禁止性事项实际上是对“商标”这一概念规定的内容，因此注册商标和未注册商标都必须遵守，否则就不能作为商标成立。除此之外，在我国《商标法实施条例》第49条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号、或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”这说明，在我国“本商品的通用名称、图形、型号、或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者地名”等因素都不能作为构成商标的因素，这种规定当然对于未注册商标也是有效的。从这里就可以看出，并不是任何标志都是可以作为未注册商标进行使用并要求法律给予保护的。这就在逻辑上提出了一个要求，那就是当一个声称自己拥有或着使用了未注册商标的人要求法院认定其使用的未注册商标已经构成驰名商标时，法院应该首先审查和认定这一所谓的“未注册商标”本身作为“商标”在法律上能否成立，只有在判定作为商标已经成立的基础上才能进一步审查和认定该未注册商标是否已经构成了驰名商标。本案中，一、二审法院在审理中都忽视了这一个环节，出现了问题。 本案中法院直接以“未注册商标”为基础，审查这一“未注册商标”是否满足了驰名商标的要求，并最终认定这一“未注册商标”已经构成了驰名商标。通过笔者的调查研究，这种认定在法律上和事实上都是存在问题的。首先是原告所主张的“酸酸乳”这种标志作为商标是不合适的，实际上它是一种被简单修饰过的商品通用名称。依据我国卫生部颁布的《酸乳卫生标准》的规定，酸乳本身是以牛（羊）乳或者复原乳为主要原料，经过杀菌、发酵、搅拌或者不搅拌，添加或者不添加其它成分制成的纯酸乳和风味酸乳。其技术指标要求酸度（T）≥ 70，产品的名称可以标示为“xx酸乳（奶）”。原告在本案中诉称自己是我国最大的乳品企业之一，其陆续推出了以“酸酸乳”命名的系列乳饮料。实际上，按照《酸乳卫生标准》的规定，这种乳饮料就应该是一种酸乳，生产者可以根据自己的需要在“酸乳卫生标准”许可的范围内进行配方和增加相应的配料，生产出不同口味的乳饮料来；生产者也可以在酸乳之前再增加一些字样，如果从口味的角度来说，增加一个“酸”字也是合情合理的，这样就成了“酸酸乳”。这一点就象用“彩色”、“黑白”或者“数字”来修饰电视机一样，“彩色电视机”、“黑白电视机”、“数字电视机”和“电视机”都是通用的商品名称，都不能被某一生产厂家独自占为属于自己的商标，即使被生产厂家自称为是未注册商标也是无效的。笔者通过百度搜索在互联网上进行查询发现，除了原告以外，当前在我国还有很多家企业也正在生产和销售酸乳饮料，可见酸乳作为一种商品的通用名称被原告作为自己的未注册商标是不合适的，也是法律所不允许的。在这种情况下，受理本案的法院直接把“酸酸乳”认定为“未注册商标”，并进一步把它认定为是属于原告的驰名商标就更加错误了。实际上，在’判决书中所记录的原告提交给法庭的第11份证据中已经清楚地说明了这个问题，只是原审法院在审理中没有注意。该证据中写到；“补充协议中证明该项活动（即原告支持湖南卫视举办的超级女声比赛）的名称为‘蒙牛酸酸乳超级女声’。”从这里可以看出，原告在自己的商业活动中也是把“酸酸乳”作为商品名称而不是作为商标使用的，在这里“蒙牛”是原告拥有的商标，如果把“酸酸乳”也作为商标看待那么在逻辑上显然是说不通的。 二、对《商标法》第13条的理解偏差： 本案中另一个重要的问题是判决书中出现对我国《商标法》条款的错误理解和适用，而且非常明显。 一审法院围绕查明和判定被告的行为是否侵犯原告的驰名商标（判决书中称为未注册驰名商标）进行诉讼活动，而此时，原告的“酸酸乳”标志并未获得商标注册，不是注册商标，在这种情况下，按照基本的逻辑关系和法学原理，就必须先要认定原告的“酸酸乳”标志是否已经满足了我国作为商标的基本条件，在成就了这些条件的基础上，再审查是否已经符合了我国驰名商标的条件；在被依法认定为驰名商标以后，才能进一步审查和认定被告是否侵犯了原告的驰名商标。对于这个问题，法院在判决书中写到，要想认定被告的行为是否构成对原告的侵犯，就应该首先对原告的商标是否已经驰名进行审查和认定，审查和认定的法律依据就是我国一《商标法》第13条第1款的规定：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。”笔者认为上述条款不能应用于本案。 首先应该明确的是，这一条款源自巴黎公约，是对成员国之间的约束，是国家与国家之间对于驰名商标的一种保护约定，它的基本含义是当甲国和乙国都是巴黎公约成员国时，一个在甲国已经被依法认定的驰名商标在乙国也应该受到保护，具体的保护方式是拒绝在乙国注册相同或近似的商标并禁止使用这类商标。[3]我国《商标法》第13条就是基于《巴黎公约》的上述规定制定的内容，是我国为了适应Trips协议的要求在2001年第二次修改《商标法》时新增加的内容，目的就是按照Trips协议的要求对国外的驰名商标依法进行保护。而且在第13条中列出了两个并列的条款，即第1款是指对于那些已经在国外被依法认定为驰名商标，但是还没有在我国申请注册为注册商标的驰名商标，我国只在相同或类似的范围上给予保护，这种保护的力度小。接着第2款规定，如果在国外已经被依法认定为驰名商标，又在我国注册为注册商标的驰名商标，可以依法在我国享有与我国认定的驰名商标同等的保护范围，即可以跨类别的保护。应该清楚的是，我国《商标法》第13条是关于国外已经合法存在的驰名商标在我国如何受到保护的问题，而不是作为认定我国国内的某一商标能否驰名的法律规定。本案中，法院为了认定原告的“酸酸乳”标志为驰名商标，而引用这一法律条款显然是错误的。 三、对法院认定驰名商标的范围理解偏差 本案中，一审法院一方面查明原告的“酸酸乳”标志并没有获得我国的商标注册，同时又在审理中依法认定原告的“酸酸乳”标志为非注册的驰名商标，这种做法不但没有法律依据，而且与2002年10月16日起开始施行的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》相冲突。该司法解释第22条规定：“人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。”在我国，这一条规定是我国法院能够认定驰名商标的唯一法律依据，因为按照《商标法》的规定，在我国只有国家商标局有权利依法认定驰名商标；依据《商标实施细则》的规定，增加了商标评审委员会可以认定驰名商标；而根据上述司法解释才使得法院在审理具体案件时有权利认定驰名商标。需要注意的是，按照上述司法解释，法院只有权利对“注册商标”进行驰名商标的认定，而不能扩大到对未注册商标的认定。本案中，一审法院不但对未注册商标进行了驰名商标的认定，还把自己认定的商标定名为“未注册驰名商标”，这种名称不是有效的法律术语，这种做法显然是违背上述司法解释，也是没有法律依据的。 （作者单位：北京理工大学） 【注释】 [1]案件详情参见（2006）呼民四初字第12号。 [2]参见（2006）内民三终字第7号。 [3]（奥地利）博登浩森：《保护工业产权巴黎公约指南》，汤宗舜、段瑞林译，中国人民大学出版社2003年版，第59页。 本案法律依据 中华人民共和国商标法(2001修正) 第10条 中华人民共和国商标法(2001修正) 第13条1款 中华人民共和国商标法(2001修正) 第48条 中华人民共和国商标法实施条例 第49条 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 驰名商标认定和保护规定[失效]