甲公司、乙公司著作权许可使用合同纠纷民事一审民事判决书

甲公司、乙公司著作权许可使用合同纠纷民事一审民事判决书 陕西省西安市中级人民法院 民事判决书 (2021)陕01知民初1603号 原告(反诉被告)：乙公司，住所地陕西省西安市高新区。 法定代表人：任某，该公司董事长。 委托诉讼代理人：李某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：钟某，某律师事务所律师。 被告(反诉原告)：甲公司，住所地北京市海淀区。 法定代表人：肖某，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：白某，某律师事务所律师。 原告、丙公司(以下简称：丁某)与被告、戊公司(以下简称：己公司)著作权许可使用合同纠纷一案，本院于2021年5月6日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告(反诉被告)丁某委托代理人李某、被告(反诉原告)己公司委托诉讼代理人白某2庭参加诉讼。本案现已审理终结。 丁某向本院提出诉讼请求：1、判令被告向某支付著作权许可费用30万元；2、判令被告支付违约金10万元；3、被告向某支付律师费用2万元；4、诉讼费用由被告负担。事实和理由：原告系“大不列颠泰迪熊”品牌及卡通形象的中国地区合法授权商。2019年8月10日，庚公司辛公司签订《授权许可使用协议》，约定原告将“大不列颠泰迪熊”卡通形象授权给大美亲子使用，授权期限为五年，大美亲子每年向某支付30万元授权费用。同日，原告、壬公司签订权利义务转让协议，约定前述《授权许可使用协议》中，大美亲子的权利义务转让给被告。协议履行过程中，“大不列颠泰迪熊”卡通形象英方版权方提出异议。经协商，原告为被告设计小熊“MOMOBEAR”卡通形象交付被告使用。被告在其经营的位于北京市顺义区XX园XX镇旁的大美儿童世界中，陈列了大量“MOMOBEAR”卡通形象的雕塑。原告认为，双方签署的协议合法有效，在协议履行过程中经双方协商，就原告交付标的物进行更改，被告对此予以认可。被告取得原告交付的“MOMOBEAR”卡通形象之后，已用于游乐园陈设，应认定原告合同义务已经履行完毕，但被告未向某支付任何款项。被告的行为已经构成违约，故原告起诉至法院，望判如所请。 己公司辩称，原告在未取得“大不列颠泰迪熊”品牌及卡通形象的中国合法转授权情况下，诱导、欺骗被告，考虑到泰迪熊的知名度，与原告签订了《授权许可使用协议》。协议签订后，被告为制作泰迪熊采购了大量的材料，产生了一定的费用，为此延期开业亦造成了被告的经济损失。但被告在宣传泰迪熊卡通形象时，遭到英国版权方维权，原告为弥补被告损失，连夜赶制“MOMOBEAR”并申请著作权登记。根据双方签订的著作权许可协议，被告因原告未取得授权而遭第三方维权产生侵权问题时，原告应当赔偿损失，被告有权解除合同，并要求原告返还已付款项。 在法定期间内，己公司向本院提出反诉请求：1、判令解除涉案《授权许可使用协议》及《权利义务转让协议》；2、癸公司己公司赔偿损失380156.8元；3、癸公司己公司支付律师费2万元；4、子公司承担。事实与理由：原告在未取得“大不列颠泰迪熊”品牌及卡通形象的中国合法转授权情况下，诱导、欺骗被告，考虑到泰迪熊的知名度，与原告签订了《授权许可使用协议》。协议签订后，被告为制作泰迪熊采购了大量的材料，产生了一定的费用，为此延期开业亦造成了被告的经济损失。但原告在宣传泰迪熊卡通形象时，遭到英国版权方维权，原告为弥补被告损失，连夜赶制“MOMOBEAR”并申请专利。根据双方签订的著作权许可协议，被告因原告未取得授权而遭第三方维权产生侵权问题时，原告应当赔偿损失，被告有权解除合同，并要求原告返还已付款项。 丁某针对反诉答辩意见与本诉起诉状意见一致。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，综合双方举证质证及本院认证情况，本院对如下事实予以确认：2019年8月10日，丁某作为甲方，辛公司(以下简称：丑公司)作为乙方，双方签订了《授权许可协议》(以下简称：8月10日许可合同)，合同编号为XAMM-2019204，约定甲方将享有合法使用权的“大不列颠泰迪熊”(以下简称：泰迪熊)相关形象所涉及的图片和附随艺术图像授权乙方在设计开发、制造、生产、销售、分销授权商品时，广告宣传等一切与经营活动有关活动时使用该形象。合同第2.1条约定，授权标的为“大不列颠泰迪熊”品牌/卡通形象中所涉及的图像和附随艺术图像，具体以甲方提供的内容为准。合同第2.2条约定，授权性质为非独家授权，不可转授权。合同第2.3条约定，授权区域为中华人民共和国大陆地区。合同第2.4条约定，授权期限为两年，自2019年8月10日起计算，但至两年期满对应日，如甲方未向乙方发出书面通知，则本协议顺延至2024年8月9日。合同2.5条约定，授权商品为与乙方或乙方授权的第三方经营的儿童活动主题乐园有的包括但不限于设计开发、制造、生产、销售、分销授权商品、广告宣传等等。合同第3.1.1条约定，在合同期限内，乙方使用授权标的进行经营活动向甲方按年度支付的版权授权保底金。合同3.2条约定，授权保底金为每年30万元，每年9月15日至次年9月14日为一年度。合同第3.3条约定支付方式为：1、合同签署后，经甲方确认乙方主体乐园设计图纸的5个工作日内，乙方须向甲方支付第一年度最低授权保底首付款15万元。2019年12月31日前支付剩余尾款保底金15万元。并于2020年8月10日前支付第二年度保底金30万元；2021年8月10日前支付第三年度保底金30万元；2022年8月10日前支付第四年度保底金30万元；2023年8月10日前支付第五年度保底金30万元。2、甲方收到乙方支付第一年度全部授权保底金后，将在两个工作日内向乙方提供第一年度的授权证明书，同时，甲方应对乙方进行品牌培训和设计风格指导。剩余保底金按照合同约定每个授权年度开始前30个工作日内一次性支付完毕。甲方收到上述年度应付款后，应在两个工作日内向乙方提供相应年度的授权证明书。合同第3.3.6.1条约定，如乙方无故恶意延迟履行支付授权许可使用费的，每延期一个日历日须向甲方支付欠付款万分之一的违约金。合同3.3.6.2条约定，如乙方无故恶意逾期付款超过七个工作日的，经甲方书面催告后，乙方在甲方规定的时间内仍不付款的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付数额相当于合约当年度最低授权保底金的违约金。合同第3.3.6.3条约定，如乙方违约，乙方无权要求甲方返还已支付的授权许可费用。合同第7.5条约定，甲方应当保证向乙方的授权标的免遭任何第三方主张权利，如因此产生侵权问题，甲方应当赔偿因此给乙方造成的一切损失，包括但不限于因此支付的或应当支付的律师费、诉讼费、保全费、差旅费等等，还应当加倍支付乙方因为使用授权而产生的实际损失，如委托第三方进行广告宣传、门票设计印制、商品生产等等。乙方有权据此解除合同并主张返还已付费用。合同第9.2条约定，若乙方有如下情形之一的，甲方有权立即通知乙方解除合同，自甲方发出通知之日起合同解除，乙方还须向甲方支付违约金10万元，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须承担进一步赔偿责任(包括但不限于因维权支出的律师费、诉讼费、保全费、差旅费等等)。合同第9.6条约定，甲方的授权受真正权利方或第三方主张权利的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失退还已付费用(损失无法计算的，按10万元计)。 2019年8月21日，丁某作为甲方，丑公司作为乙方，己公司作为丙方，三方签订了编号为XAMM-2019203-1的《权利义务转让协议》(以下简称8月21日转让合同)，甲乙双方于2019年8月10日签订了《授权许可使用协议》(合同号：XAMM-2019203)、《授权许可使用协议》(合同号：XAMM-2019204)、《品牌授权代理协议》(合同号：XAMM-2019208)，乙方将上述三项协议中的权利义务全部转移给丙方。…截至本协议生效之日，甲乙双方因履行上述三项协议而发生的利益分成，甲乙双方已结清的部分，丙方不得向甲方再次主张；甲乙双方尚未结清的部分，在本协议生效后，由甲方与丙方对此进行结算，乙方无权向甲方主张此部分的利益分成。…乙方撤出三份协议，再不享受权利亦不承担义务，权利义务全部概括转让给丙方，上述三份协议的履行主体变更为甲方和丙方。 2019年9月6日，双方就涉案泰迪熊项目宣传进行了微信沟通，从双方提交的微信聊天记录显示，丁某员工(昵称为荣大眼的黑眼圈)，其表示：“明天上午十点前我们会给你们十二款可用的泰迪素材，我们设计连夜加班赶出来，尽量减少贵司损失，赶上进度！”当日，双方还就重新设计的卡通熊形象细节进行了沟通并提出修改意见，最终，丁某创作完成了MOMOBEAR(以下简称：摩摩熊)多款卡通熊形象图，寅公司使用，己公司在其开设的水上公园及推广宣传中使用了摩摩熊卡通形象。 2020年4月9日，卯公司作为申请人，申某联合信任时间戳服务中心出具的《可信时间戳认证证书》，保存视频内容显示：己公司运营的微信公众号“大美儿童世界”(微信号DAMYLAND)发布的宣传其水上公园园区的推广文章中使用了摩摩熊的卡通形象，其在大众点评网站推广宣传中也使用了摩摩熊的卡通形象，从点评图片中可见，水上公园多处设置有摩摩熊的卡通形象，形成了以摩摩熊为主题的公园。2021年4月25日，原告代理人李某申请联合信任时间戳服务中心出具的《可信时间戳认证证书》，保存视频内容显示被告经营的主题公园仍在使用摩摩熊的卡通形象。 另查明，从原告提交的微信聊天记录显示，2019年9月6日，丁某辰公司关于《顺义新晋泰迪熊亲子主题公园》的推广文章需要修改图片的问题，并就泰迪熊的宣传及GBTB标识的修改进行了沟通，暂定制作园区形象玻璃钢。荣某某通过微信明确表示：“公众号上的相关文章麻烦尽快下掉”、“不要再回复英方，最最重要要做的事情就是下掉所有推广性文章，因为里面用了他们两只熊。”，巳公司下架关于泰迪熊主体乐园的微店推广链接，其表示：“这个(微信推广链接)被他们特别举例了，截图举例的，因为太明显了，这个麻烦务必赶紧下掉。” 2019年9月11日，某律师事务所午公司发函，该函件载明：“未公司申公司签署的《授权许可协议》，酉公司戌公司在大中华地区(中国大陆、香港、澳门和台湾)根据约定条件使亥公司人物形象(授权内容)，使用范围限于玩具、母婴产品及购物中心等特定产品和场合，贵司负有严格遵守该等合约的合同义务。甲23公司查证：……4、2019年9月6日，酉公司发现贵司非法向北京大美儿童世界乐园分发了授权内容，该乐园经营人承认系从贵司取得授权内容并作为营销卖点，得以单价39元的价格售出超过19000张门票从中获利，其进一步承认早在2019年8月21日贵司即以书面合同形式以5年150万元价格向其转售了授权内容的使用权，贵司此举违反了《授权许可协议》第1、2、3.2、5.2、5.4款的约定，酉公司对贵司发出了书面警告函，要求贵司采取措施纠正违约行为，但贵司未按通知行事。……特此通知贵司：1、《授权许可协议》于本通知发出之日起予以解除并终止；2、自本通知发出之日起，贵司应立即停止使用授权内容，并通知贵司违法授权的第三方立即停止使用授权内容；……”。 2019年9月12日，某律师事务所午公司发函，该函件载明：“甲23公司查证，贵司在未取得其许可同意的情况下，从事了下列非法使用其知识产权的行为：1、自2019年8月23日起，乙24公司拥有著作权和商标权的大不列颠泰迪熊人物形象用于宣传推广贵司经营的位于北京市顺义区的泰迪熊亲子主题乐园，使用范围包括网络、APP、微店等”；2、丙25公司所有的大不列颠泰迪熊人物形象为卖点，售出超过19000张游乐园门票违法获利。……在其后的交涉中，丁26公司戊27公司知识产权的来源，己28公司己公司庚29公司手中辛30公司壬31公司大不列颠泰迪熊任务形象使用权，双方于2019年8月21日签订了书面授权许可使用协议。就此，我们根据授权向贵司严正指出：1、丁某癸32公司获得了大不列颠泰迪熊人物形象使用权授权，但其使用权内容并不包含向任何第三方分授权，且使用范围仅限于电动玩具、塑料玩具、游戏垫、母婴产品(不包括服装)、购物中心和游客吸引力-商品设计和展示等特定产品和场合，因此，丁某向贵司作出的分授权行为是非法的、无效的，子33公司的违约行为，酉公司已于2019年9月11日解除了与其签订的知识产权授权许可协议，自合同解除之日起，丁某丑34公司人物形象等知识产权。…… 审理中，丁某认可上述事实的真实性，但其认寅35公司就泰迪熊的授权产生误会，卯36公司沟通，辰37公司下架相关链接，但最终其与英方沟通后消除了误会，其公司拥有对泰迪熊人物形象的使用权和分授权的权利。 还查明，丁某于巳38公司提交的反诉状。 庭审中，丁某诉称自合同签订后，双方通过沟通更改了设计，己公司实际使用了更改后的设计，己公司从未向某支付过款项，双方亦未就更改后的设计重新协商合同价款。己公司辩称，两款卡通熊的形象知名度不同，价格差别巨大。泰迪熊系知名的卡通形象和品牌，也是合同签订的基础，丁某重新设计的行为仅是弥补损失，并非变更合同标的。丁某明确其主张的授权费用为自合同签订之日至今的费用，总计30万元。双方均同意解除8月10日许可合同及8月21日转让合同。 本案争议焦点为：1、案涉合同应否解除；2、履约过程中变更设计的行为属于违约后弥补损失行为还是协商变更合同内容；3、双方在履约过程中是否存在违约行为；4、如违约，责任如何承担。 本院认为，关于本案适用法律的问题。根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第二十条规定：“民法典施行前成立的合同，依照法律规定或者当事人约定该合同的履行持续至民法典施行后，因民法典施行前履行合同发生争议的，适用当时的法律、司法解释的规定；因民法典施行后履行合同发生争议的，适用民法典第三编第四章和第五章的相关规定。”本案中，8月10日许可合同签订时间为2019年8月10日，合同期限为两年，根据合同约定，该合同期满后，午39公司未40公司发出书面通知，合同期限顺延至2024年8月9日。合同有效期内，丁某申41公司发出书面通知，仅诉其支付授权许可费及违约金等费用，故应当认定合同履行期限依约顺延至2024年8月9日。涉案合同履行过程中产生酉42公司未依约履行支付许可费用引起的争议，上述争议均发生在民法典施行之前，依照上述规定，本案应当适用《中华人民共和国合同法》及相关司法解释的规定。戌43公司以反诉的方式向本院提出的诉请，发生于民法典实施之后，故应当适用《中华人民共和国民法典》及相关司法解释的规定。 关于涉案合同应否解除的问题。《中华人民共和国民法典》第五百六十二条第一款：“当事人协商一致可以解除合同”。审理中，双方当事人均同意解除8月10日许可合同，故前述合同应予解除，亥44公司解除8月10日许可合同的反诉主张予以支持。至于合同解除的时间，《中华人民共和国民法典》第五百六十五条规定：“当事人一方未通知对方，直接以起诉或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁书副本送达对方时解除。”本案诉讼中，己公司以反诉的方式向本院提出解除8月10日许可合同的诉请，丁某于甲45公司提交的反诉状，依照上述规定，8月10日许可合同解除的时间应为2021年11月21日。己公司还主张解除8月21日转让合同，但该合同中涉及权利义务转让的内容不仅包含8月10日转让合同，还包含其余两份与本案无关的合同权利义务转让，且该转让合同为三方合同。虽8月10日合同解除后，8月21日许可合同中的部分内容无法履行，但因涉及案外人及案外合同的权利义务转让，现有证据无法证明该合同达到解除条件，乙46公司反诉主张解除8月21日转让合同的诉请，不予支持。 关于履约过程中变更设计的行为属于违约后弥补损失行为还是协商变更合同内容的问题。案涉的8月10日许可合同及8月21日转让合同系各方真实意思表示，且不违反法律或强制性法规的规定，各方均应依据合同履行各自义务。从已查明的事实可知，丙47公司己公司签订8月10日许可丁48公司针对泰迪熊卡通形象著作权使用权分授权的权利，致使合同履行过程中发生设计变更，丁某戊49公司重新设计了摩摩熊系列卡通形象并投入使用。对此，丁某认为系双方协商一致变更合同内容，己公司接受并使用了摩摩熊系列卡通形象应当按照合同支付相应的许可使用费。根据《中华人民共和国合同法》第七十七条第一款规定：“当事人协商一致，可以变更合同”。从双方提交的2019年9月6日微信聊天记录可知，丁某己公司通过微信沟通重新设计熊的卡通形象，己公司对此未持反对意见，己50公司多次就设计方案的修改意见进行沟通，庚51公司完成辛52公司使用。依照上述规定，应当认定双方协商一致，并通过实际行动变更合同内容，双方均应按照变更后的合同履行义务，丁某己公司交付了摩摩熊系列卡通形象，己公司应当支付授权许可费用，故本院对原告关某求被告支付著作权许可费用的主张予以支持。己公司辩称，壬53公司癸54公司损失的行为，并未变更合同内容。本案中，子55公司的员工在提出重新设计熊的卡通形象时，丑56公司的损失，但该行为不应认定为减损行为，减损行为应当是防止损失扩大而采取的合理措施，是基于诚实信用原则而产生的附随义务，比如及时通知对方下架涉嫌侵权链接，而非通过变更合同的主要内容实现减损。本案中，在双方履约过程中，寅57公司分授权来源不确定导致合同约定的原交付标的泰迪熊卡通形象无法正常使用的情形，卯58公司辰59公司重新设计的摩摩熊系列卡通形象且以摩摩熊为主题的游乐园已实际投入运营至今，视为其以实际行动接受变更后的合同内容。综上，亥44公司的前述辩称不予采信。至于费用数额，合同约定一年度授权许可费用为30万元，审理中，原告明确其主张自合同签订至今的授权费用为30万元，本院认为，虽双方变更合同标的后并未就合同所涉价款达成一致，但泰迪熊的卡通形象知名度远超过摩摩熊的卡通形象知名度是显而易见的事实，如继续按照泰迪熊授权许可费用标准执行，明显有违公平原则。另，巳60公司在获取泰迪熊授权时存在违约行为导致，具体论述将在下文展开。丁某违约在先，如仍参照泰迪熊授权许可费用计算涉案授权许可费用，明显有违诚实信用原则和公平原则。综上，本院结合双方履行合同的具体情况，从公平原则和诚实信用原则的角度出发，午61公司丁某支付授权费用10万元。 关于双方在履约过程中是否存在违约行为及责任承担的问题。双方虽在合同履行过程中变更了合同内容，但合同的变更并不发生溯及力，不能对已履行的部分产生效力。本案中，在双方变更8月10日许可合同内容前，己公司在履约过程中遇到阻碍，未62公司违约所致。申63公司丁某发送的两份函件内容可知，丁某在签订8月10日许可合同时并未取得泰迪熊卡通形象著作权使用权在中国大陆地区的分授权，酉64公司因其未取得分授权的权利而授权第三方使用泰迪熊卡通形象的行为，丁某发函主张权利。丁某对上述两份函件的真实性予以认可，本院予以确认。按照合同约定，丁某的授权受真正权利方或第三方主张权利的，戌65公司赔偿损失退还已付费用，损失无法计算的，按十万元计。综上，丁某的前述行为构成违约，己公司亥66公司赔偿其损失的请求，本院予以支持。至于损失的数额，甲67公司乙68公司的关联性，应认定损失无法计算，依照前述约定，损失数额应按照10万元计算。因发生该违约行为时，己公司丙69公司支付任何款项，故不涉及退还费用。己公司丁70公司承担2万元律师费，该部分费用已包含在前述损失中，故不再单独计算。戊71公司是否存在违约行为的问题。如前所述，合同履行过程中，丙47公司己72公司无法按照原合同使用泰迪熊的卡通形象，双方变更合同标的为摩摩熊卡通形象后，并未就合同价款及付款时间达成一致意见，庚73公司辛74公司承担迟延付款违约责任，并无事实依据，本院不予支持。丁某壬75公司承担律师费，但其并未就该部分费用进行举证，故本院对其该项主张不予支持。 综上，依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第二十条、《中华人民共和国合同法》第七十七条第一款、第一百零七条、《中华人民共和国民法典》第五百六十二条第一款、第五百六十五条，判决如下： 一、解除原告(反诉被告)乙公司与被告(反诉原告)甲公司于2019年8月10日签订的《授权许可使用协议》(合同编号：XAMM-2019204)，解除时间为2021年11月21日； 二、被告(反诉原告)甲公司于本判决生效之日起十日内支付原告(反诉被告)乙公司授权许可使用费10万元； 三、原告(反诉被告)乙公司于本判决生效之日起十日内赔偿被告(反诉原告)甲公司损失10万元； 四、驳回原告(反诉被告)乙公司其余诉讼请求。 五、驳回被告(反诉原告)甲公司其余诉讼请求。 如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费7600元(癸76公司已预交)，癸76公司负担5791元，己公司负担1809元；反诉案件受理费3651元(子77公司已预交)，己公司负担1842元，丁某负担1809元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省高级人民法院。 审 判 长　王 泉 审 判 员　郝 杰 审 判 员　许 扬 二〇二二年五月三十日 法官助理　姜文娟 书 记 员　雍 琴 1 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第107条 中华人民共和国合同法 第77条1款 中华人民共和国民法典 第562条1款 中华人民共和国民法典 第565条 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定 第20条 中华人民共和国民事诉讼法(2021修正) 第260条