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甲公司与国家知识产权局其他一审行政判决书
北京知识产权法院
行政判决书
(2019)京73行初2487号
原告：甲公司，住所地法兰西共和国巴黎市普罗旺斯街23/25号，邮编xxx。
法定代表人：康某斯雷奈尔·柯尼，知识产权高级法律顾问。（未到庭）
委托诉讼代理人：夏某，某律师事务所律师。（到庭）
委托诉讼代理人：明星楠，某律师事务所律师。（到庭）
被告：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区某地。
法定代表人：申某，局长。（未到庭）
委托诉讼代理人：王某，中华人民共和国国家知识产权局审查员。（未到庭）
委托诉讼代理人：宋某，中华人民共和国国家知识产权局审查员。（到庭）
第三人：乙公司，住所地萨摩亚独立国阿皮亚，阿批亚，217号信箱，境外商会。
授权代表人：张玉祥，董事长。（未到庭）
委托诉讼代理人：张某，上海市方达（北京）事务所律师。（到庭）
委托诉讼代理人：祈放，某律师事务所律师。（到庭）
案由：商标权无效宣告请求行政纠纷
被诉裁定：商评字〔2018〕第223155号关于第10499067号图形商标无效宣告请求裁定
被诉裁定作出时间：2018年11月29日
本院受理时间：2019年3月11日
开庭审理时间：2019年11月18日
丙公司政管理总局商标评审委员会（以下简称原商标评审委员会）认为第三人的第10499067号图形商标（以下简称诉争商标）与原告的第213407号“LAC0STE及图”商标、第940231号“LAC0STE及图”商标、第3269795号图形商标、国际注册第808033号图形商标、国际注册第800005号图形商标、国际注册第638122号图形商标、国际注册第1104972号图形商标（以下分别简称引证商标一至七）在整体外观、构图方式等方面存在一定差异，且第三人的鳄鱼图形表现形式的商标已经长期使用，并已在相关公众中享有较高知名度，客观上与原告不同表现形式的鳄鱼标识经各自长期使用已经形成了各自的消费群体及市场认知，该种经长期使用而形成的市场划分及稳定的市场秩序理应得到尊重和保护，故诉争商标与各引证商标并存注册和使用在相同或类似商品上，一般不易引起相关消费者对商品来源产生混淆误认，诉争商标与各引证商标未构成使用在相同或类似商品上的近似商标，诉争商标的注册未违反2014年起施行的《中华人民共和国商标法》（以下简称2014年商标法）第三十条的规定；诉争商标与引证商标一至七不近似，原告有关诉争商标损害其著作权的主张亦不能成立，诉争商标未违反2014年商标法第三十二条的规定。综上，原商标评审委员会裁定对诉争商标予以维持。
原告不服被诉裁定，诉称：原告的鳄鱼图形在服装商品上为驰名商标，在箱包商品上亦具有很高知名度；第三人在商标的使用过程中淡化其与原告标识的区别，具有故意引起混淆的明显恶意；第三人所主张的共存协议不包含中国大陆地区；诉争商标与引证商标一至七的商标标志构成近似，故诉争商标违反了2014年商标法第三十条的规定。原告对鳄鱼图形享有在先美术作品著作权，对该作品进行了广泛的商业使用。第三人作为同业者，在明显知晓原告作品的情况下申请与之高度近似的诉争商标，损害了原告的在先著作权，违反了2014年商标法第三十二条前半段的规定。综上，请求法院依法撤销被诉裁定，判令被告重新作出裁定。
被告辩称：坚持在被诉裁定中的意见。被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应驳回原告的诉讼请求。
第三人述称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应驳回原告的诉讼请求。
本院经审理查明：
一、诉争商标
1.注册人：第三人
2.注册号：10499067
3.申请日期：2012年2月17日
4.专用权期限至：2024年4月20日
5.标志：
6.核定使用商品（第18类）：（动物）皮、仿皮革、旅行袋、行李箱、公文包、伞等
二、引证商标一
1.注册人：原告
2.注册号：213407
3.申请日期：1983年12月28日
4.专用权期限至：2024年9月29日
5.标志：
6.核定使用商品（第18类）：旅行包、运动包、皮箱等
三、引证商标二
1.注册人：原告
2.注册号：940231
3.申请日期：1995年7月21日
4.专用权期限至：2027年2月6日
5.标志：
6.核定使用商品（第18类）：皮革及仿皮革及其制品、行李箱、旅行袋、伞等
四、引证商标三
1.注册人：原告
2.注册号：3269795
3.申请日期：2002年8月9日
4.专用权期限至：2024年1月20日
5.标志：
6.核定使用商品（第18类）：皮革、旅行包、公文包、伞等
五、引证商标四
1.注册人：原告
2.注册号：G808033
3.申请日期：2003年10月10日
4.专用权期限至：2023年5月6日
5.标志：
6.核定使用商品（第18类）：皮革及人造皮革、旅行包、钱包、雨伞等
六、引证商标五
1.注册人：原告
2.注册号：G800005
3.申请日期：2003年5月21日
4.专用权期限至：2022年12月20日
5.标志：
6.核定使用商品（第18类）：皮革及人造皮革、旅行包、雨伞等
七、引证商标六
1.注册人：原告
2.注册号：G638122
3.申请日期：1995年3月23日
4.专用权期限至：2025年3月23日
5.标志：
6.核定使用商品（第18类）：皮革及人造皮革制品、箱子、旅行包、雨伞、钱包、书包、休闲包等
八、引证商标七
1.注册人：原告
2.注册号：G1104972
3.申请日期：2012年2月11日
4.专用权期限至：2021年11月8日
5.标志：
6.核定使用商品（第18类）：皮革及人造皮革、背包、旅行包、手袋等
九、其他事实
2017年7月27日，原告申某2商标评审委员会宣告诉争商标无效，并提交了以下主要证据：
1.相关判决书、裁定书、行政处罚决定书、海关侵权货物情况告知书；2.专家签署的意见书；3.第三人淘宝店铺信息；4.丁公司政管理总局商标局2015年3月19日下发的《查处商标违法案件中驰名商标请示材料直接递交收文回执》以及2016年7月29日下发的《丁公司政管理总局商标局关于认定第141103号图形商标为驰名商标的批复》；5.原告的相关资料；6.原告商标的宣传使用证据；7.原告名下部分商标注册信息；8.1999年、戊公司政管理总局商标局发布的《全国重点商标保护名录》；9.《法国时尚100年》节选页以及《法国时尚100年》展出作品清单和相关图片、世界品牌实验室发布的2006-2009“世界品牌200强排行榜”、时代周刊发布的“百大时尚标识”打印件；10.原告在中国进行的相关公益活动；11.关于“1983年协议”新加坡仲裁裁决书及其翻译件；12.商标网关于第二十三次中法商标工作会议召开的报道；13.公证书；14.最高人民法院关于原告国际注册第638122号商标的再审申请受理通知书；15.原告阿里巴巴官方网站网页公证书；16.己公司向拉科斯特转让鳄鱼作品权利的声明及翻译；17.鳄鱼作品说明及翻译；18.鳄鱼图形著作权证书复印件。
第三人向某标评审委员会提交了以下主要证据：
1.相关判决书、裁定书、决定书；2.相关宣传、使用证据；3.获奖证明；4.第三人享有著作权的相关资料；5.庚公司负责人给新加坡鳄鱼创始人陈贤进先生的信件及翻译件、辛公司负责人给新加坡鳄鱼创始人陈贤进先生的信件及翻译件、1983年和解协议及翻译；6.陈贤进先生的相关资料；7.商标驰字（2013）316号批复。
原告在诉讼中向本院补充提交以下新证据：
1.（2018）最高法行再134号行政判决书（25类）；
2.（2018）最高法行再136号行政判决书（18类）；
3.（2018）京东方内民证字第5689号公证书；
4.（2017）京东方内民证字第16174号公证书；
5.（2018）京海诚内民证字第12455号公证书；
6.（2018）京海诚内民证字第14371号公证书；
7.壬公司申请的胖鳄鱼商标梳理表和商标信息；
8.癸公司负责人给陈贤进信函的翻译。
第三人在诉讼中向本院补充提交以下新证据：
1.1982年原告负责人给新加坡鳄鱼创始人陈贤进先生的信件及翻译件；
2.1983年原告负责人给新加坡鳄鱼创始人陈贤进先生的信件及翻译；
3.子公司和原告于1983年签订的《和解协议》及翻译件；
4.最高人民法院相关在先生效判决书；
5.上海市高级人民法院（2011）沪高民三终字第74号民事判决书；
6.法国巴黎大审法院关于认定法国癸公司构成非法注册罪的判决书翻译件；
7.关于消费者认知情况的相关网页报道；
8.鳄鱼国际于1994年-丑公司列表；
9.寅公司2018年度报告；
10.新加坡鳄鱼1998年-2006年在中国大陆销售额及广告费用表及报纸杂志宣传报道；
11.卯公司在上海销售收入获奖证书复印件；
12.中国行业企业信息发布中心经统计认证“新加坡鳄鱼T恤衫荣列2001年至2010年度，连续十年全国市场同类产品销量第一名”认证证书复印件；
13.被上海市工商局连续评为“2003年度至2012年度重合同守信用单位，2012年度“认证诚信在线”诚信单位，2012年度经济发展贡献奖”；
14.2001年被中国质量检验协会评为“打假扶优重点保护企业”、2001年被工商局评为“免检企业”、“上海海关认定证书”证书复印件；
15.2000年赞助“悉尼奥运会中国体育代表团”的授权证明复印件、2001年赞助中国奥委会的证书复印件；
16.“CROCODILE”商标被超级品牌委员会在中国评选为“超级品牌”及在亚洲品牌榜上的排名证明文件复印件；
17.最高人民检察院行政监督案件受理通知书；
18.陈贤进先生取得的著作权登记证书复印件；陈贤进先生与答辩人签订的著作财产权转让协议复印件；答辩人取得著作权登记证书复印件；
19.寅公司辰公司/巳公司铺照片；
20.寅公司午公司列表及部分产品照片；
21.壬公司销售说明；
22.卡帝乐鳄鱼在19xxx18年的销售收入和广告支出，及部分广告页面；
23.相关案例；
24.部分由原告申某3册的鳄鱼头朝左的商标详情页；
25.鳄鱼创始人陈贤进博士访谈；
26.品牌授权证书；
27.天猫平台销售的第三人的产品详情；
28.壬公司在第18类、第25类申请的部分商标。
本案开庭审理中，原告陈某其在本案中仅主张诉争商标违反了2014年商标法第三十条、第三十二条前半段的规定，对被诉裁定的其他内容无异议。
经查，壬公司未公司（以下简称未公司）的权利义务承受人。申公司。壬公司（酉公司）戌公司名下均有多枚含有鳄鱼图形的商标，壬公司的鳄鱼系列商标中一部分为“CARxxxLO及图”商标，亦有包括本案诉争商标在内的单独头朝左鳄鱼图形商标；癸公司名下部分鳄鱼商标为单独头朝右鳄鱼图形，亦有“LACOSTE及图”商标。
1983年6月17日，子公司癸公司签订和解协议（即1983年和解协议）约定，双方在中国台湾、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、文莱五个国家或者地区开展合作，确认亥公司使用协议中所载的头朝右鳄鱼商标，壬公司使用协议中所载的头朝左鳄鱼商标不致混淆。
最高人民法院（2009）民三终字第3号判决认定，“·····原审法院关于‘未公司在被诉侵权产品1-8上单独使用‘鳄鱼图形’的行为,甲23公司的注册商标专用权’的认定结论并无不当。上诉人关某述商标构成相同商标的主张不能成立。当然,鉴于本院是在综合考量诉争标识在构成要素上的差别,特别是相关使用历史和共存现状等因素的基础上,对于诉争商标近似性问题作出的认定,而被诉标识一、二（乙24公司使用的头朝左鳄鱼图形商标）丙25公司相关注册商标具有一定程度的近似性,丁26公司在使用被诉标识一、二时,戊27公司注册商标有明显区分的相关使用环境和状态,己28公司的注册商标。”
最高人民法院（2018）最高法行再134号行政判决认定，“壬公司关于本院(2009)民三终庚29公司鳄鱼商标头朝左与头朝右的区别的主张不能成立。需要指出的是，根据在先生效行政裁判，癸公司已经于1979年申请鳄鱼图形商标即前案引证商标的情况下，未公司于1993年申请了前案被异议商标即本案引证商标，前案被异议商标得以注册的原因在于，其商标识别的主要要素是指定了颜色且在商标整体中所占面积较大的‘CARTELO’文字，其主要部分及各要素组合后的整体结构与前案引证商标不相同或者近似。然而，未公司辛30公司在使用本案引证商标(即前案被异议商标)的过程中，置1983年和解协议的适用不包括中国大陆地区的事实以及本院(2009)民三终字第壬31公司注册商标有明确区分的相关使用环境和状态的要求于不顾，在其T恤产品上突出使用单条鳄鱼图形商标；在其开设于阿里巴巴平台的店铺癸32公司于1979年注册的鳄鱼图形商标形态一致、仅头朝向不同的鳄鱼图形标识，并宣称‘CARTELO’文字加上前述鳄鱼图形标识即等于本案引证商标；特别是，在其开设于上海子33公司中，还使用与法国国旗颜色排列方式一致的蓝、白、红三色鳄鱼平面模型，其在经营丑34公司的鳄鱼品牌商品相混淆的主观意图明显，容易造成消费者在购买相关商品时的混淆和误认或者认为存在特定联系。”
另查，根据中央机构改革部署，原商标评审委员会的相关职责由中华人民共和国国家知识产权局行使。
以上事实，有诉争商标和各引证商标档案、各方当事人在评审程序中提交的证据及当事人陈某等在案佐证。
本院认为：
一、诉争商标的注册是否违反了2014年商标法第三十条的规定
2014年商标法第三十条规定，申某3册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。
商标近似，是指商标文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。判定商标是否构成近似，应当以相关公众的一般注意力为标准，采取整体观察与对比主要识别部分的方法，同时应考虑商标的显著性和知名度情况，结合个案具体情形综合考虑，判断是否存在造成相关公众的混淆或误认的可能性。
本案中，从诉争商标和引证商标标志的对比来看，诉争商标与各引证商标的显著识别部分均为嘴部张开、尾部向头的方向翘起的鳄鱼侧面图形。从图形的外观、视觉效果角度，诉争商标标志与引证商标标志存在较大的近似性。尤其是当使用在销售门店玻璃门、墙等场景时，商标图形从正反角度均可观察，对于普通消费者而言，鳄鱼头部的左右朝向更不容易具有区分诉争商标与引证商标的显著性，仅仅依据鳄鱼头部朝向的差异，不能发挥使相关公众区分各自商品来源的作用。
在判断数个商标是否构成近似商标时，上述商标在标识上的近似程度是判断相关公众是否可能发生混淆误认的必要前提。在同一种或类似商品上，如果在先商标与在后商标标识近似，则除非在后商标的注册申请人有充分证据证明，该在后商标经过长期使用，建立了较高市场声誉和形成一定影响，从而足以使相关公众将在后商标与在先商标予以区分，否则，应认定在后商标与在先商标具有使相关公众混淆误认的可能性。
本案中，被诉裁定认定第三人主张诉争商标经长期使用已在相关公众中享有较高知名度，客观上与原告不同表现形式的鳄鱼商标经各自长期使用已经形成了各自的消费群体及市场认知，该种经长期使用而形成的市场划分及稳定的市场秩序理应得到尊重和保护，故诉争商标与各引证商标并存注册和使用在相同或类似商品上，一般不易引起相关消费者对商品来源产生混淆误认，对此本院认为，首先，1983年和解协议只适用于明确约定的五个国家或者地区，不能作为判断本案争议商标是否与引证商标相近似以及是否应当注册的事实和依据。其次，从第三人的鳄鱼系列商标的情况来看，相关在先生效判决已认定头朝左鳄鱼图形商标与头朝右鳄鱼图形商标在构成要素上具有一定程度的近似性，并对第三人的相关商标使用提出使用要求，要求第三人在使用时应避让原告的第141103号头朝右鳄鱼商标。最后，从第三人在本案提交的诉争商标使用证据来看，亦不足以证明第三人在中国大陆地区使用不带“CARTELO”文字的单独鳄鱼图形商标已经经长期使用形成了与含有“CARTELO”文字的鳄鱼商标同等的知名度和影响力，从而足以使相关公众将诉争商标与原告的引证商标予以区分。
鉴于诉争商标与各引证商标核定使用的商品构成类似商品，故诉争商标与各引证商标构成使用在类似商品上的近似商标。若允许诉争商标与各引证商标共存于相类似商品上，将会导致相关公众认为诉争商标与各引证商标标注的商品来源于同一主体，或商品的提供者之间存在某种关联，从而产生混淆误认。诉争商标的申某3册违反了2014年商标法第三十条的规定。被告认定有误，本院予以纠正。
二、诉争商标的注册是否违反了2014年商标法第三十二条前半段的规定
2014年商标法第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
著作权属于2014年商标法第三十二条所规定的在先权利的一种。《中华人民共和国著作权法实施条例》第二条规定，著作权法所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。以著作权作为在先权利适用2014年商标法第三十二条时，是以保护他人在先著作权作为出发点，因而，应回归到著作权保护本身去审查。
本案中，原告所主张的涉案作品为头朝右的鳄鱼图形，具有一定审美意义，其表现形式具备美术作品应当具备的法律意义上的独创性，属于我国著作权法保护的美术作品；其次，结合原告于1983年12月28日即已以涉案作品作为标志申某3册商标的事实，可以证明原告在诉争商标申请日前已经合法享有涉案作品的著作权。
“接触加实质性相似”是判断诉争商标图样是否使用了享有著作权作品的一种方法。所谓实质性相似是指诉争商标图样与受保护作品中作者付出创作性劳动部分的相似。一部作品，既可能有作者创作的部分，也可能包含有借鉴、引用他人创作的部分，还可能包括已进入公有领域的作品、信息以及素材，其所受保护的，只能是作者贡献了创作性劳动的部分，因此，对原告主张权利的作品与被诉侵权作品进行比对时，必须排除他人的劳动及公有领域的成果。对于权利人在他人作品基础上经过演绎创作产生的作品，首先需要判断演绎作品的独创性体现在哪、该演绎作品具有哪些不同于原作的新的表达，然后再就被诉作品与权利人作品中由权利人创作的独创性部分进行比较，从而判断二者是否构成实质性近似。
具体到本案中，原告主张的涉案作品与诉争商标图样虽然都是鳄鱼图形，两者的整体外观轮廓、张开的嘴巴、翘起的尾巴都选择了相近的表达方式，但是鳄鱼是自然界既有的动物，上述表达方式均接近固有的真实鳄鱼形象，因而该部分属于公有领域素材，而非独创性表达部分，在进行比对时应当予以排除。而二者在构成独创性表达的鳄鱼背部鳞片、眼睛、爪子、牙齿、腹部等部分差异较大，在组成要素上的取舍、选择、设计不同，在独创性表达上体现了差异性，故不构成实质性相似。被诉裁定认定诉争商标的注册未违反2014年商标法第三十二条的规定正确，本院予以支持。
由于原告对被诉裁定中其他内容不持异议，故本院对此不再予以评述。
综上，被诉裁定认定事实不清，适用法律错误。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（二）项之规定，本院判决如下：
一、寅35公司政管理总局商标评审委员会作出的商评字〔2018〕第223155号关于第10499067号图形商标无效宣告请求裁定；
二、被告中华人民共和国国家知识产权局重新作出裁定。
案件受理费人民币一百元，由被告中华人民共和国国家知识产权局负担（于本判决生效起七日内交纳）。
审 判 长 左慧玲
人 民 陪 审 员 韩树华
人 民 陪 审 员 曹军庆
二○二○年六月二十九日
法 官 助 理 李悦榕
书 记 员 王 伟
本案法律依据
中华人民共和国商标法(2019修正) 第30条
中华人民共和国商标法(2019修正) 第32条
中华人民共和国著作权法实施条例(2013修订) 第2条
中华人民共和国著作权法(2010修正)
中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第70条1款2项