甲公司专利权权属纠纷上诉案

甲公司专利权权属纠纷上诉案 江苏省高级人民法院 民事判决书 (2016)苏民终1172号 上诉人（原审被告）：范某。 委托诉讼代理人：顾某、张某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：乙公司，住所地江苏省南通市。 法定代表人：王某，该公司董事长。 委托诉讼代理人：刘某，某律师事务所律师。 上诉人范某2公司（以下简称丙公司）专利权权属纠纷一案，不服江苏省南通市中级人民法院（2015）通中知民初字第00188号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年9月12日立案受理后，开庭进行了审理。上诉人范某的委托诉讼代理人张某，丁某委托诉讼代理人刘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 范某上诉请求：撤销一审判决，戊公司的诉讼请求，丙公司承担诉讼费用。事实和理由：1、原审法院认定事实错误。（1）涉案专利非职务发明，范某作为发明人，其有权成为专利权人；（2）己公司申某利是附有条件的，庚公司未按约支付技术对价，且王某收回了垫资，辛公司归还技术具有正当性。2、一审法院适用法律错误。公司法第104条规定转让或者受让重大资产必须经股东大会作出决议，壬公司癸公司章程有明确规定。庚公司未能提供证据证明涉案专利属于重大资产，因此协议的签订无需经过股东会/董事会决议。 丙公司辩称，在一审当中，对是否职务发明是没有争议的，子公司作为专利申请人申某利时，范某没有异议。关于重大资产问题，丑公司寅公司处理方式，卯公司不受约束。辰公司董事，巳公司签订合同进行交易，午公司法第148条的规定。综上，一审法院认定事实和适用法律正确，请求驳回范某的上诉请求。 丙公司向一审法院起诉请求判令：1、依法确认范某向专利代理机构提供的专利转让协议无效；2、变更ZL20121013××××.未公司所有；3、申公司为本案支出的合理开支2万元；4、范某承担本案诉讼费等相关费用。事实和理由：酉公司股东，戌公司成立亥公司总经理。甲23公司总经理一职后，改任副董事长兼总工程师。2015年4月20日，乙24公司丙25公司。案涉“单向拉伸均匀可调微孔结构耐高温隔膜的制备方法”（专利号ZL20121013××××.2）丁26公司。2013年8月22日，戊27公司许可，己28公司公章之便，擅自将该专利转让到自己名下，午公司庚29公司法相关规定。一审庭审中，丙公司撤回第一项诉讼请求。 范某一审辩称：1、其是案涉专利发明人，丙公司设立之前就已拥有案涉专利技术，辛30公司时各创立股东约定范某拥有的相应技术作价为技术投资，并由王某壬31公司。2、癸32公司是附有条件的，子33公司的技术出资，丑34公司支付该款项给王某，寅35公司不付款，范某才收回该专利技术，故该专利权应归范某所有。3、案涉专利非职务发明，丙公司所述不实。 一审法院认定事实： 丙公司于2011年1月28日成立，法定代表人王某，公司设有股东会及董事会。卯36公司股东并担任总经理至2013年7月21日，辰37公司副董事长及总工程师。丙公司于2012年4月27日向国家知识产权局申请“单向拉伸均匀可调微孔结构耐高温隔膜的制备方法”（专利号ZL20121013××××.2）发明专利，巳38公司，范某系该专利的发明人。在审查过程中，2013年8月27日，案涉专利转让至范某名下，相午39公司未40公司（以下简称午39公司）办理，申41公司股东会及董事会决议。2015年5月20日，案涉专利获国家知识产权局授权，专利权人为范某。 酉42公司于2009年7月9日成立，原股东为王某和范某，公司章程载明，王某货币出资1176万元，范某货币出资504万元。2009年7月28日，王某和范某签订协议书，约定范某占股30%，其中技术股份20%，由王某先垫付100万元，待公司正式生产盈利后，从利润中提取给付。王某占股70%。2011年2月17日，双方通过股东会决议，戌43公司的部分存货和设备资产按评估后的价格2160.亥44公司，后在同年2月18日签订了资产转让协议，甲45公司。 2015年4月20日，范某与案外人南通建丰成长投资中心（以下简称建丰中心）、王某、王丰凡达成股权转让协议，该协议载明，乙46公司股权1575万元，以1575万元价格转让给建丰中心；股权转让款的支付时间和支付方式双方另行协商；在建丰中心付清股权转让款前，建丰中心将从范某受让丙47公司股权质押给范某，并在办理股权转让登记同时办理质押登记手续；王某、王丰凡对建丰中心向范某支付股权转让款承担连带责任。同日，转让双方就上述股权转让协议达成补充协议：一、双方实际股权转让价款为2255万元，经三方协商以下列方式支付：（一）建丰中心以现金方式分期向范某支付股权转让款1000万元；（二）建丰中心向丁48公司成立时王某的代垫款1255万元；丙公司设立时，创立股东曾约定范某以技术入股，技术股折价1255万元，由王某先垫资，戊49公司己50公司支付给王某，庚51公司未盈利也未向王某支付该款项，范某特以股权转让款抵偿代垫款，双方之间消灭债务；二、王某、王丰凡对建丰中心还款承担连带责任。2015年4月24日，范某配合建丰中心在工商部门办理了股权变更登记。后建丰中心仅支付275万元转让款即停止支付。2015年6月12日，范某就股权转让纠纷诉至通州区人民法院，请求案外人建丰中心、王某、王丰凡共同向其支付尚欠的股权转让款725万元及利息，通州区人民法院判决建丰中心给付范某股权转让款725万元及利息，一审法院（2016）苏06民终字259号判决维持了通州区人民法院判决。 范某提供的2013年7月25日的协议载明，辛52公司总经理及主要技术岗位，壬53公司经营。丙公司、范某就包括案涉专利在内的五项发明专利权归属范某，癸54公司、范某及其他股东任何协议有关知识产权的约束。协议上有范某签字，子55公司公章（无法定代表人或其他人员签名）。午39公司向国家知识产权局递交的2013年8月9日的专利转让协议载明，丙公司将拥有的涉案专利的专利权全部转让给范某，转让后该发明专利的专利权及其相关权利归范某所有，丑56公司盖章（无法定代表人或其他人员签名）、范某签字。 除案涉专利外，丙公司同时还另行起诉范某返还ZL20121013××××.1、ZL20121013××××.6、ZL20121013××××.8、ZL20121003××××.4四项专利，丙公司为此共支出律师费4万元，在本案中主张8000元。 一审法院认为： 丙公司原系案涉专利的申请人及专利权人，其依法享有的专利权受法律保护。戊27公司的董事会或股东会决议，擅自将案涉专利转让至自己名下，寅57公司法和合同法的规定，卯58公司的权利。丙公司请求将案涉专利变更至自己名下的诉讼请求，应予支持。 一、丙公司原系案涉专利的申请人及专利权人 根据专利登记簿记载，丙公司于2012年4月27日向国家知识产权局申请案涉专利。案涉专利转让之前，辰59公司。巳60公司的股东及总经理，应当知晓案涉专利的权属，午61公司原系案涉专利的申请人及专利权人。 二、案涉专利转让行为无效，未62公司所有 第一，如前所述，申63公司的无形资产，与公司的经营和发展有密切的联系，酉64公司的经营和发展，并影响到股东的利益，戌65公司亥66公司的重大事项，甲67公司股东会或董事会的决议，乙68公司股东会或董事会的决议。酉公司总经理，2013年7月21日被免去总经理职务后，丙69公司丁70公司高级管理人员。未经过股东会或董事会的决议，戊71公司股东、高管个人名下，己72公司章程及法律禁止性规定，庚73公司其他股东及债权人的利益。 第二，虽然范某提交的2013年7月25辛74公司公章，壬75公司法定代表人或其他人员的签字，范某在庭审中虽称经口头协商，丙公司同意转让给其，但范某不能说出口头协商的具体过程,亦未能提供任何证据证明存在口头协商的事实。癸76公司的总经理，子77公司担任高管，有接触公章的便利，丙公司认为范某是利用身份便利在空白的专利权转让协议上盖章，从该转让协议本身来看，午39公司留丑78公司的公章，其余的为打印的格式条款，需要填写的内容包括落款时间在内均为空白。丙公司从国家知识产权局调取的档案中留存的专利权转让协议复印件，寅79公司留存的完全相同，但空白处已填写完整，丙公司方仍仅有盖章而无任何人员的签名，据此，卯80公司所主张的范某擅自盖章的可能。范某与建丰中心、王某、王丰凡于2015年4月20日达成的股权转让协议及补充协议中约定，双方实际股权转让价款为2255万元，辰81公司名下的专利转让给范某的事实，在股权转让协议中应该会有所涉及，而协议中并未涉及，所约定的股权转让价款中亦未扣减所包含的专利权价值。因此，可以认定专利转让行为系范某利用其职务之便私自委托专利代理机构所为。 第三，范某在庭审中抗辩其是案涉专利技术的研发者，也系专利技术的所有人，巳82公司，庚51公司未履行相关义务，故其将案涉专利变更至自己名下具有正当性。对此，午83公司法定代表人及其他股东的相关股权纠纷并非本案的审理范围，未84公司，其退股的行为也应当经过合法的程序，其未经董事会及股东会决议，擅自委托专利代理机构将案涉专利变更至自己名下不具有正当性。 综上，申85公司股东会及董事会决议，酉86公司的真实意思表示，该转让行为应认定无效，戌87公司归还案涉专利。 三、亥88公司为本案支出的维权费用 甲89公司的专利权，乙90公司通过诉讼的手段解决案涉纠纷。案涉律师费用8000元的产生与范某的行为存在因果关系，费用标准也符合有关规定，予以支持。丙公司主张的其他费用，因其未提交相应的证据证明费用的产生，不予支持。 综上，依照《丙91公司法》第二十条、第三十八条、第一百四十八条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（三）项的规定，一审法院判决：一、“单向拉伸均匀可调微孔结构耐高温隔膜的制备方法”（专利号：ZL20121013××××.2）的丁92公司所有，被告范某于本判决生效之日起三十日内办理上述专利权戊93公司名下的手续并承担相关费用；二、被告建国己94公司乙公司为本案支出的合理费用8000元。案件受理费300元，由范某负担。 二审中，双方当事人均未提交新证据。 对一审法院查明的事实，各方当事人均无异议，本院予以确认。 本院认为，范某取得涉案专利的行为应属无效，其上诉理由不能成立。理由为： 首先，庚95公司午39公司签署的用于申某利的《专利项目确认单》中，辛96公司，范某作为发明人和联系人对此是明知的，且并未提出任何异议。此种情形下，应认定范某作为发明人，壬97公司作为涉案专利的申请人及专利权人。此外，专利权作为一种私权，其权利主体的确定取决于当事人的意思自治，且非职务发明的专利权人并非一定是发明人。在涉案专利的权利主体已经以法定形式确定的情形下，范某不能以涉案专利系非职务发明为由主张其有权直接取回该专利权，而应进一步提交其成为新权利人的合法依据。 其次，《丙91公司法》第一百四十八条规定，董事、高级管理人员不得有下列行为：（四）己72公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，癸98公司订立合同或者进行交易。范子99公司总经理职务后，丑100公司副董事长及总工程师。但是寅101公司同意将含涉案专利在内的5个专利归还给范某的协议，卯102公司股东会、股东大会同意，违反了法律强制性规定。同时，范某亦未提交充分证据证明，在上述归还协议及有关涉案专利的转让协议中，丙公司辰103公司的真实意思表示。 最后，范某还主张：巳104公司创立时曾以技术折价1255万元入股，该款由王某垫资，午105公司未106公司支付给王某，申107公司股权时，用股权转让款还了王某的垫资，因此其有权拿回入股的涉案专利。对此本院认为，酉108公司创立时，的确存在着范某以技术入股的意思表示，戌109公司实际设立时的验资情况来看，范某系以货币方式出资，而非技术出资。同时考虑到现并无充分证据证亥110公司的技术间存在必然联系。因此，甲111公司的股份，而其在退股时已偿还垫资款，故其有权自行取回涉案专利的主张，本院不予采纳。乙112公司的技术应如何处理问题，并非本案审理范围，本院不予理涉，当事人可另行主张权利。 综上所述，范某的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费300元，由范某负担。 本判决为终审判决。 审　判　长　　施国伟 代理审判员　　张某2 代理审判员　　顾某2 二〇一六年十二月九日 书　记　员　　袁雨田 本案法律依据 中华人民共和国民事诉讼法(2012修正) 第170条1款1项 中华人民共和国合同法 第52条1款3项 丙91公司法(2013修正) 第104条 丙91公司法(2013修正) 第148条 丙91公司法(2013修正) 第20条 丙91公司法(2013修正) 第38条