甲公司专利实施许可合同纠纷案

甲公司专利实施许可合同纠纷案 江苏省常州市中级人民法院 民事判决书 (2013)常知民初字第185号 原告（反诉被告）陈某。 委托代理人唐某，某律师事务所律师。 被告（反诉原告）乙公司。 法定代表人范某，该公司总经理。 委托代理人刘某，某律师事务所律师。 委托代理人蒋某，某律师事务所律师。 丙公司（以下简称丙公司）专利实施许可合同纠纷一案，本院于2013年11月25日立案受理后，依法组成合议庭进行审理，并依法向当事人送达相关诉讼材料。2013年12月30日，丙公司向本院提起反诉，本院经审查后决定受理并与本诉合并审理。本院于2014年2月21日、7月23日两次依法公开开庭审理本案。陈某的委托代理人唐某，丙公司的法定代表人范某及委托代理人刘某两次到庭参加诉讼，陈某到庭参加第二次庭审。本案现已审理终结。 陈某本诉诉称： 陈某系组合式停车库实用新型专利的专利权人，专利号为ZL20092031××××.2。2010年7月21日，丁公司签订专利（独占）实施许可合同，戊公司在中国范围内独家使用该专利技术，期限为三年。合同第三条第3项规定，己公司在合同签订后三个月还未能进入产业化，以及未能制造出产品样品，视同违约。合同第四条规定，违反本合同第二、三条规定，违约方应承担违约金人民币10万元。庚公司销售价6%提成，陈某在签订专利（独占）实施许可合同时未收取任何专利使用费。 合同订立后，丙公司未按约定在三个月内制造出样品，使该专利进入产业化生产。直至2013年7月20日专利许可实施期满，丙公司未进行专利组合停车库的生产，陈某该专利技术三年中未有任何收益，也不得另行许可他人使用，给陈某造成了巨大损失。 陈某的本诉诉讼请求为： 1、辛公司支付陈某违约金人民币10万元及专利维护费1420元； 2、壬公司承担。 丙公司本诉辩称： 1、双方在签订专利实施许可合同时，陈某并未取得相关的专利授权。2、丙公司不存在陈某诉称的违约行为，该专利技术之所以无法实施的原因在于陈某的专利技术并不成熟，在合同履行中，丙公司只是提供资金，相关的技术研发及产业化均由陈某负责，导致专利无法实施的根本原因在于陈某不能生产符合要求的产品。故请求依法驳回陈某的诉讼请求。 丙公司反诉诉称： 丙公司与陈某的专利（独占）实施许可合同的期限为三年。该合同签订后，由陈某及其合作伙伴负责研发，但三年合同届满陈某仍未研发生产出符合要求的专利产品，癸公司却为研发投入了20余万元。陈某所许可的涉案实用新型专利在技术上存在较多困难，且由于陈某的原因使得产品研发一直未能成功，丙公司投入了较大的资金，现却无法实现经营专利产品赢利的合同目的，从公平子公司的经济损失。 丙公司的反诉请求为： 1、丑公司经济损失5万元。 2、判令本案诉讼费用由陈某承担。 陈某反诉辩称： 1、陈某许可实施的专利权具有国家知识产权局颁发的专利证书，该专利合法有效。双方系在自愿平等的基础上签订了独占实施许可合同，该合同不违反法律强制性规定，合法有效，双方应当严格执行该合同。2、丙公司在独占实施专利期间，不履行合同义务，没有进行专利产品的生产销售，寅公司单方违约所致，与陈某的专利技术没有关系。3、丙公司所列的损失根本没有事实依据，也与本案没有关联性。综上，丙公司的反诉请求没有法律依据，请求予以驳回。 陈某在本案中提交了下列证据： 1、实用新型专利证书、说明书及附图，证明陈某拥有涉案专利权。 2、国家知识产权局专利收费收据四张（2010-2013）卯公司开具的服务费收据两张，辰公司独占实施涉案专利期间支出的专利维护费用。 3、专利（独占）实施许可合同，巳公司未履行合同义务构成违约，应承担违约责任。 4、2010年1月出版的《常州市创业项目汇编》，证明陈某的技术是成熟的，可以实施组织生产。 丙公司在本案中提交了下列证据： 1、专利（独占）实施许可合同，证明合同签订时陈某还没有取得专利的授权，且并非仅凭专利的图纸就能制造出样品，还需要相关的技术研发，午公司未能进入产业化或制造出产品样品视为违约的条款不现实，也显失公平。 2、未公司与南京理工大学签订的技术开发合同，证明陈某的专利技术需要相关的技术研发补充设计才有可能制造出专利样品，而且相应的技术研发工作应由陈某负责。 3、南京理工大学图纸发送日期清单，证明研发单位的图纸都是发给陈某的，最后一次发图的日期是2012年12月25日，目前专利产品研发的图纸还不完整。 4、丙公司出具的费用清单，丙公司申公司转账的电子转账凭证及向南京理工大学转账的银行凭证，巳公司损失事实。 5、证人张某的当庭证言。 双方提交的证据均已经庭审质证。 经审理查明： 一、涉案专利及专利（独占）实施许可合同的主要内容 2009年10月28日，陈某向国家知识产权局提出名称为“组合式停车库”的实用新型专利申请，并于2010年9月1日获得授权，专利号为ZL20092031××××.2。该专利至今仍在有效期内。 2010年7月21日，陈某作为许可方（甲方）与被许可方（乙方）丙公司签订一份《专利（独占）实施许可合同》，该合同约定：鉴于甲方是组合式停车库实用新型专利的发明人及所有权持有人，并且对该专利进行了基本研发，且由甲方同意将国家知识产权局授权的200920313457.2实用新型发明专利以及经甲方已经基本研发模型一台（套）交乙方独占使用，并将相关的制造和产品销售权授权于乙方，经双方友好协商一致，签订本合同。一、专利技术内容：本合同所称组合式停车库实用新型发明专利，经国家知识产权局批准及授权，其专利编号200920313457.2。（注：该专利已经授权，现出现编号为申请编号，但尚未公布，所以授权时间及编号待公布后再行调整。）二、专利实施许可的种类及内容：1、甲方同意授予乙方在中国范围内独家使用该专利技术，这种权利是独占性、排他性的，未经双方同意，任何一方都无权将该专利技术再授权于第三方使用。2、甲方负责向乙方提供上述专利的所有资料，包括但不限于专利资料的名称、内容以及甲方向国家知识产权局申请专利的有关情况等……3、在本合同有效期内，双方对专利技术如有改进和发展，应该互相免费将改进和发展的技术资料提供给对方使用，改进和发展的技术所有权属于双方所有，任何一方不得单独利用这些技术资料去申请专利（商标）和转让给第三方。（在制造过程中所产生的重要新技术必须申请专利保护，具体情况双方协商。）4、鉴于乙方由甲方独占生产、使用授权，所以甲方研发模型一台（套）按产品销售价给乙方，该款可以在乙方进入销售时一次性给付甲方；在乙方未付款前，所有权归甲方。三、双方的权利和义务：1、甲方保证是本合同涉及的专利技术和专利资料的合法持有者，并有权向乙方授权，如在合同执行过程中一旦有第三方指控侵权时，由甲方负责与第三方交涉，并承担由此引发的一切法律和经济上的责任。2、在合同有效期内，因该合同是独占使用，甲方应该按照有关规定按时缴纳专利维持费，所有关于该专利年费在产品开始销售时由乙方承担，以保证专利的有效性。……3、乙方根据甲方专利技术及专利模型应迅速进入产业化，迅速实现该专利的商品市场化。双方一致同意以乙方企业名字独家对外销售该专利产品。乙方应凭借其产品优势详细策划营销方法及宣传占领及扩大市场，并扩大产能。如乙方在合同签订后三个月还未能进入产业化，以及未能制造出产品样品，视同违约，甲方可终止合同。……4、乙方支付甲方专利使用费以销售提成的方式给付，提成费按每台专利产品销售额的6%支付。该款在乙方销售款到账10个工作日内支付。……5、因甲方授权乙方合同是独占的、排他性的，单方面均不得对第三方授权，所以在该专利产品进入市场，并取得一定影响，双方都可以在取得对方书面同意后以乙方企业名称开拓市场或向第三方转让合作该专利技术，所得收益双方各享50%。四、违反本合同约定，违约方应承担违约责任：违反本合同第二、三条约定，违约方应当承担违约金人民币10万元。陈某在合同甲方处签名，另有徐辉、杨林芳在合伙人处签名；丙公司在乙方处签章。 二、双方履行涉案合同的情况 上述合同签订后，陈某按合同约定将涉案专利酉公司。陈某在第二次庭审中陈述其还提供了手工绘制的样机零部件形状的图纸并标明了尺寸，丙公司在庭审中予以认可。 因陈某的专利样机要作为产品生产还需要进一步完善，双方经人介绍联系南京理工大学对陈某的专利技术进行二次设计。丙公司于2010年11月19日与南京理工大学签订一份《技术开发合同书》，主要内容为：丙公司与南京理工大学合作开展“组合式独立提升立体车库的研发”项目；研究开发分工为：丙公司负责组合式独立提升车库的制造、零配件的购买，南京理工大学承担组合式独立提升立体车库设计、计算，并在样机加工、安装、调试和试验等方面给予技术支持；戌公司负担，丙公司支付南京理工大学12万元研发经费；该合同有效期限为2010年11月18日至2011年5月30日。 南京理工大学于2011年4月开始交付图纸，并于当月将机械部分的图纸设计完成并交付，丙公司按照南京理工大学的设计图纸制造产品，实际亥公司指派的工人（一至两名）丙公司制造产品，但直到2011年8月仍未制造出完整的产品（最后一个环节电控设备未做）。经南京理工大学多次催促，丙公司的产品制造未有进展，故该项目未能继续进行，该技术开发合同至今未履行完毕。丙公司向南京理工大学共计支付研发费用96000元，还有24000元研发费未支付。 直至涉案专利（独占）实施许可合同三年期限届满，丙公司没有制造出产品样品，没有进入产业化。甲23公司独占实施，故自涉案合同签订后至今陈某未将涉案专利许可给他人实施。 三、涉案专利在涉案实施许可合同有效期限内未投入产业化生产的原因 根据证人张某的证言，其就职于南京理工大学机械工程学院，系南京理工大学指定的与丙公司“组合式独立提升立体车库的研发”项目的负责人，其根据涉案专利的权利要求书中载明的技术方案以及陈某向其讲述的专利原理和要求设计图纸，在技术开发合同签订三个月后将机乙24公司、陈某进行产品制造。根据张某的当庭陈述，按照其交付的图纸可以制造出产品，丙25公司、陈某没有做下去，所以产品未制造出来；涉案专利也是可以实现的，理论上可以实施，陈某提供的产品样机是一个原理性的样品，不同于产品，投入生产还需要进一步完善设计，不能直接投入产业化。 丙公司法定代表人范某在第二次庭审中陈述，“原告的专利技术在三个月内不可能形成规模生产”，“时间长一点是可以的，具体需要多少时间根据每一个企业的具体情况。” 本院认为： 一、关于涉案专利（独占）实施许可合同的性质 丁公司于2010年7月21日签订的合同名称为专利（独占）实施许可合同，合同约定的权利义务既包括陈某将组合丁26公司实施的内容，戊27公司根据陈某的专利技术及专利模型迅速进入产业化及制造出产品样品的内容（涉案合同第三条第3项）。本案陈某的组合式停车库的实用新型专利系经过授权的有效的专利，其目的在于提出一种占地面积小的组合式停车库，具有产业实用价值。丁公司以该实用新型专利实现工业化应用为目标，在涉案合同中约定了后续开发的权利义务内容，根据相关法律规定此部分应参照技术开发合同的规定。 二、关于涉案专利（独占）实施许可合同的效力 己28公司庚29公司在三个月内进入产业化不现实、显失公平的抗辩。本院认为，显失公平是指一方当事人利用优势或对方没有经验而损害对方利益，致使合同双方当事人权利义务极不对等，经济利益严重失衡，违反公平交易原则的情形。在此情况下，当事人一方可以请求法院变更或撤销合同，且撤销权自知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使。辛30公司认可其在签订涉案合同前曾将合同文本征求其委托代理人的意见，代理人告知专利生产存在一定的市场风险，壬31公司比较苛刻，丙公司部分采纳了代理人的建议对合同进行了修改，但并未对违约条款进行修改。本院认为，丙公司作为一家生产制造型企业在与陈某签订合同时对专利技术进行产业化生产应有风险判断的能力。丙公司在签订涉案合同前已经审慎的对合同条款进行审查，应当知道合同约定的义务和责任分担以及应当已对涉案专利产业化存在的风险进行了预判。况且在涉案合同实际履行一年时，丙公司已明知未能制造出产品样品，但至合同有效期届满，丙公司从未提出过撤销该合同。癸32公司关于涉案合同条款显失公平的主张，本院不予采信。综上，本院认为，丁公司签订的涉案合同系双方真实意思的表示，且不违反法律规定，应属合法有效。 三、违反涉案合同的责任主体及责任承担 当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务。根据涉案合同的约定，陈某的主要义务包括：按时交纳专利年费；子33公司提供专利的所有资料；研发模型一台（套）丑34公司。丙公司的主要义务包括：根据陈某专利技术及专利模型在三个月内进入产业化；以销售提成的方式支付陈某专利使用费。涉案合同第三条第3项约定涉案寅35公司承担，丙公司认为应由陈某负责产业化的后续技术开发的主张不能成立。卯36公司抗辩认为未能产业化的原因是陈某的专利技术存在问题，但其未能提供证据证明，丙公司申请的证人也认为原告的专利是能够实现的，能够制造出产品。辰37公司这一抗辩不予采信。陈某已按照合同约定全面履行了自己的义务，不存在违约行为；癸公司直至合同期限届满都未能进入产业化，已构成违约，应当承担相应的违约责任。 己28公司就违约金过高要求调整的主张。本院认为，陈某签订专利（独占）巳38公司收取专利许可费，而双方约定专利许可费按专利产品销售额提成支付，午39公司的违约行为未能制造出专利产品，也未能实现销售，未40公司独占实施其专利的三年内没有获得任何专利许可费。故综合考虑陈某的实际损失，以及合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量后，申41公司关于违约金过高的主张不予支持。 酉42公司承担涉案专利的专利维持费的请求。本院认为，为维持专利的有效性缴纳专利年费是专利权人的义务，虽然本案合同中约定涉案戌43公司承担，但实际上产品的制造和销售并未实现，鉴于本案陈某的损失已在违约金部分予以考虑，亥44公司承担专利维持费1420元的请求，本院不予支持。 己28公司的损失。甲45公司承担将涉案专利进行后续产业化生产的义务，丙公司在技术开发、购买材料、产品制造等方面的投入系其为履行合同义务而产生的费用，乙46公司的单方违约行为导致产业化停滞、失败，丙公司由此而产生的损失应当由其自行承担。癸32公司要求陈某补偿其经济损失5万元的反诉请求，没有事实和法律依据，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条、第一百四十二条之规定，判决如下： 一、丙47公司于本判决生效之日起十日内向陈某支付违约金10万元。 二、驳回陈某的其他本诉请求。 三、丁48公司对陈某的反诉请求。 戊49公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费2320元及反诉案件受理费525元，共计2845元，丙47公司负担。（本诉案件受理费2320元已由原告陈某预交，陈某已经预交的款项本院不再退还，己50公司在支付上述判决款项时一并向陈某支付）。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本二份，上诉于江苏省高级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费（开户银行：江苏省南京市某地支行；账号：03xxx75）。 审　判　长　　蒋小英 代理审判员　　施某 代理审判员　　陈　倩 二〇一四年八月六日 书　记　员　　刘白宇 本案法律依据 中华人民共和国民事诉讼法(2012修正) 第140条 中华人民共和国民事诉讼法(2012修正) 第142条 中华人民共和国民事诉讼法(2012修正) 第253条 中华人民共和国合同法 第107条 中华人民共和国合同法 第114条1款 中华人民共和国合同法 第60条1款 诉讼费用交纳办法