甲公司与金德成专利实施许可合同纠纷上诉案

甲公司与金某专利实施许可合同纠纷上诉案 江苏省高级人民法院 民事判决书 (2008)苏民三终字第0136号 上诉人（原审被告）甲公司。法定代表人应晓萍，该公司董事长。委托代理人杭东霞，某律师事务所律师。委托代理人王某，该公司职员。被上诉人（原审原告）金某。委托代理人王某2其，某律师事务所律师。委托代理人马某，某律师事务所律师。乙公司（以下简称乙公司）因与被上诉人金某专利实施许可合同纠纷一案，不服江苏省无锡市中级人民法院（2007）锡民三初字第83号民事判决，向本院提起上诉。本院于2008年6月2日受理后，依法组成合议庭，于2008年7月22日公开开庭审理了本案。丙公司的委托代理人杭东霞，被上诉人金某及其委托代理人王某2其、马某2庭参加诉讼。本案现已审理终结。金某一审诉称：2004年6月9日，丁某签订了合作协议书，约定金某将其拥有的专利或专有报警器生产技术经综合评估戊公司，具体占股比例另行签订补充协议。此后，双方改变合作方式，于2005年3月2日签订了专利使用独占许可协议，于2005年6月9日确认了会议纪要，2006年1月9日又签订了一份协议，己公司使用无线遥控燃气切断器专利技术（专利号：zl99252157.2），乙公司必须按照利用上述专利生产的切断器产品（jdq型球阀自动切断器）及金某供给的切断器产品的数量按人民币10元/个支付专利使用费。同时，庚公司有虚报或漏报许可产品数量，金某有权解除合同，乙公司要按虚报或漏报产品的价值双倍承担违约责任。在履约过程中，乙公司提供给金某的安装及进货清单上的数量与实际发生的安装量和销售量有明显的出入，而且，虽经多次催告，乙公司仍拒绝支付应支付的专利使用费。请求判令解除双方签订的专利独占许可使用协议及补充协议，乙公司支付专利使用费149800元，并赔偿迟延支付的利息损失，承担虚报或漏报产品的双倍价值的违约责任。一审诉讼中，金某将其主张的专利使用费数额变更为145370元。乙公司一审辩称：辛公司签订协议时故意隐瞒了其已将涉案专利作为注壬公司（以下简称壬公司）的事实，金某已不再是专利权人，无权签订专利许可使用协议，本案所涉协议应为无效协议，请求驳回金某的诉讼请求。癸公司又提出反诉，要求金某赔偿其利益损失20万元等。在一审法院审查是否受理该反诉请求之前，乙公司撤回了上述反诉。一审法院查明：2000年12月22日，国家知识产权局授予金某实用新型专利权，该实用新型名称为无线遥控燃气切断器，专利号为zl99252157.2。2004年6月9日，辛公司签订一份合作协议书，子公司合作，丑公司事宜，转让“九鼎”商标及系列产品的专利及专有生产技术，乙公司同意金某将其专利或专有报警器生产技术，经综合评估后以无形资产入股，具体占股比例另行签订补充协议等。此后，双方改变了合作方式，于2005年3月2日签订一份专利独占许可使用协议，金某在协议中承诺其为上述专利合法所有人，并承诺上述专利权不存在任何权利瑕疵，包括但不限于不存在其他共有人，其他被许可人及与专利权有关的法律诉讼或其他争议。寅公司为上述专利技术的唯一被许可人，使用期限为本协议书签订之日起至该专利权失效时止；专利使用费按专利产品实现销售，货款到位数量计算，每个专利产品支付使用费10元，以每笔合同为单位，销售货款到帐后支付，卯公司专利产品销售及货款到帐情况；乙公司不按约定支付许可费，应承担违约责任，赔偿应收许可费金额的同期银行存款利息损失。2005年6月9日，辰公司董事长应晓萍、总经理朱海光就专利使用等事项召开会议，会议以纪要方式明确以下内容：1、专利使用费仍为10元/台，巳公司午公司安装单进行结算支付，未公司销售合同的付款进度；2、申公司注销时应分得的剩余物资，按公司切断器成品、半成品实时采购价进行计算，另加第1条专利费用（专利费用不重复计算）。2006年1月9日，辰公司签订一份协议书，酉公司自2006年1月9日起，戌公司专职技术人员，金某自愿改为外聘兼职技术人员，亥公司安装的按产品安装单据进行结算，客户自行安装的及外地市场按合同发货及资金回款进行结算，乙公司每月月底前向金某出具包含无锡地区安装单据、切断器生产进货清单、外地市场销售合同的清单，并及时支付专利使用费，金某有权监督有关切断器的生产、销售及货款到位情况；甲23公司向金某虚报或漏报许可产品的数量，金某有权单方解除合同，乙24公司按虚报或漏报产品的双倍价值承担违约责任等。诉讼中，乙公司确认金某主张的切断器数额合计为14537只，丙25公司库存切断器6557只。金某为专利使用费的支付事宜，乙公司进行了催讨。另查明：壬公司于2001年2月6日经工商部门核准成立，注册资金原为50万元，后变更至85万元。其股东为金某、王振华、俞及、宋永祥四人，法定代表人为金某。2001年8月15日，金某与其他股东签订一份协议，约定一致同意金某以涉案丁26公司，其中29.75万元作为注册资本，其余作为往来款。2001年8月25日，某事务所有限公司出具验资报告，戊27公司截至2001年8月24日的注册资本增加及相关的资产和负债的真实性和合法性，己28公司已增加实收资本80万元，其中无形资产29.75万元，占注册资本的35%。庚29公司的章程，金某的出资额为45.67万元，其中以涉案专利10年使用权作价50万元入股，其中29.75万元作为注册资本，20.25万元作为长期应付款，另货币出资15.92万元，章程中还注明上述专利已被上海市高新技术成果转化项目认定办公室认定，项目编号为20010264，辛30公司。上海市高新技术成果转化项目认定办公室、上海市科学技术委员会分别于2001年7月18日、2002年3月1日确认jdq无线遥控燃气切断器为上海市高新技术成果转化项目、上海市科学技术成果，壬31公司。2004年7月4日，壬公司召开股东会，癸32公司。2006年2月27日，壬公司被工商部门吊销营业执照，目前尚未注销，也未成立清算组组织清算。一审法院认为：一、关于涉案专利独占许可使用协议是否具有法律效力。辛公司签订专利独占许可使用协议之前，金某已子33公司，上述投资行为是否导致金某无权许可他人使用涉案专利，丑34公司签订的专利独占许可使用合同效力问题的先决条件。庚29公司章程及金某与其他股东签订的出资协议等内容进行综合判断，金某系将寅35公司，其意思表示是明确的，即作价投入的是涉案专利的使用权，使用期限为十年，卯36公司转让涉案专利，辰37公司独占或排他使用涉案专利的权利，上述投资行为巳38公司使用涉案专利的方式出资。午39公司为上述专利的完成单位，未40公司的专利使用权，并不能导致涉案专利权属转移，根据专利证书及上述认定，金某仍为涉案专利的专利权人。在普通许可的情况下，专利权人有权自行使用或再行许可他人使用专利，申41公司签订专利许可使用协议，上述协议具有法律效力，不存在无效事由。乙公司关于金某已不再是专利权人，无权签订专利许可使用协议的抗辩理由，不予采纳。辛公司签酉42公司为独占被许可人，金某也保证其专利权无权利瑕疵，不存在其他被许可人。虽然在协议签订时，壬公司尚未被工商部门注销，其仍为涉案专利的被许可使用人，戌43公司亥44公司，壬公司已经停止经营，不再生产涉案专利产品，甲45公司签订专利许可使用协议，乙公司事实上享有独占使用专利的权利。而且，乙46公司签订的合作协议中，丙47公司及转让商标、专利及专有生产技术等事宜。丁48公司专利独占使用权不存在事实上的瑕疵。二、戊49公司是否结欠金某主张的专利使用费。在诉讼中，乙公司确认本案所涉的切断器数额为14537只，丙25公司库存切断器6557只、乙公司通过外采购等方式进货7980只，上述数额亦为金某提交的报警器安装及进货情况表等证据予以证实。辛公司法定代表人应晓萍、总经理朱海光以书面会议纪要的方式，己50公司庚51公司库存切断器收取专利许可费，双方在诉讼中也均对上述意思表示内容无异议，该约定为专利独占使用许可协议的组成部分，其内容并不违反法律禁止性规定，辛52公司有拘束力。壬53公司，癸54公司为涉案专利的被许可使用人，并非涉案专利权人，无权收取上述切断器的专利使用费，子55公司主张上述切断器的专利使用费，符合法律规定。乙公司关于上述切丑56公司，而非金某的抗辩理由，不予采纳。乙公司主张已向金某支付了专利使用费118290元，寅57公司产品、设备转让的协议并有向金某支付相应货款的情形，卯58公司负有证明其支付款项为专利使用费的举证责任。上述支付款项中的33484元经金某确认为涉案的专利使用费，应从金某主张的数额中予以扣除。在余下的支付款项中，乙公司在诉讼中确认其中60000元为借款，17010元的付款凭证上注明为货款，7796元的付款凭证未注明付款用途，金某对上述款项均不予认可，故上述支付款项不能认定为本案所涉的专利使用费。综上，辛公司签订的专利独占许可使用合同为双方真实意思表示，且不违反法律禁止性规定，应为合法有效。乙公司未按约支付相应的专利使用费，违反了合同约定的主要义务，属迟延履行债务的违约行为，金某对上述债务进行了催讨，辰59公司仍未履行上述债务。在此情形下，金某有权行使合同解除权，其关于解除本案合同、巳60公司支付专利使用费的请求符合法律规定，予以支持。午61公司支付相应利息损失的请求，符合上述合同约定，金某在诉讼中要求将利息计算的起点定于起诉之日，符合法律规定，予以支持。未62公司有虚报、漏报专利产品的情形，申63公司按虚报或漏报产品的价值双倍承担违约责任的请求，不予支持。据此，该院依照《中华人民共和国合同法 》第九十四条 第（三）项、第一百零七条 ，《中华人民共和国民事诉讼法 》第一百二十八条 之规定，判决：一、酉64公司签订的2005年3月2日专利独占使用许可协议、2005年6月9日及2006年1月9日补充协议；二、乙公司于判决生效后七日内给付金某专利使用费111886元，并支付相应利息（以111886元为基数，从2007年6月8日起按人民银行规定的同期存款利率计算）；三、金某的其他诉讼请求不予支持。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法 》第二百三十二条 之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。乙公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销原判，驳回被上诉人的起诉。理由为：一、被戌65公司后，不再对该专利享有使用权和处置权，其无权对上诉人提起诉讼。1、一审判决将被上诉人专利作价出资入股认定为专利权的普通许可与现行法律规定不符。虽然我国目前立法对于“专利出资”没有加以定义式的说明，但是专利出资应当理解为专利权转让，同时，根据实用新型10年的有效期，本案中作价出资10年，实际上是亥66公司之中。2、从法理上来说，专利实施权不能作为出资，因为专利实施权是以专利权为客体的债权，甲67公司投资入股的客体。3、本案中，被上诉人出资协议与章程中记载的被上诉人出资描述不一致，应当以出资协议为准，而该出资协议中并未明确是以使用权出资。4、根据最高院关于技术合同纠纷司法解释的第16条，在当事人对于技术成果向企业出资没有明确约定权属的情况下，原则上确认技术出资就是以技术的整体权利投入。5、壬公司在2005年吊销后也没有停止经营活动，上诉人根本就没有独占使用被上诉人专利技术的可能性。二、被上诉人没有向上诉人交付约定的专利技术，因此上诉人没有实际使用被上诉人的专利技术，上诉人无需支付任何费用，被上诉人还需要返还上诉人已经支付的专利使用费。三、即使上诉人需要支付专利使用费，乙68公司购买的6557只产品也不应计算专利使用费。因为根据会议纪要的规定，上诉人购买的成品和半成品是不需要支付专利使用费的。而且即使需要付款，上诉人的付款条件也没有成立，因为许可协议约定按照安装单结算，被上诉人没有证据证明上诉人已经全部安装，被上诉人也没有向上诉人开具发票。四、被上诉人在签订许可协议前，没有按照诚实信用的原则向上诉人披露该专利权的权属争议、被上诉人以其出资等所有信息，导致上诉人在不知情的情况下签订了许可协议，应该向上诉人承担赔偿责任。金某二审庭审中答辩称，其与上诉人合作之初，上丙69公司是清楚的，其不存在隐瞒上诉人的情况，丁70公司也停止了经营，实际上上诉人是唯一的专利被许可使用人；关于6557只专利产品的专利使用费问题，双方已经有明确的约定；而上诉人所称的其没有交付完整的专利不符合事实，况且一审的时候上诉人也没有提出这个问题。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。本案二审争议焦点为：一、本案专利独占许可使用协议是否具有法律效力；二、乙公司是否应当支付金某专利使用费。乙公司在二审中提出了下列证据：证据1：上海市第一中级人民法院（2001）沪一中知初字第97号民事判决书；戊71公司签订专利独占许可使用协议之前，已经存在相关权属纠纷，己72公司，有严重的缔约过失责任。证据2：涉案专利zl99252157.2无线遥控燃气切断器的权利要求书、说明书及附图；庚73公司的技术并不是其专利技术，乙公司没有使用金某的专利技术。金某对上述证据的质证意见为：对证据1和2的真实性没有异议，但是认为没有关联性。本院认为：因金某对上述证据的真实性不持异议，对该证据的真实性，本院予以确认。至于该证据与本案的关联性及证明力问题，本院将在本院认为部分作出综合认定。双方当事人对于一审查明的事实均无异议，本院予以确认。本院另查明：根据涉案专利无线遥控燃气切断器实用新型专利的权利要求书的记载，该专利含有2项独立权利要求，其中独立权利要求1为：一个由电源、低压直流电机、减速齿轮和带套筒的手柄、固定夹板组成的无线遥控燃气切断器，其特征是减速齿轮与扇齿啮合；独立权利要求7为：一个由电源、低压直流电机、减速齿轮和带套筒的手柄、固定夹板组成的无线遥控燃气切断器，其特征是低压直流电机与遥控接收线路板电连接。本院认为：一、本案专利独占许可使用协议具有法律效力一般来说，在以知识产权出资入股时，应当明确表示是以权利的整体转让出资还是使用权出资。如以权利的整体转让出资，则出资人只对其知识产权享有股权，不再享有处分权，不能再将该知识产权转让或许可给其他人。而如果仅以知识产权的使用权出资，则出资人对该知识产权仍享有最终处分权，在不违反出资协议的情况下，出资人可以自己使用或许可给其他人使用该知识产权。本案中，庚29公司的章程记载，金某是以涉案专利无线遥控燃气切断器10年的使用权作价出资，尽管验资报告、出资协议等仅表示金某以该技术作价出资，并未明确是使用权出资，辛74公司章程对此做出了明确的表示，而公司章程对内应该是确定股东权利义务的重要依据，金某以何种形式作价出资，股东是最清楚的，既然股东认可是以使用权出资，那么应当以章程记载为准，壬公司仅享有涉案专利的使用权。因金某系以专利的使用权出资，壬75公司，故金某仍然是该专利的合法权利人，其有权将该专利许可给其他人使用。因此，癸76公司签订专利独占许可使用协议。同时，根据该专利独占许可使用协议签订前的合作协议书记载，子77公司，丑78公司的商标、专利等，寅79公司卯80公司存在的，辰81公司巳82公司。尽管根据工商档案的记载，壬公司处于吊销未注销的状态，其仍为涉案专利的被许可使用人，午83公司未84公司仍然在生产涉案专利产品，申85公司事实上享有独占使用涉案专利的权利，其根据协议约定取得的专利独占使用权不存在事实上的瑕疵。酉86公司认为金某在签订独占许可使用协议前，没有按照诚信的原则向其披露该专利权的权属争议，导致其在不知情的情况下签订了协议，应该承担赔偿责任的上诉理由，本院认为，戌87公司二审提交的上海市第一中级人民法院判决书的记载，在双方当事人签订该协议之前，涉案专利的权属争议已经解决，且明确金某是涉案专利的专利权人，因此金某是否披露有关的争议情况，亥88公司的合同利益，上诉人的该上诉理由，本院不予支持。综上，本案的专利独占许可使用协议是当事人真实意思的表示，也不违反法律的禁止性规定，甲89公司使用其专利技术。因此，该协议合法有效。二、乙公司应乙90公司认为，金某没有向其交付约定的专利技术，丙91公司丁92公司，戊93公司成品进行生产，己94公司产品使用的技术根本就不是协议中约定的专利技术，该技术缺少涉案专利独立权利要求的技术特征，申85公司没有实际使用金某的专利技术，无需支付任何费用。对此，本院认为，根据专利法 的规定，实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，即涉案专利的最大保护范围以独立权利要求所记载的技术特征为准。由于涉案专利包含了2项独立权利要求，即权利要求1和7，且双方当事人没有明确约定金某交付的专利技术必须符合该专利权利要求1或者权利要求7的技术，因此只要金某交付的技术符合权利要求1或7两者之一的技术特征，庚95公司交付了约定的涉案专利技术。经比对，乙公司实际生产的产品，并没有遥控接收线路板，不带有无线遥控，辛96公司的产品缺少了独立权利要求7中记载的“低压直流电机与遥控接收线路板电连接”这一技术特征，故不落入权利要求7的保护范围，对此金某亦无异议。但与涉案专利独立权利要求1相比，乙公司的产品技术特征包括电源、低压直流电机、减速齿轮、带套筒的手柄、固定夹板、减速齿轮与扇齿啮合，与权利要求1记载的技术特征一一对应，落入了该权利要求的保护范围。乙公司认为涉案专利的“啮合”表示的是齿轮严密啮合在一起使其定位不得移动，而其自己的产品中，齿轮之间是传动的关系，不能紧密结合，必须要有一定的间隙公差，以保证自由传动。对此，本院认为，壬97公司的解释，即齿轮紧密结合，不能移动，就不能达到传动的效果，也就不能实现涉案专利的使用目的，申85公司对于“啮合”的解释本院不予支持，乙公司的产品落入涉案专利独立权利要求1的保护范围。综上，癸98公司其拥有的涉案专利技术，乙公司应当根据有关协议的约定给付金某专利使用费。戊49公司壬公司购买的6557只产品是否应当计算专利使用费的问题，因双方当事人在2005年6月9日的会议纪要中第二条明确约定：申公司注销时应分得的剩余物资，按公司关断器成品、半成品实时采购价进行计算，另加第一条专利费用（专利费用不重复计算）。根据该条款的约定，乙公司壬公司购买的产品除了应当支付实时采购价外，还应当支付专利使用费。至于其中“专利费用不重复计算”的理解，由于当事人产生了争议，因此应当按照该条款所使用的词句本身，结合会议纪要的其他相关条款进行解释。根据会议纪要第一条的约定，乙公司在对外销售有关专利产品时需要向金某支付10元/台的专利使用费，子99公司丑100公司的产品向外销售时也应向金某支付10元/台的专利使用费，但寅101公司卯102公司的产品时应当按10元/台支付专利使用费，辰103公司对外销售这些产品时再次支付专利使用费，会议纪要明确约定了“专利费用不重复计算”。综上，本院认为，壬公司6557只关断器，除了按照实时采购价进行计算之外，乙公司应当按会议纪要的约定支付专利使用费。乙公司以会议纪要约定“专利费用不重复计算”为由，主张其不应当支付专利使用费的上诉理由，本院不予支持。酉86公司提出的因为协议约定按照安装单结算，而金某没有证据证明其已经全部安装，且金某也没有向其开具发票，申85公司的付款条件也没有成立的上诉理由，本院认为，根据独占许可使用协议、会议纪要及相关的补充协议记载，安装单不是支付专利使用费的唯一结算条件，乙公司也巳104公司开具发票是支付专利使用费的前提条件，因此上诉人的该项上诉理由，本院亦不予支持。综上所述，乙公司的上诉理由不能成立，其上诉请求本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法 》第一百五十三条 第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费人民币2538元，丙公司负担。本判决为终审判决。审判长吕某理审判员施某代理审判员刘某○○八年八月二十二日书记员施某2 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第107条 中华人民共和国合同法 第94条1款3项 中华人民共和国专利法(2000修正) 中华人民共和国民事诉讼法(2007修正) 第128条 中华人民共和国民事诉讼法(2007修正) 第153条1款1项 中华人民共和国民事诉讼法(2007修正) 第232条