上海三宇不锈钢设备制造厂与熊宝春专利实施许可合同纠纷上诉案

上海三宇不锈钢设备制造厂与熊某专利实施许可合同纠纷上诉案 上海市高级人民法院 民事判决书 （2002）沪高民三（知）终字第62号 上诉人（原审被告）上海三宇不锈钢设备制造厂，住所地：上海市金山区某地。 负责人林旦枫，该厂厂长。 委托代理人严某，该厂职工。 委托代理人吴某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）熊某。 上诉人上海三宇不锈钢设备制造厂（以下简称三宇厂）因专利实施许可合同纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院（2001）沪二中知初字第104号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。上诉人三宇厂的委托代理人严某、吴某，被上诉人熊某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审法院审理查明，原告熊某是涉案三项实用新型专利权人，该三项实用新型专利，分别为：快速蒸汽发生器（ZL94202392.7）、液位控制器（ZL98225168.8）及一种液体加热设备（ZL98225267.6）。2000年8月25日，原、被告双方签订一份《产权转让协议书》，虽名为“转让”，实为约定原告将上述三项专利许可被告三宇厂独占实施，原告按照被告三宇厂净利润提成25％收取使用费。协议约定：付款方式为协议生效后按年产值结算，结算日期为财政年度最后日前的5天内；协议生效后，原告应在24小时内到被告三宇厂办公，向被告提供全部技术图纸，关键零配件供应渠道，产品的生产工序和检测技术及相关的规范文件，三项专利证书副本，产品的标准副本，产品的检测报告副本，关键部分的技术规范等生产必须的文件；原告在被告处办公期间，被告每月暂支人民币1，500元，此款在年底提成时扣除；原告在被告三宇厂有关人员和有效资金投入的配合下，购买和定制必须的零配件、生产及检测工具仪器，在三个月内指导被告方某出样机。协议另就保密事项等作了约定。协议签订后，原告按约履行了向被告提供零配件供应渠道、产品的生产工序和检测技术及相关的规范文件，交付了三项专利证书副本、产品的标准副本、产品的检测报告副本、关键部分的技术规范等生产必须的文件的义务，并且按约制造出样机。被告三宇厂也已按协议投入生产系争产品DK系列快速电开水器，并实际进行了销售。2000年9月至12月，原告在被告三宇厂处领取暂支款共计人民币6，000元。2000年12月上旬，因合作产生矛盾，原告离开被告三宇厂。2002年1月28日，原、被告双方签订协议书，终止前述系争协议的履行。上述事实，原、被告双方均无异议，该院予以认定。 原审法院认为：关于原告是否按约向被告三宇厂提供了全部的生产技术图纸，对该项争议事实，虽然原告未能提供其实际向被告交付技术图纸的签收证据，但是结合协议签订后，样机实际已制造完成，双方合作时间持续近4个月，被告三宇厂已投入生产，形成成熟产品并进行销售，及被告三宇厂未能提供证据证明其就此曾向原告提出异议等系争协议履行的实际情况分析，应当推定被告三宇厂实际已经收到全部产品技术图纸，原告的反驳意见更具有合理性。被告三宇厂认为原告未交付全部产品技术图纸的抗辩理由，该院难以采信。由于在系争协议中，并未约定原告负有交付三项专利权利要求书、说明书及附图等义务，被告三宇厂就此提出的辩称意见不能成立。被告三宇厂认为系争产品DK系列快速电开水器中并不包括ZL94202392.7专利，其不应支付全部使用费。该院认为，在ZL98225267.6专利说明书中，载有关于原告曾某了ZL94202392.7专利，但由于该专利可开发的产品较多，须进一步开发成具体产品的内容。可见，该两项专利技术具有一定程度的关联，虽然热源的位置有所不同，但基本工作原理相同，并非彼此冲突关系。原告认为ZL98225267.6专利是对ZL94202392.7专利的补充和改进的主张，该院予以采信。被告三宇厂认为其使用了ZL98225267.6专利就不可能使用ZL94202392.7专利的主张，与客观事实相悖，不能成立。更何况被告三宇厂在履行系争协议过程中使用的产品说明书及宣传品中，均标注有涉案三项专利号，该行为也是其对涉案专利的使用方式，并且被告三宇厂未能提供证据证明在系争协议履行过程中，就专利使用情况曾向原告提出异议，故应当认定被告三宇厂在履行系争协议过程中实际认可使用了系争协议项下的全部专利。关于导致系争协议未能实际履行完毕的原因，该院认为，在涉案三项专利权权利要求书1中，并未包括电磁阀、电路板等内容，仅在相关专利说明书中作为实施例有所涉及，被告三宇厂认为系争产品发生的电磁阀及电路板等故障，属原告专利缺陷的主张，不能成立。由于在系争协议中，就产品质量发生故障的责任归属及承担方式均未作出明确约定，且被告三宇厂未能提供充分证据证明原告对产品故障产生负有过错责任，被告三宇厂认为系由于原告过错导致系争协议未能实际履行完毕的主张，不能成立。鉴于被告三宇厂未能提供证据证明前述责任协定已经生效并获实际履行，且被告三宇厂明确表示其将据此另行主张权利，故该协议难以作为本案中被告三宇厂抗辩的依据。关于原告请求判令被告三宇厂按利润提成偿付使用费并承担律师费的依据是否充分。本案在审理过程中，某事务所有限公司受该院委托，于2001年11月30日作出华会事财[2001]第1606号审计报告，载明被告三宇厂自2000年8月25日至2001年7月31日期间，销售系争产品开水器数量为181台，利润为人民币166，011.76元；被告三宇厂尚有系争产品成品21只，在产品57只。庭审中，原、被告对上述审计结论予以认可。 该院认为，鉴于原告就其主张的利润诉请未能提供充分证据加以证明，而原、被告双方对上述审计结论均予以认可，故该审计报告所确定的被告三宇厂在生产、销售系争产品过程中所获得的利润，可以作为计算被告按约应向原告支付专利使用费的依据，但其中应当按约扣除原告已经从被告三宇厂处领取的暂支款，被告提出的该项主张应予支持。被告三宇厂提出的前述其不应支付专利使用费的理由均不能成立，该院不予支持。此外，在系争协议履行过程产生的在被告处的成品及在成品，由于被告三宇厂尚未进行销售，对该部分未产生的利润，该院难以处理，待被告三宇厂实际销售后，可由原告另行主张。关于原告提出由被告承担律师费的主张，由于缺乏法律依据，该院难予支持。综上，该院认为，系争协议是原、被告双方的真实意思表示，合法有效，双方均应按约履行。原告履行了协议约定的义务，被告三宇厂实际使用了涉案三项专利，投入生产、销售，并实际产生了利润，被告理应按约向原告支付专利使用费。依据《中华人民共和国民法通则》第一百一十一条，《中华人民共和国专利法》（1992年修订版）第十二条的规定，判决如下：一、被告上海三宇不锈钢设备制造厂应于本判决生效之日起十日内向原告熊某支付专利使用费人民币35，502.94元；二、对原告熊某其余诉讼请求不予支持。本案案件受理费人民币2，506元，审计费人民币9，000元，共计人民币11，506元，由原告熊某负担人民币2，683元，由被告上海三宇不锈钢设备制造厂负担人民币8，823元。 判决后，三宇厂不服，向本院提起上诉。其上诉的主要理由是：（一）ZL94202392.7专利的必要技术特征之一是通过加热管的管壁向管内的液体供热，即“液体在内，热源在外”，而上诉人的产品是通过液体中的电热管向液体供热，即“液体在外，热源在内”，根本不具备被上诉人专利的必要技术特征。因此，一审法院仅以被上诉人自己的专利说明书内的部分记载为依据，判断ZL94202392.7专利与ZL98225267.6专利之间存在关联，进而在未认定上诉人产品与被上诉人专利是否属于等同替换的情况下，得出“被告认为其使用了ZL98225267.6专利就不可能使用ZL94202392.7专利的主张不能成立”的结论是对案件事实的错误认定。此外，上诉人虽然在广告宣传中间标注了ZL94202392.7专利号，但这是因为被上诉人的欺骗与误导所产生的。（二）被上诉人应对整个开水器的生产技术负责，因此即使电磁阀及电路板等内容只是出现在专利说明书中，被上诉人也应该对由此引起的故障负责。故请求撤销（2001）沪二中知初字第104号民事判决或改判；本案二审诉讼费用由被上诉人承担。 被上诉人熊某辩称：（一）被上诉人的有关系争专利权利要求书和专利说明书中从未有意思表示只有“液体在内，热源在外”或“液体在外，热源在内”这样定性的说法。说明书附图仅为一专利实施例的简图。ZL94202392.7专利的权利要求书所述的技术特征并不排除在升温管中使用电路管作热源的情形。从系争产品的结构不难看出系争产品实际具备了ZL94202392.7和ZL98225267.6专利的必要技术特征。ZL98225267.6专利实为ZL94202392.7专利的改进和补充。（二）被上诉人在向上诉人提供了实现被上诉人三项专利的快速电开水器的实施方案后，上诉人并未完全采用被上诉人的实施方案。例如部分产品已由上诉人改用接触器作大电流控制件，某些不合理生产工艺和不合格配件也是由上诉人擅自使用。系争协议实际已包含了对系争产品的故障问题的责任说明，其中已包含了维修项目。某事务所有限公司的审计结论是：维修费用很少，项目混杂，不值得统计。故请求二审法院驳回上诉人的上诉请求。 经审理查明：原审法院认定的事实属实。 二审中，双方当事人均未提供新的证据。 本院认为，上诉人三宇厂与被上诉人熊某签订的《产权转让协议书》，其内容未违反双方当事人的真实意思表示，双方当事人理应遵守。上诉人现认为，使用了ZL98225267.6专利就不可能使用ZL94202392.7专利。但事实上，上诉人在生产、销售的系争产品DK－12型快速电开水器过程中使用的产品使用说明书及宣传印刷品上均印有本案系争的ZL98225267.6、ZL94202392.7、ZL98225168.8三项专利号，说明上诉人对被上诉人提供的上述三项专利技术予以认可，上诉人现没有提供证据证明其上述行为是由于被上诉人欺骗与误导所为，故上诉人这一理由，本院难以支持。上诉人另提出，被上诉人应对整个开水器的生产技术负责及由此引起的故障负责。经查，在双方签订的协议中，未就产品质量发生故障的责任归属及承担方式作出明确约定，且上诉人也未提供充分证据证明系争产品发生的电磁阀及电路板等故障，属上诉人专利缺陷及上诉人对产品故障产生负有过错责任，所以上诉人这一理由亦不能成立。综上，原审法院认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项、第一百五十八条之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 本案二审诉讼费人民币2，506元，由上诉人上海三宇不锈钢设备制造厂负担。 本判决为终审判决。 审　判　长 王海明 审　判　员 于金龙 代理审判员 鞠晓红 二ＯＯ二年八月十五日 书　记　员 刘洁华 本案法律依据 中华人民共和国民法通则 第111条 中华人民共和国民事诉讼法 第153条1款1项 中华人民共和国民事诉讼法 第158条 中华人民共和国专利法(1992修正) 第12条