三洋电梯(无锡)甲公司诉张某等专利实施许可合同纠纷案

三洋电梯（无锡）甲公司诉张某等专利实施许可合同纠纷案 江苏省南京市中级人民法院 民事判决书 （2006）宁民三初字第040号 原告（反诉被告）三洋电梯（无锡）甲公司，住所地在江苏省无锡市滨湖区某地。 法定代表人许某，该公司董事长。 委托代理人涂某，某律师事务所律师。 委托代理人陆某，某律师事务所律师。 被告张某（反诉原告）。 委托代理人崔某，某律师事务所律师。 委托代理人张某2。 被告李某（反诉原告）。 委托代理人崔某，某律师事务所律师。 委托代理人张某2。 被告张某2（反诉原告）。 委托代理人崔某，某律师事务所律师 被告李某2。 原告三洋电梯（无锡）甲公司（以下简称乙公司）与被告张某、李某、张某2、李某2专利实施许可合同纠纷一案，原告于2006年1月13日向本院起诉，被告张某、李某、张某2于2006年2月16日向本院提出反诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2006年5月25日、7月17日、9月18日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）乙公司委托代理人涂某、陆某，被告（反诉原告）张某、李某委托代理人张某2、崔某，被告（反诉原告）张某2及其委托代理人崔某到庭参加诉讼。被告李某2经本院传票传唤未到庭应诉，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。 丙公司诉称，被告系ZL03258351.6号实用新型专利的专利权人。2003年10月原告与被告签订名为“关于03258351.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”的专利实施许可合同。协议约定双方将在专利被授权后签订正式的专利实施许可合同，被告以独占许可的方式许可原告实施该专利技术，原告向某支付专利许可使用费350万元，若产生纠纷，由原告所在地法院管辖。协议签订后，原告依约向某支付20万元定金和20万元专利许可使用费。2004年8月涉讼专利获准授权后，被告一直不愿与原告签订正式的专利实施许可合同，并公开对外推广该专利技术。被告的行为表明其已不愿与原告签订正式的合同，2003年10月签订的协议也无法履行。因之，诉至法院，请求判令解除双方于2003年10月所签订的名为“关于03258351.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”的专利实施许可合同；判令被告双倍返还定金计40万元，返还预付的专利许可使用费20万元，合计60万元。 原告为支持其诉讼请求，在本院指定的举证期限内提供了以下证据： 1、“关于03258351.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”，用以证明原告与被告签订了专利许可实施合同，约定了相关权利和义务； 2、03258351.6号实用新型专利信息，用以证明涉讼专利已于2004年8月11日获得授权，被告为专利权人； 3、收条、汇款凭证，用以证明原告向某支付定金20万元、专利许可使用费20万元； 4、授权书，用以证明其他三位专利权人授权张某与原告签订涉讼专利实施许可合同； 5、商函，用以证明原告多次向某发函，要求签订正式的专利许可实施合同，但被告不予配合； 6、2005年第22期《中国电梯》杂志（封面及第6页），用以证明被告将涉讼专利技术向全国进行推广，已无意与原告签订正式的专利实施许可合同。 被告张某、李某、张某2辩称：1、被告已经全面履行“关于03258351.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”约定的义务。被告已分期分批将相关技术资料交付给原告，按照约定引进了配套产品，帮助原告完成产品试制工作，相关产品已经过广东省特种设备检验中心检验并颁发了证书。原告已经公开销售该专利产品。2、被告多次向原告发函，要求签订专利实施许可合同，但是原告一直不肯与专利权人签订正式的专利实施许可合同，责任应由原告承担。3、实际履行中已经对协议的第5条进行了变更，原告给付了许可使用费20万元。4、原告以《中国电梯》杂志刊登的消息为依据，认为被告将涉讼专利技术向全国进行推广，与事实不符。被告张某是受邀对另一专利作了介绍，与涉讼专利没有关联。因此，请求法庭驳回原告的诉讼请求。 被告李某2没有提交答辩意见。 被告张某、李某、张某2为支持其抗辩主张，在本院指定的举证期限内提供了下列证据： 1、“关于03258351.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”，用以证明双方签订了专利实施许可协议，约定了350万元专利实施许可费及支付方式； 2、授权书，用以证明其他三位专利权人授权张某对外签订合同； 3、实用新型专利证书、权利要求书、说明书、专利收费收据，用以证明被告为涉讼专利权利人，及该专利权目前的法律状态； 4、技术资料，用以证明被告已按照约定向原告交付了技术资料； 5、特种设备型式试验报告（编号：TX3130-T4-040004））、图片及试验报告，用以证明被告按照约定帮助原告完成相关产品的试制工作，并经检验合格； 6、商函，用以证明被告将涉讼专利获准授权情况告知原告，并要求就签订专利实施许可合同问题进行协商； 7、2004年第19期《中国电梯》和原告网站内容，用以证明原告已就涉讼专利产品进行广泛宣传； 8、原告网站内容、上海市浦东新区环元苑小区使用涉讼专利产品情况说明及照片，用以证明原告已将涉讼专利产品公开销售； 9、证人证言及照片，用以证明被告已按照约定履行了合同义务，涉讼专利产品给原告带来了一定的经济利益； 10、ZL200320111938.8号实用新型专利证书、权利要求书、说明书、2005年第22期《中国电梯》杂志，用以证明2005年第22期《中国电梯》杂志所述“无齿轮曳引机对重驱动无机房电梯”是与涉讼专利不同的专利； 11、丁公司配套产品报价单和产品资料，用戊公司的相关技术和产品。 反诉原告张某、李某、张某2诉称，反诉原告与反诉被告签订了“关于03258351.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”。反诉原告已经全面履行约定的义务，将相关技术资料分期分批交付给反诉被告，按照约定引进了配套产品，提供了技术指导。反诉被告以制造出专利产品，经广东省特种设备检验中心检验合格并颁发了证书，反诉被告对此进行广泛的宣传和销售。在涉讼专利权被授权后，反诉原告多次向反诉被告发函，要求签订专利实施许可合同并予以公证，但是反诉被告进行敷衍。实际履行中已对协议第5条的履行进行了变更，原告给付了许可使用费20万元。综上，反诉原告已经按照约定履行了合同义务，反诉被告掌握了专利技术，却进行推委，不与反诉原告签订专利实施许可协议，不支付专利许可使用费。因之，提出反诉，请求判令反诉被告按照03年10月31日双方所签订的“关于03258351.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”第二条的约定，与反诉原告签订专利实施许可合同；判令反诉被告按照双方签订的“关于03258351.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”第五条的约定，向反诉原告支付90万元和销售该专利产品开票数额的2%作为专利许可使用费。 专利权人李某2向本院声明放弃其作为03258351.6号实用新型专利之权利人所享有的一切权利。 反诉原告张某、李某、张某2为支持其诉讼请求，在本院指定的举证期限内提供了以下证据： 1、“关于03258351.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”，用以证明专利实施许可协议，约定了350万元专利实施许可费用及支付方式； 2、授权书，用以证明专利权人授权张某对外签订合同； 3、03258351.6号实用新型专利证书、权利要求书、说明书、专利收费收据，用以证明反诉原告为涉讼专利权利人，及该专利权目前的法律状态； 4、技术资料，用以证明反诉原告已按照合同约定向反诉被告交付了技术资料； 5、特种设备型式试验报告（编号：TX3130-T4-040004）、图片及试验报告，用以证明反诉原告按照合同约定帮助原告完成相关产品的试制工作，并经检验合格； 6、商函，用以证明反诉原告将涉讼专利获准授权情况告知反诉被告，并要求就签订正式的专利实施许可合同问题进行协商； 7、2004年第19期《中国电梯》和反诉被告网站内容，用以证明反诉被告已就涉讼专利产品进行广泛宣传； 8、反诉被告网站内容、上海市浦东新区环元苑小区使用涉讼专利产品情况说明及照片，用以证明反诉被告已将涉讼专利产品公开销售； 9、证人证言及照片，用以证明反诉原告已按约定履行了合同义务，涉讼专利产品给反诉被告带来了一定的经济利益； 10、丁公司配套产品报价单和产品资料，用以证明反诉被告反己公司的相关技术和产品。 反诉被告辩称，专利权人存在严重的违约行为，反诉被告不同意签订正式的许可合同。1、专利权人隐瞒真相将相同的技术又申请专利。2、专利权人于2004年11月8号将签订专利实施许可合同事宜搁置，专利的时效性很强，现已经不具备签订专利实施许可协议的条件；3、专利权人在河北进行推广招商，其目的意在就涉讼专利技术进行多次许可，庚公司独占实施。4、专利权人提出的许可费及2％的提成，应该在签订正式的专利实施许可协议后支付。因此，反诉原告的诉讼请求不能成立，请求予以驳回。 反诉被告为支持其抗辩主张，将其在本诉部分证据作为此部分证据使用。此外，应本院要求，反诉被告提交了“电梯设备认购合同”和增值税专用发票，用以证明其销售涉讼专利产品的价格。 经公开开庭审理，当事人举证、质证和辩论，本院对双方当事人的证据认定如下： 本诉部分： 对原告提交的证据1-6，被告张某、李某、张某2对其真实性不持异议，本院对此予以认定。对被告张某、李某、张某2提交的证据1-8、10-11，原告对其真实性不持异议，本院对此予以认定。对被告张某、李某、张某2提交的证据9，原告认为，证人与被告之间存在厉害关系，但是其中如证人在原告处工作过、原告生产8台涉讼专利产品电梯等事实是客观存在的。本院对此将结合本案其他证据予以综合认定。 反诉部分： 对反诉原告张某、李某、张某2提交的证据1-8、10，反诉被告对其真实性不持异议，本院对此予以认定。对反诉原告张某、李某、张某2提交的证据9，反诉被告认为，证人与反诉原告之间存在厉害关系，但是其中如证人在反诉被告处工作过、反诉被告生产8台涉讼专利产品电梯等事实是客观存在的。本院对此将结合本案其他证据予以综合认定。对反诉被告提交的证据，反诉原告认为，该合同不是销售给开发商的，且合同数额的真实性无法确认，对应的增值税发票开具方法不符合法律规定和惯例。反诉被告认为，辛公司与销售商签订的，发票是与另一合同发票一并开具的，该金额不包括安装等费用。本院认为，反诉被告提交的是证据原件，合同编号与其提交的证据8中所提及的合同编号是相同的，发票的开具虽有瑕疵，但是合同金额与反诉原告在本案质证过程中陈述的该电梯市场价20万元/台左右，合计价格在160万元左右相差不多，且该合同中不包括安装等费用，因此对该证据予以认定。 根据以上认定的证据，本院查明以下事实： 1、2003年8月29日张某、李某、张某2、李某2向国家知识产权局申请一项名为“对重驱动无机房电梯”实用新型专利，2004年8月11日获准授权公告，专利号为03258351.6。该专利权目前仍处于有效期内。 2、专利权人李某、张某2、李某2授权专利权人张某代表专利权人办理专利实施许可事宜。2003年10月31日三洋（无锡）壬公司（甲方）与张某（乙方）签订“关于03258351.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”（以下简称“协议”）。“协议”约定：（1）乙方以独占许可方式许可甲方实施03258351.6号实用新型专利；（2）在专利申请获准授权后，双方立即按照国家相关法律规定签订专利实施许可合同；（3）“乙方有责任申请世界专利并转让给甲方”；（4）乙方负责提供技术资料、技术服务和培训，对该专利之后续改进有责任向甲方提供；（5）甲方向乙方支付专利许可使用费350万元，协议签订后1个月内支付20万元定金，正式签订专利实施许可合同后1个月内支付110万元；余额按照专利产品销售的开票价值的2％提成方式支付；（6）甲方与乙方配合，提供培训场地、试验工地等；（7）癸公司与甲方的合作；（8）乙方协助甲方解决与对重驱动有关的有机房、无机房、2.5M/S高速梯及大吨位电梯技术问题；（9）乙方帮制甲方解决所有在应用ALPHA齿轮驱动电梯过程中遇到的问题；（10）甲方、乙方应严格执行协议约定，若产生纠纷由甲方所在地法院管辖；（11）协议驱动后，双方本着诚实信用原则，立即开展专利实施许可的前期工作，严格遵守有关保密的承诺。 3、子公司向某2权人支付定金20万元。该收条上注明的日期为2003年10月15日，乙公司认为系笔误，应为2003年11月15日。本院认为，双方签订合同的时间为2003年10月31日，支付定金应在此后，乙公司的陈述意见有一定的合理性，故予以采信。丑公司向某2权人支付专利使用费20万元。该收条上注明为技术转让费，基于双方当事人将涉讼“协议”解读为专利实施许可合同，本院认为，该笔费用即为专利实施许可费之一部分。对“协议”约定之（3）所述之“世界专利”，庭审中双方均认为并不存在这一概念，应为无效（错误）约定，不存在履行问题，本院对此予以采信。对“协议”约定之（4），专利权人提供了技术资料、技术服务和培训。对“协议”约定之（6）-（9），寅公司陈述已全面履行，本院对此予以采信。乙公司利用涉讼专利技术已生产8台电梯，销往上海市，合同金额为140万元。 对“协议”约定之（2），2004年8月11日涉讼专利权获准授权公告，20卯公司，告知涉讼专利已获准授权公告，并提出签订正式的专利实施许可合同。乙公司在2004年9月1日的回函中提出，专利权人应做好三个方面的工作：专利权人李某、张某2、李某2的授权委托书、“协议”约定之（3）所述“世界专利”的申请、“协议”约定之（9）的履行。专利权人在2辰公司所提出的三个问题进行逐一回复，提供了专利权人李某、张某2、李某2的授权委托书，提出“协议”约定之（3）、（9）的处理意见。乙公司在2004年11月1日回函认为，专利实施许可合同的完善应在“协议”的基础上进行，不能违反其中的约定，并要求专利权人尽快解决之前提出的三个问题。2004年11月8日专利权人在回函中认为，双方应遵守“协议”约定之（2），就有关事宜进行协商，签订合同。同时提出，乙公司应对专利权人就三个问题提出的解决意见进行回复，签订专利实施许可合同事宜可以暂时搁置，待解决这些问题后再签订。其后没有信函来往。 4、2003年10月13日张某向国家知识产权局申请了一项名为“无齿曳引机对重驱动的无机房电梯”实用新型专利，2004年10月6日获准授权公告，专利号为200320111938.8。原告认为该专利技术特征与涉讼专利技术系同一技术。2005年9月26日中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院在河北省廊坊市召开“无齿曳引机对重驱动的无机房电梯”技术推广研讨会，会上专利权人张某对该专利技术作了介绍。 本案当事人主要的争议焦点是：1、涉讼“协议”是否应当解除；2、乙公司是否应向某2权人支付专利许可使用费。 1、涉讼“协议”是否应当解除。 丙公司认为，专利权人已提议将签订专利实施许可协议事宜暂时搁置，并已就相关专利技术对外推广招商，双方已无签订专利实施许可合同的基础。被告张某、李某、张某2则认为，专利权人已全部履行“协议”约定的义务，乙公司推脱不与专利权人签订专利实施许可合同，意在不再支付专利许可使用费；专利权人没有就涉讼专利技术对外推广招商。因此，认为双方存在继续履行合同的基础，并反诉要求继续履行合同。 本院认为，“协议”签订后，专利权人（乙方）履行“协议”约定之（4）、（6）-（9）所涉义务。对“协议”约定之（3），双方在庭审中均认为不存在履行问题。对“协议”约定之（2），签订专利实施许可合同，巳公司与专利权人的共同合意，才能履行。专利权午公司，并提出就签订专利实施许可合同事宜进行协商。乙公司在信函中提出的三个问题，专利权人对此亦给予了回复。对于问题一，专利权人的授权委托书已全部提供，应视为已经解决。对于问题二，因相应条款为无效条款，无法履行，因此亦不存在履行和需要解决之问题。对于问题三，专利权人提出已就相关问题提供了力所能及的解决方案，乙公司在庭审中陈述所涉相应条款[之（9）]专利权人已全面履行，亦应视为已经解决。因此，乙公司在信函中提出的问题已经得到解决而不复存在。对于专利权人在2004年11月8日的回函中提出的搁置问题，综合上下文，可以解读为专利权人在针对三未公司有针对性回应的情况下，提出先就如何解决这三个问题进行协商，待问题解决后，即就合同的主要条款达成一致后，再签订专利实施许可合同，而非不愿或者不再签订。 对于对外推广招商问题，争议之“无齿曳引机对重驱动的无机房电梯”专利系张某个人申请并获准授权。该专利技术与涉讼“对重驱动无机房电梯”专利技术相比，前者在系统中使用无齿曳引机，取消了齿轮和齿轮变速结构；后者在系统中使用行星齿轮曳引机，依赖于齿轮和齿轮变速结构，即两者在控制系统等部分使用了不同的技术方案，因此系两项不同的专利技术。相应地，其权利人张某在相关会议上进行介绍，也就不能视为是对涉讼“对重驱动无机房电梯”专利技术的推广招商。 综上所述，专利权人（乙方）在“协议”签订后积极履行了约定的义务，并在涉讼专利被授权后提出签订专利实施许可合同。乙公司提出需要解决的三个问题已经解决或者不复存在。专利权人没有就涉讼专利技术重新对外进行推广招商。因此，乙公司与专利权人之间依然存在继续履行“协议”的基础。但是，在申公司均明确表示其不愿意继续履行合同，即不与专利权人签订正式的专利实施许可合同。在合同一方当事人明确表示不再继续履行合同的情况下，合同已经失去了继续履行的基础。因此，酉公司要求解除其与被告签订的“协议”之诉讼请求予以支持，对反诉被告要求继续履行该“协议”第二条约定之诉讼请求则不予支持。 2、乙公司是否应向某2权人支付专利许可使用费。 反诉原告认为，反诉被告向某2权人支付了20万元专利使用费，表明双方对该费用的支付方式进行了变更，反诉被告也利用涉讼专利技术制造8台专利产品并销往上海市，在反诉原告已经履行“协议”约定之主要义务的情况下，反诉被告应支付剩余的90万元专利使用费和2％的提成。反诉被告认为，支付费用和提成的前提是签订正式的专利实施许可协议，目前不应支付。 本院认为，涉讼“协议”为继续性合同，合同的解除只是自解除时向将来产生效力，而对已履行期间的法律关系或者权利义务不产生影响或者改变，因此合同解除前应履行而未履行的义务应完全履行。根据“协议”约定之（5），乙公司分三种方式向某2权人（乙方）支付专利许可使用费。三种方式之间相互独立。对于其中的110万元部分，戌公司应在签订正式的实施许可合同之后支付。从本案的相关事实看，涉讼专利权人已经履行“协议”约定的义务，亥公司利用涉讼专利技术已经制造和销售了专利产品。乙公司不愿意继续履行合同，即不与专利权人签订正式的专利实施许可合同的情况下，乙公司应履行其付款义务，即应完整支付110万元专利许可使用费。甲23公司已经支付其中的20万元，对于剩余的90万元应继续支付。对于2％的提成，乙24公司已制造、销售8台专利产品，其应支付该部分使用费，即140万元X 2％＝2.8万元。丙25公司支付90万元专利许可使用费和销售专利产品开票价的2％提成之诉讼请求予以支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定，判决如下： 一、丁26公司与张某、李某、张某2、李某2签订的“关于03258351.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”； 二、戊27公司向张某、李某、张某2支付专利许可使用费90万元和2.8万元专利许可使用费提成； 三、己28公司和反诉原告张某、李某、张某2的其他诉讼请求； 本案本诉案件受理费11010元，其他诉讼费300元，合计11310元，丙公司负担；反诉案件受理费14010元，庚29公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本。对本诉不服的，预交上诉案件受理费11010元，对反诉不服的，预交上诉案件受理费14010元（汇往：户名：江苏省高级人民法院；账号：03xxx75；开户行：农业银行江苏省南京市某地支行，并将交款凭证复印后提交本院），上诉于江苏省高级人民法院。 审　判　长　姚兵兵 审　判　员　夏　雷 代理审判员　徐　新 二○○六年九月二十日 书　记　员　杨忆江 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第60条 中华人民共和国合同法 第97条 中华人民共和国民事诉讼法 第130条