甲公司乙公司、丙公司专利合同纠纷案——违反专利维持义务的法律后果

甲公司乙公司、丙公司专利合同纠纷案 ——违反专利维持义务的法律后果 【裁判要旨】专利权人应当诚实信用地履行对专利有效性予以维持的合同义务，违反该义务构成根本性违约；将多个专利一并许可，部分专利失效终止，有效部分继续履行；专利实施许可合同中的“打包授权”条款无效，并不必然影响其余条款的法律效力。 案号　一审：（2021）陕01知民初2104号 【案情】 原告：甲公司（以下简称甲公司）。 被告：乙公司（以下简称乙公司）、丙公司（以下简称丙公司）。 丁公司诉称，戊公司乙公司、丙公司签订的专利使用权合作协议约定：甲公司将协议载明己公司、丙公司；乙公司、丙公司支付费用。庚公司丙公司签订的借款协议约定，丙公司甲公司出借300万元，甲公司将自己依据专利使用权合作协议应当收取的专利费用抵在借款协议项下2015年6月7日至2020年6月6日期间的利息。乙公司、丙公司在2020年基于上述两份协议先后两次通过诉讼明确表示拒绝继续履行专利使用权合作协议，且未支付第6年度的专利费用。甲公司为维护合法权益，于2021年6月24日诉至法院，请求判令：乙公司、丙公司支付专利费用8333333.33元；乙公司、丙公司自2021年5月1日起以100万元为基数，辛公司支付违约金，计算至实际支付之日。 壬公司辩称，专利使用权合作协议签订后，癸公司支付了2015年6月7日至2020年6月6日期间的专利费用。根据协议约定，涉案专利第6年度专利费用的结算时间为2022年3月前，支付时间为2022年4月底前，故该笔费用尚未到期，不应支付；涉案专利中有5项专利，即模块式蓄热型电热锅炉、蓄热式分气缸、工业锅炉封闭循环相变供热系统专用锅炉系统、工业锅炉封闭循环相变供热系统补水系统、工业锅炉封闭循环相变供热系统啤酒生产锅炉系统已被国家知识产权局宣告无效，甲公司子公司支付任何专利费用。同时提起反诉称，甲公司未按协议约定将上述专利的相关文件、丑公司，严重违反合同义务，寅公司不能将上述专利进行完善并试制应用，且上述专利不具有先进性和实用性，其中5项专利已被国家知识产权局宣告无效，故请求解除涉案专利使用权合作协议；甲公司返还已支付的专利转让费190万元。 卯公司辩称，丙公司不是本案适格被告，其未在专利使用权合作协议上签字盖章确认，辰公司签订涉案协议，未使用涉案专利，故其不受涉案合作协议的约束，不应承担任何责任。巳公司午公司归还案外借款，其提起诉讼系对自身民事权利的维护，与本案无关，未公司的诉讼请求。 2012年5月30日、7月11日，2015年4月15日、4月29日，国家知识产权局分别授予甲公司工业锅炉封闭循环相变供热系统发明专利、工业锅炉封闭循环相变供热系统专用锅炉系统实用新型专利、工业锅炉封闭循环相变供热系统啤酒生产供热系统实用新型专利、模块式蓄热型电热锅炉实用新型专利、蓄热式分汽缸实用新型专利。 申公司甲公司签订的专利使用权合作协议约定：甲公司将其专利使用权、酉公司，乙公司自行开拓销售市场，争取专利通过国家鉴定。专利名称分别为：Z1201120498028.4工业锅炉封闭循环相变供热系统专用锅炉系统；Z1200810169305.x工业锅炉封闭循环相变供热系统； Z1201420749668.1模块式蓄热型电热锅炉；ZL201420749666.2蓄热型分汽缸；Z1201520246849.7工业锅炉封闭循环相变供热系统补水系统（正在受理）：Z120142063968L1工业锅炉封闭循环相变供热系统啤酒生产供热系统。从协议生效之日起，以上6项专利使用权、戌公司所有，甲公司乙公司移交所有相关技术文件和鉴定文件原件及音像资料，工业锅炉封闭循环相变供热系统专用锅炉系统、工业锅炉封闭循环相变供热系统啤酒生产供热系统尚未试制应用的系统，乙公司统筹安排试制、鉴定工作。乙公司亥公司专利产品时，应从以上专利产品实际合同总额中提取2%甲23公司作为专利的转让费，支付期限为合同生效日至全部专利有效期终止日。合同生效后的第1年度，双方可各自销售前述专利产品，甲公司所得收入全部归其所有。乙24公司丙25公司的应得费用、结算时间每年的3月底前清算上一年度，支付时间当年4月底前，支付如有违约按当年银行贷款利息标准支付。支付时间超过30工作日，甲公司丁26公司对给其带来的损失予以赔偿。戊27公司不得从事与专利相关的销售、转让。如有违约，乙公司有权停止支付以后的费用，己28公司给其带来的损失赔偿。协议签订时，甲公司应将所有庚29公司。合同有效期为本合同每个专利法定有效期，除发生不可抗力的因素以外，不可单方面终止；如有单方面违约终止，违约方应支付500万元违约金给对方。协议有效期内，双方不得以任何理由中止协议。 合同签订当日，甲公司乙公司签订的专利证书交接清单列明：工业锅炉封闭循环相变供热系统专用锅炉系统、工业锅炉封闭循环相变供热系统、模块式蓄热型电热锅炉、蓄热型分汽缸、工业锅炉封闭循环相变供热系统啤酒生产供热系统、工业锅炉封闭循环相变供热系统补水系统（正在受理）、工业锅炉封闭循环相变供热系统专用锅炉系统和模块式蓄热型电热锅炉各一张（碟片）、工业锅炉封闭循环相变供热系统产品鉴定资料、新产品新技术鉴定验收证书。 2015年8月12日，国家知识产权局授予甲公司工业锅炉封闭循环相变供热系统补水机组实用新型专利。辛30公司丙公司签订的借款协议约定：将双方于2015年6月7日在西安签订的专利使用权合作协议中所规定的由出借人向借款人支付的所有费用抵本次借款利息，抵用时间为2015年6月7日至2020年6月6日，期间不再收取任何费用，抵偿金额为190万元。2020年6月6日后恢复2015年6月7日专利使用权合作协议内的付款标准。壬31公司甲公司发出通知函，癸32公司未按专利使用权合作协议的约定交付相关技术文件、鉴定文件原件及音像资料，构成违约，子33公司向其移交技术文件、技术参数、鉴定文件等资料。2021年7月9日涉案201420749668.1模块式蓄热型电热锅炉的实用新型专利、201420749666.2蓄热式分汽缸的实用新型专利被国家知识产权局宣告专利权全部无效。甲公司就该无效决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。2021年10月15日涉案201420639681.1工业锅炉封闭循环相变供热系统啤酒生产供热系统的实用新型专利、201120498028.4工业锅炉封闭循环相变供热系统专用锅炉系统的实用新型专利被国家知识产权局宣告专利权全部无效。201520246849.7工业锅炉封闭循环相变供热系统补水机组的实用新型专利被国家知识产权局宣告专利权部分无效。 2015年12月陕西省渭南监狱罪犯食堂煤改气项目公开招标，丑34公司，中标金额137.45万元，内容为厨房设备。甲公司寅35公司已将涉案专利进行招投标工作并中标盈利。乙公司曾作为原告就专利合同纠纷案于2020年6月15日诉至法院，请求判令解除专利使用权许可协议，卯36公司向其返还专利转让费190万元。后申请撤回起诉获得法院准许。 甲公司认为按专利使用权合作协议约定，应在2021年3月底前清算2020年6月7日至2020年12月31日期间的专利使用费。乙公司认为应在2022年3月底前清算2020年6月7日至2021年6月6日期间的专利使用费。 【审判】 陕西省西安市中级人民法院审理认为，辰37公司盖章，甲公司巳38公司在签订合同前已履行主要义务，午39公司乙公司。双方签订的专利使用合同性质属于专利实施许可合同。协议签订后，甲公司乙公司移交了相应资料，履行了相应的合同义务。根据双方确认的专利使用费支付时间及案涉协议的签订时间，可以认定2020年6月7日至2021年6月6日期间的专利使用费，应于2022年3月底前清算，未40公司主张的债权履行期限并未届满，其提出支付专利使用费及违约金的请求缺乏事实和法律依据，应予驳回。 根据涉案合同的性质，专利权人应当负有对涉案专利有效性予以维持的义务。合同履行中，6项合同所涉专利中的5项实用新型专利已被宣告无效或部分无效后，导致有赖于专利权的相关合同义务履行不能，乙公司获取涉案专利技术独占许可的目的已难以实现，申41公司主张解除案涉协议的诉讼请求予以支持。合同解除时间，酉42公司收到反诉状副本之日即2021年11月9日作为双方合同解除之日。合同解除后，双方未履行的合同义务，不再继续履行。巳公司并未提戌43公司在陕西省渭南监狱罪犯食堂煤改气项目中标的关键因素，甲公司6项授权专利中的5项涉案专利被全部或者部分无效，乙公司经营获益与涉案专利的许可实施关联度较低，亥44公司此前选择通过诉讼手段积极地主张权益，甲45公司乙46公司返还已支付的专利使用费90万元。依据民法典第四百六十六条、第四百九十条、第五百五十七条、第五百六十五条、第五百六十六条、专利法第四十七条，最高人民法院《关于适用民法典时间效力的若干规定》第1条之规定，判决：一、丙47公司乙公司签订的专利使用权合作协议于2021年11月9日解除；二、丁48公司的全部诉讼请求；三、甲公司应在本判决生效后10日内，乙公司返还专利使用费90万元；四、戊49公司其余反诉请求。 一审宣判后，甲公司不服，向陕西省高级人民法院提起上诉。二审期间，甲公司撤回上诉，一审判决已发生法律效力。 【评析】 专利许可合同属于技术许可合同的一种。我国民法典第八百六十五条规定：专利实施许可合同仅在该专利权的存续期限内有效。专利权有效期限届满或者专利权被宣告无效的，专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。由此规定可以解读出专利有效性是签订专利实施许可合同的必要构成要件，专利保护期届满或专利被宣告无效不得签订专利实施许可合同，否则该合同将因违反法律强制性效力规定，被确认为无效。该规定虽然并未直接将维持专利有效性设定为专利许可人的法定合同义务，但根据民法典第五百零九条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务”之规定，全面履行与诚信原则，二者分别作为合同法的“首要原则”与“帝王条款”，共同构建起了合同法上由核心逐渐向外延扩展的三层合同义务类型：主给付义务、从给付义务与附随义务。 一、专利许可合同的法律特征 按照专利权本质系禁止权的通说，专利许可合同的主要法律特征在于特定专利权人对被许可人做出一项具有法律意义的承诺，承诺被许可人以使用、制造、销售、许诺销售或进口的方式，对权利人持有的专利技术方案进行利用，而免于遭受专利权人的侵权指控。我国民法典对专利许可合同许可人与被许可人的主要义务规定在民法典第八百六十六条“专利实施许可合同的许可人应当按照约定许可被许可人实施专利，交付实施专利有关的技术资料，提供必要的技术指导”、第八百六十七条“专利实施许可合同的被许可人应当按照约定实施专利，不得许可约定以外的第三人实施该专利，并按照约定支付使用费”之中。司法实践中，该项被解释为将特定专利权的实施权中的一项或多项权能向被许可人授权使用的主给付义务。若要使得专利实施许可合同合法存续，不因违反效力性法律强制规定而被归于无效，就需要基于被授权许可专利权具有并持续具有有效性。1984年我国专利法第五十条就已规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。简言之，如果一项已授权的专利违反了专利法的有关规定，例如授权专利因不具有新颖性、创造性；或权利要求中有关技术特征得不到说明书支持；或有关修改超出原申请文件范围等情形，该授权专利即处于可被无效的状态，如被提无效宣告，则该授权专利有可能被宣告无效。需要特别说明的是，该宣告无效之结果会使得该授权专利的法律基础完全丧失，由此产生该授权专利被视为自始不存在的法律后果。1992年修改后的专利法第五十条，2000年、2008年以及2020年修改后的专利法第四十七条第一款，继续延续了以上规定。如上所述，专利实施许可合同中专利权的有效性直接关乎合同的有效与否、合同的存续与否、合同目的的实现与否和合同主要对待给付条款的成立与否，应当将其作为专利实施许可合同主给付义务的组成部分进行对待。换言之，由于专利权的有效性是专利实施许可法律关系存在的根基，即便专利有效性维持条款未出现在当事人专利实施许可合同的约定之中，也应当根据合同条款解释规则，按照全面履行与诚信原则，将该义务设置于合同主给付义务之中。 二、专利权人违反专利维持义务的情形 专利权人依法取得专利授权之后，其通常需要从两个方面保障专利权有效：其一，年费缴纳。根据专利法之规定，在专利法定保护期内，专利权人应当依法向专利行政部门缴纳专利年费，使得专利继续有效；若专利权人未能缴纳专利年费，并且在宽限期内也未能补缴，则会导致专利在到达保护期之前终止。其二，专利效力挑战的应对。部分专利还需要面临来自竞争对手或第三方主体发起的挑战，在实践中通常是专利权被提无效宣告申请。专利无效宣告程序可能对已获得授权的专利带来全部或部分否定性评价结果，即宣告专利权人耗费大量精力、技术、成本和时间所申请获权，并长期承担专利年费而培育的专利自始无效。我国专利被国家知识产权局专利复审和无效审理部宣告无效后，仍可通过行政诉讼的渠道进行救济，此种救济方法在一定程度被视为是专利无效宣告程序的继续。除此之外，专利权人在专利保护期内主动申请放弃专利保护也会导致专利失效，但此种情况在实践中较为罕见。因此，在专利实施许可合同中，专利权利人违反专利维持义务就出现了三种典型情形，即：主动放弃导致专利终止、未依法缴纳年费导致专利终止、通过专利无效宣告程序导致专利被宣告无效。上述三种违反专利维持义务所产生的法律后果是完全不同的，具体讲就是主动放弃、未依法缴纳年费所产生法律后果是授权专利权的终止，并不溯及该事件发生之前该授权专利的权利状态。而通过专利无效宣告程序所影响的则是授权专利的可专利性，一旦该专利被无效，则该授权专利视为自始不存在。 三、违反被许可专利有效性维持义务的合同应当解除 众所周知，基于民法基本理论，对于合同主给付义务的违反，将会导致根本性违约的不利结果。在专利实施许可合同中，违反被许可专利有效性维持义务，致履约过程中被许可专利被宣告无效，从而使得被许可人试图基于合同获取合法利益的目的完全落空，因此合同应当解除。如前述案例所涉情况，专利实施许可合同中部分专利被宣告无效，而剩余部分专利维持有效，则不能一概将合同归于终止，应当根据不同专利实施许可合同当事人之间的特殊约定和缔约目的进行合理综合判断。考量因素包括当事人变更许可范围的意愿；许可实施专利之间的组合、配套、并列、抵触关系；许可费的明确性；合同实际履行状况；合同各方主体经营情况等。具体到本案中，多项专利技术之间具有相当的组合关系，在实际应用中具有一定的关联性，在双方约定整体许可费，无法区分特定专利授权的费用分配，且双方就合同变更和继续履行不能达成一致的情况下，最终按照专利权人存在主给付义务全面履行不能，且不存在合理的修补、替代履行措施，导致合同目的无法实现，满足了合同法定解除事由，根据合同相对方之请求，可以通过诉讼予以解除。 四、专利实施许可合同解除后的法律责任 对于合同因违约解除的，解除权人可以依法请求违约方承担违约责任。尽管违约责任在学理上属于严格责任，违约行为人不得主张无过错抗辩以阻却其违约责任的承担，但违约行为人是否具有错过，对其违约责任的严重程度的划分在司法实践中具有重要意义。违约过错与其他民法的主观过错样态划分一致，包含无过错、一般过失、重大过失和故意四种。在专利实施许可合同履约过程中，因专利权人未充分履行专利有效性维持义务而导致的违约行为，其过错样态也有所不同。专利权人对于被许可专利的有效性维持过程中，可根据其是否尽到了一切可期待的专业审慎步骤、是否尽到了一般理性人的注意义务、是否存有追求专利失效的主观意思，将专利有效性维持义务的违约过错样态进行如下划分：1.无过错，即尽到一切可期待的专业审慎步骤，穷尽全部救济程序后，专利仍被宣告无效；2.一般过失，即未尽到足够的勤勉谨慎注意义务，未对专利无效宣告程序做出妥善应对措施导致专利被宣告无效；3.重大过失，即未尽到一般理性人的注意义务，未按期缴纳专利年费导致专利提前终止；4.故意，即有意追求专利失效的结果，放弃专利。专利权人对于被许可合同不具有过错的，根据严格责任原则，仍应当承担根本性违约的法律责任，但考虑到其主观意志不具有过错，仅应当承担合同解除的法律责任，并因此失去合同未完成部分继续履行的利益期待。对于专利权人故意放弃专利，构成根本性违约，导致专利实施许可合同被解除的，根据其过错程度，除了承担合同依法予以解除的法律后果外，还应对合同相对人未来的履约利益进行赔偿。介于无过错与故意违约之间的一般过失与重大过失，其违约行为人应当承担的违约责任，根据过错程度，原则上应当高于无过错，而低于故意。具体责任的承担，需要法官在审理案件中，根据个案的情况，依照公平原则和诚信原则，考虑全案因素予以确定。具体到本案中，因专利权人未能履行专利有效性维持义务，导致被许可人诉至法院请求判令专利实施许可合同解除，专利己50公司主张的抗辩，即许可合同中双方明文约定多项专利权采取整体打包的方式予以授权，部分专利失效不影响合同整体效力及收益。而“整体打包”的约定是否可构成合法的抗辩事由，可以从两条不同的路径进行分析。第一种通过专利实施许可法律关系自身有效性进行入手，正如前述内容对民法典第八百六十五条之规定进行的分析，专利实施许可合同必须基于有效专利是民法典设置的效力性强制规定，违反此规定将会导致合同无效或部分无效，此种法律强制将会对当事人之间的契约自由做出修正，导致其“整体打包”被拆解，进而导致与之冲突的约定归于无效，并使失效专利的许可因此终止。第二种则是通过技术合同原则入手，民法典对于技术合同部分开宗明义地规定有特别适用的法律原则，一是保护知识产权原则；二是推动科技进步与发展原则；三是促进技术成果转化、应用和推广原则。民法典此项规定系在民法典总体法律原则之下，针对技术合同一节所规定的特殊原则，该法律原则对民法典第二十章第三节规定的全部类型的技术合同均具有广泛适用性。不过，规则未被穷尽而不得使用法律原则；从另一方面来看，法律原则也正是通过具体的法律规则将其自身进一步明确和细化，因此，民法典在第八百五十条进一步明确：“非法垄断技术或者侵害他人技术成果的技术合同无效。”同时，最高法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《技术合同解释》）第10条则进一步对民法典第八百五十条所称的非法垄断技术的典型情形进行了逐条列举，这也是对于我国参加的国际条约承诺的知识产权保护义务具体立法实践，分别与《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS协议）第40条第2项所列举的知识产权滥用情形，如排他性返授条件、阻止对许可效力提出质疑的条件和强制性一揽子许可等相对应。而将多项专利“整体打包”向被许可人进行整体许可，并同时做出部分专利无效不影响协议整体有效的约定，属于TRIPS协议所列举的“强制性一揽子许可”之情形，也落入了《技术合同解释》第10条第（4）项所规定的“要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件”之情形。因此，亦应当依法认定此种“整体打包”的许可约定属于被法律明确禁止的情形，应归于无效。在“整体打包”之约定被依法认定为无效条款后，合同其他剩余条款，如具体的专利权许可约定，则应当在排除此约定后分别考量，从而最终认定被无效专利的相关许可应当被依法终止。因此，通过两条不同的解释路径，专利实施许可合同中的“整体打包”条款均应归于无效，合同任何一方不可将其援引作为合法的抗辩事由。 以上三种违反专利维持义务所产生的法律后果完全不同，其应当承担的法律责任也有较大差异。专利法第四十七条第二款规定，宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力，但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。同时，该条第三款规定，依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。概言之，虽然被宣告无效的专利视为自始不存在，但后发生的专利被宣告无效的法律结果一般并不具有追溯力，即已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同所产生的法律结果保持原貌。当然专利法第四十七条第二款但书部分也明确规定如果许可人主观存在恶意，则应赔偿被许可人的经济损失；第四十七条第三款引入了民法中的公平原则，即在授权专利被宣告无效，以及许可人受益与被许可人受损显失公平的情况下，应当本着公平原则全部或部分返还有关费用。对于因未缴年费或主动放弃专利权导致专利权终止之情形，因不涉及对终止前专利权有效性的评价，因此其法律后果只涉及终止之后。 综上所述，在专利实施许可合同中，多项专利权中部分专利因专利权人未能在专利无效宣告程序中合理穷尽救济手段，而被国家知识产权局宣告无效的，属于对于专利有效性维持义务这一合同主给付义务的违反，构成根本性违约。合同相对方可主张对合同予以解除，亦可主张终止被无效专利的许可法律关系，并对剩余有效专利许可部分在调整对价后予以继续履行。除法定解除权外，被许可方还能够根据专利许可人的根本违约过错样态，提出不同程度的损害赔偿请求。对专利实施许可合同中当事人之间做出的部分专利无效不影响整体授权效力的整体许可条款，属于违反法律效力性强制规定的无效条款，该条款不能阻止合同任何一方依据部分专利无效的事实对合同内容提出的合法主张。 姚建军 陕西省西安市中级人民法院