安某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

行政> 行政行为> 行政许可 案 号：(2013)高行终字第971号 审理法官： 谢某 钟鸣 亓蕾 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2013.12.20 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 合法 行政判决 维持原判 听证 // 安某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2013)高行终字第971号 上诉人（原审原告）安某。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地中华人民共和国北京市海淀区某地银谷大厦10-12层。 法定代表人张某，副主任。 委托代理人何某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 委托代理人朱某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 上诉人安某2发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第3374号行政判决，向本院提起上诉。本院2013年4月2日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 北京市第一中级人民法院查明：安某于2004年12月7日提起名称为“鱼钩型回转式道路全向立交桥”的发明专利申请，申请号为200410101053.9（简称原申请），后于2009年1月12日申请分案，分案后的申请号为200910005424.6（简称本申请），公开日为2009年8月5日。 经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2011年1月12日作出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：本申请权利要求1的修改超出原申请公开的范围，不符合《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第三十三条的规定。驳回决定所针对的权利要求书如下： “1.一种鱼钩型回转式道路全向立交方法，其特征是：在十字交叉路口，选择最宽的一条道路为主要道路；然后在十字交叉路口两边之主要道路的上、下部分各建设一座鱼钩型回转桥A或鱼钩型回转隧道A； 鱼钩型回转桥A，其技术特征由四个部分组成：第一部分a段为上桥坡道；第二部分b段为圆弧形跨线桥，将圆弧形跨线桥桥面设计为外高内低的坡面，可以方便车辆快速转弯，推荐坡度为3度；第三部分c段为下桥坡道；第四部分在鱼钩型回转桥A之a段斜坡与c段斜坡两外侧平面，新建设连接主要道路的右转弯出入匝道P1； 鱼钩型回转隧道A，其技术特征同样由四个部分组成：第一部分a段为进入隧道的下坡道，a段坡道度数确定，需要按政府设计建设标准来选择；第二部分b段为圆弧形跨线隧道，隧道内道路净高要保证车辆通行，具体高度也需要按政府设计建设标准来确定；另外圆弧形跨线隧道b路面设计为外高内低的坡面，可以方便车辆快速转弯，推荐坡度为3度；第三部分c段为出隧道的上坡道，c段坡道度数确定，同样需要按政府设计建设标准来选择；第四部分在鱼钩型回转隧道A之a段斜坡与c段斜坡两外侧平面，新建设连接主要道路的右转弯出入匝道P1。 2.如权利要求1所述的鱼钩型回转式道路全向立交方法，其特征是：在十字交叉路口，选择最宽的一条道路为主要道路；然后在与主要道路交叉口的另外一条道路的中间位置，建调头匝道(j段)，把调头匝道路面设计为外高内低的斜坡面，可以方便车辆快速转弯，推荐坡度为3度；此外，在调头匝道(j段)及主要道路之间设立安全隔离区F。” 驳回决定认为，权利要求1中的“a段坡道度数确定，需要按政府设计建设标准来选择”、“隧道内道路净高要保证车辆通行，具体高度也需要按政府设计建设标准来确定”、“c段坡道度数确定，同样需要按政府设计建设标准来选择”不能由原申请记载的内容直接地、毫无疑义地确定。 安某对上述驳回决定不服，于2011年3月28日向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出了复审请求，同时修改了权利要求书，具体修改方式为：删除了权利要求1中的部分技术特征，并删除了权利要求2。安某认为：原申请权利要求2为独立权利要求；原申请权利要求2中的特征“在跨线桥的两边的主要道路的上下部分各建设一座鱼钩型双线回转跨线立交桥(A)，该鱼钩型双线回转桥全部在地上建造结构示意图为图1”中虽然限定了原申请权利要求1中限定的“跨线桥”，但该特征在原申请权利要求2中的作用仅仅在于说明“主要道路”是指“十字交叉路口最宽的一条道路”，原申请权利要求2所记载的是建立“鱼钩型回转跨线桥或隧道”，与原申请权利要求1记载的建立跨线桥的技术方案并无任何实质性的联系。修改后的权利要求书如下： “1.一种鱼钩型回转式道路立交方法，在主要道路上建设鱼钩型回转桥A或鱼钩型回转隧道A，其特征是： 所述鱼钩型回转桥A，其技术特征由四个部分组成：第一部分a段为上桥坡道；第二部分b段为圆弧形跨线桥；第三部分c段为下桥坡道；第四部分在鱼钩型回转桥A之a段斜坡与c段斜坡两外侧平面，新建设连接主要道路的转弯车出入匝道P1； 所述鱼钩型回转隧道A，其技术特征同样由四个部分组成：第一部分a段为进入隧道的下坡道；第二部分b段为圆弧形跨线隧道；第三部分c段为出隧道的上坡道；第四部分在鱼钩型回转隧道A之a段斜坡与c段斜坡两外侧平面，新建设连接主要道路的转弯车出入匝道P1。” 经形式审查合格，专利复审委员会依法受理了该复审请求，并于2011年5月11日向安某发出了复审请求受理通知书，同时将其转送至原审查部门进行前置审查。 原审查部门在前置审查意见书中认为，权利要求1的修改不符合《中华人民共和国专利法实施细则》（简称《专利法实施细则》）第六十条第一款的规定，修改后的权利要求1相对于驳回所针对的权利要求1删除了多个技术特征，该修改并非为了消除驳回决定所指出的缺陷而做出的修改，并且修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围，因此，该修改文本不予接受。同时，针对之前可接受的文本进行审查，即驳回所针对的文本，仍然不符合《专利法》第三十三条的规定，因而坚持驳回决定。 专利复审委员会于2011年11月25日向安某发出复审通知书，指出：（1）安某在提出复审请求时，提交的权利要求书的修改替换页，并非为了消除驳回决定所指出的缺陷而做出的修改，且修改后的权利要求相对于驳回决定所针对的权利要求扩大了保护范围不符合《专利法实施细则》第六十条第一款的规定。因此，该修改文本不予接受。在此情况下，此次复审通知书仍然针对驳回决定所依据的文本进行审查；（2）权利要求1和2中的多个技术内容无法根据原申请说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定，超出了原申请公开的范围，不符合《专利法实施细则》第四十三条第一款的规定。 安某于2011年12月19日提交了意见陈某书，但未修改申请文件。安某认为：其提出复审请求时提交的权利要求书修改替换页表达了本申请的核心，是全新的发明创造，与原申请没有关系，专利复审委员会应予接受；修改后的权利要求体现了本申请最重要的核心内容，没有超范围修改。 专利复审委员会于2012年7月11日作出第44124号复审请求审查决定（简称第44124号决定）。该决定认为： 《专利法实施细则》第六十条第一款规定：请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。 本案中，安某在提出复审请求时，提交了权利要求书的修改替换页，其中该修改后的权利要求1相对于驳回决定所针对的权利要求1删除了技术特征“在十字交叉路口，选择最宽的一条道路为主要道路”、“将圆弧形跨线桥桥面设计为外高内低的坡面，可以方便车辆快速转弯，推荐坡度为3度”、“另外圆弧形跨线隧道b路面设计为外高内低的坡面，可以方便车辆快速转弯，推荐坡度为3度”，而上述修改并非为了消除驳回决定所指出的修改超范围的缺陷而做出的修改，并且修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围，因此，安某提交的修改文件不符合《专利法实施细则》第六十条第一款的规定。因此，该修改文本不予接受。 在此情况下，第44124号决定仍然以驳回决定所依据的文本作为审查基础。 《专利法实施细则》第四十三条第一款规定：依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请公开的范围。 如果分案申请的技术内容或技术方案是本领域技术人员无法根据原申请文件直接地、毫无疑义地确定的内容，则这样的修改是不允许的。 （1）权利要求1中多处限定的“鱼钩型回转桥A”和“鱼钩型回转隧道A”在分案原申请文件中相应地记载为“鱼钩型‘双线’回转桥”和“鱼钩型‘双线’回转隧道”，即分案原申请中只记载了“双线”的情形，而修改后的技术方案包括除“双线”以外的其他情形，并且上述修改也无法根据分案原申请说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定，因此修改超出了分案原申请公开的范围。 （2）权利要求1删除了对分案原申请文件中的上桥坡道、下桥坡道、进入隧道的下坡道和出隧道的上坡道的具体坡度的限定以及跨线桥下和隧道内道路的具体净高的限定，即“坡度为7度到10度”、“坡度为15度到25度”、“设定桥下净空为6米”、“设定隧道内道路净高为6米”，修改后的技术方案包括除上述具体限定以外的其他情形，而这些技术方案无法根据分案原申请的说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定，因此修改超出了原申请公开的范围。 （3）权利要求1第3段中出现了“a段坡道度数确定，需要按政府设计建设标准来选择”、“隧道内道路净高要保证车辆通行，具体高度也需要按政府设计建设标准来确定”、“c段坡道度数确定，同样需要按政府设计建设标准来选择”，而这些内容既未记载在分案原申请的权利要求和说明书中，也不能由分案原申请记载的内容直接地、毫无疑义地确定，因此超出了原申请公开的范围。 （4）对于权利要求1，其中仅限定了十字交叉路口的“主要道路”，原说明书和权利要求书公开了一种鱼钩型回转式道路全向立交桥，该立交桥是包括技术特征“在十字交叉路口的与主要道路垂直方向的上方架设跨线桥（B）或者是通过地下隧道（B）连接次要干道”的技术方案，而权利要求1中限定的不包括上述说明书中记载的关于“跨线桥（B）或地下隧道（B）”的技术方案在分案原申请中没有文字记载，也无法根据分案原申请的说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定，因此修改超出了原申请公开的范围。 （5）在权利要求2中，安某将分案原申请中的特征“在主要道路两边的跨线桥的下方部分建设为次要道路服务的调头匝道（j段）”修改为“在与主要道路交叉口的另外一条道路的中间位置，建调头匝道（j段）”，然而该特征并没有记载在分案原申请中，并且由于“主要道路两边的跨线桥的下方部分”不一定位于“与主要道路交叉口的另外一条道路的中间位置”，故而修改后的内容也无法根据分案原申请的说明书和权利要求书公开的内容直接地、毫无疑义地确定，因此修改超出了原申请公开的范围。 （6）权利要求2中新增加的技术特征“把调头匝道路面设计为外高内低的斜坡面，可以方便车辆快速转弯，推荐坡度为3度”，没有记载在分案原申请中，也无法根据分案原申请的说明书和权利要求书公开的内容直接地、毫无疑义地确定，因此修改超出了原申请公开的范围。 关于安某的意见。《专利法实施细则》第六十条第一款明确规定了，复审阶段，复审请求人提交的修改文本应符合的要求，而安某在提出复审请求时提交的权利要求书的修改替换页明显不符合上述法条的规定（具体理由参见前述意见），该修改后的权利要求只显示了本申请的所谓核心内容，扩大了权利要求的保护范围，属于《审查指南》第四部分第二章第4.2节明确规定的不符合上述法条的情形，因此，对该文本不予接受。此外，《专利法实施细则》第四十三条第一款明确规定了分案申请不得超出原申请公开的范围，安某认为的修改后的技术方案体现了本申请最重要的核心内容，并不能作为修改必然不超范围的理由，对于“跨线桥（B）或地下隧道（B）”的技术特征，原说明书和权利要求书公开的立交桥是包括技术特征“在十字交叉路口的与主要道路垂直方向的上方架设跨线桥（B）或者是通过地下隧道（B）连接次要干道”的技术方案，不包括该特征的技术方案在分案原申请中没有文字记载，也无法根据分案原申请的说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定，因此修改超出了原申请公开的范围。故对安某的意见陈某不予支持。 综上，专利复审委员会决定：维持国家知识产权局于2011年1月12日对本申请作出的驳回决定。 安某不服第44124号决定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。 原审诉讼中，安某坚持其向专利复审委员会提出的主张。安某认可专利复审委员会在第44124号决定中指出的修改所存在的问题，但认为专利复审委员会以国家知识产权局驳回决定所依据的修改文本作为复审审查文本是不恰当的，该文本是其代理人疏忽大意提交的错误文本，但审查员既不告知其文本提交错误，也不来函再次确认，而是将错就错地作出审查决定，未给其应有的申辩机会，违背听证原则，也使其丧失应有的救济可能。 北京市第一中级人民法院认为： 关于审查文本。安某提出国家知识产权局审查决定所使用的文本是其代理人疏忽大意提交的错误文本，审查机关不应不告知其改正。其一，该问题的提出系安某至提起诉讼后方才提出，在专利复审委员会复审审查期间，其没有提出，专利复审委员会的第44124号决定未及此事并无不可。其二，专利申请行为是一种需要谨慎从事的民事法律行为，行为人所实施的提起、交付、回应意思表示等均属于民事法律行为，行为人理应具备预见其行为后果的能力，并应自行承担其行为后果，作为具备民事行为能力者，安某应当对自己提交文本的后果负责。其三，没有证据显示审查员应当知晓其要求安某提交的修改文本是安某2疏忽大意错交的文本，而负有提醒告知安某的义务。综上，安某在此所诉主张不予支持。 根据《审查指南》第四部分第二章第4.2“修改文本的审查”的规定：“根据《专利法实施细则》第六十一条第一款的规定，复审请求人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。下列情形通常不符合上述规定：（1）修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围。（2）将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后权利要求。（3）改变权利要求的类型或者增加权利要求。（4）针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。但修改明显文字错误，或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。在复审程序中，复审请求人提交的申请文件不符合《专利法实施细则》第六十一条第一款规定的，合议组一般不予接受，并应当在复审通知书中说明该修改文本不能被接受的理由，同时对之前可以接受的文本进行审查。如果修改文本中的部分内容符合《专利法实施细则》第六十一条第一款的规定，合议组可以对该部分内容提出审查意见，并告知复审请求人应当对该文本中不符合《专利法实施细则》第六十一条第一款规定的部分进行修改，并提交符合规定的文本，否则合议组将以之前可以接受的文本为基础进行审查。” 2011年11月25日，专利复审委员会依据复审审查程序，就安某提起复审请求时所提交的权利要求书的修改替换页指出了其存在的问题，即其修改后权利要求1相对于驳回决定所针对的权利要求1删除了如下技术特征：“在十字交叉路口，选择最宽的一条道路为主要道路”、“将圆弧形跨线桥桥面设计为外高内低的坡面，可以方便车辆快速转弯，推荐坡度为3度”、“另外圆弧形跨线隧道b路面设计为外高内低的坡面，可以方便车辆快速转弯，推荐坡度为3度”，而上述修改并非是为了消除驳回决定所指出的如下修改超范围的缺陷而做出的修改，即：“权利要求1中的‘a段坡道度数确定，需要按政府设计建设标准来选择’、‘隧道内道路净高要保证车辆通行，具体高度也需要按政府设计建设标准来确定’、‘c段坡道度数确定，同样需要按政府设计建设标准来选择’”，并且修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围，安某提交的修改文件不符合《专利法实施细则》第六十一条第一款的规定。因此，对该修改文本不予接受。安某于2011年12月19日提交意见陈某书，但未修改申请文件，在此情况下，专利复审委员会决定仍然以国家知识产权局驳回决定所依据的文本作为复审审查基础，该审查兼顾听证与程序节约两原则，符合依法行政宗旨，安某所诉专利复审委员会违背听证原则，导致其丧失应有的申请救济机会等情况与事实不符，对此不予采信。 关于第44124号决定所涉及的有关本申请是否符合《专利法实施细则》第四十三条第一款规定的问题。鉴于安某认可修改事实，且对于专利复审委员会分析指出的六点修改后的内容，无法根据分案原申请的说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定，因此修改超出了原申请公开的范围，不符合上述法律规范规定的认定，虽然安某主张该认定错误，但未能提出合法有效的依据，其主张修改以后的技术方案属于其所认为的最佳方案，但此非其可以违背上述法律规范规定的正当理由。第44124号决定认定事实清楚，对此予以确认。 综上，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持专利复审委员会第44124号决定。 安某不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决、专利复审委员会第44124号决定和国家知识产权局的驳回决定，判决发回国家知识产权局原审查部门继续进行审查。其主要理由是：关于本申请是否修改超范围，安某在本案起诉书和补充材料中已有论述，不再重复。安某向原审法院提起诉讼的主要理由是：专利复审委员会以评判外观设计的审查标准审查本申请，属于适用法律错误。如：“双线”本身反映车辆行使的方向，不是构造“鱼钩型回转桥”、“鱼钩型回转隧道”的发明原理要件，所以加“双线”就成为多余，删除也顺理成章。本申请原理要件为桥路面或隧道路面走势方法与方向改变与其他路面的相对应关系。专利复审委员会在缺少本领域专业知识的前提下，以删除“设定桥下为净空6米”的内容，认定为超范围，是用了外观设计的判断标准来判定本发明。对于“坡度为7度到10度”，“坡度为15度到25度”的限定也同样是安某的最佳建议，是把应当写入说明书的内容错误地写入权利要求书中。根据科学领域技术人员对发明科学事物的判断标准：量变必须达到质变才能认定是超范围，所以法律是允许对发明之量变部分进行修改的。本申请删除数值表述后并未出现结构变化，符合《专利法》第三十三条的规定。 经审理查明，原审法院查明事实属实，且有本申请文本、复审通知书、专利复审委员会第44124号决定以及当事人陈某等证据在案佐证，本院对此予以确认。 本院认为：《专利法实施细则》第四十三条第一款规定：“依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。”《审查指南》第四部分第二章第4.1节的规定：“除驳回决定所依据的理由和证据外，专利复审委员会发现审查文本中存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查，并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定：（1）足以用以驳回决定作出前已告知申请人的其他理由及其予以驳回的缺陷。（2）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。”本案中，对于本申请不符合《专利法实施细则》第四十三条第一款的具体理由，专利复审委员会总结了6点，安某提起本案诉讼的理由涉及其中的第1点和第2点。第1点在国家知识产权局于2012年2月12日发出的第一次审查意见通知书中已经指出，属于《审查指南》中规定的第（1）中情形；第2点属于与驳回决定所指出缺陷相同的缺陷，即《审查指南》中规定的第（2）中缺陷。这些理由在复审阶段指出均符合《审查指南》的规定。安某虽然主张上述认定错误，但未能提出合法有效的依据，其主张修改以后的技术方案属于其所认为的最佳方案，但该主张并非可以违背上述法律规范规定的正当理由。因此，原审法院和专利复审委员会对此认定正确，本院予以维持；安某所提上诉请求及其理由缺乏依据，本院不予支持。 综上，原审判决和专利复审委员会第44124号决定认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，应予维持。安某所提上诉请求及其理由，均缺乏依据，本院对此不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一、二审案件受理费各一百元，均由安某负担（均已交纳）。 本判决为终审判决。 审　判　长　　谢某 代理审判员　　钟　鸣 代理审判员　　亓　蕾 二○一三年十二月二十日 书　记　员　　王颖慧 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第33条 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第43条1款 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第60条1款 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第61条1款 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 中华人民共和国行政诉讼法 第61条1款1项