甲公司乙公司政管理总局商标评审委员会一审行政判决书

甲公司乙公司政管理总局商标评审委员会一审行政判决书 北京知识产权法院 行政判决书 (2015)京知行初字第2563号 丙公司，住所地大不列颠及北爱尔兰联合王国伦敦慈爱教堂街52-54号第五层。 法定代表人伊萨·洛金。 委托代理人余某，某律师事务所律师。 委托代理人艾可颂，某律师事务所律师。 丁公司政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区某地。 法定代表人何某，主任。 委托代理人张某，戊公司政管理总局商标评审委员会审查员。 第三人刘某。 丙公司（己公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，庚公司政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2014年12月28日作出的商评字[2014]第113417号关于第9631266号“TOM-CAT及图（指定颜色）”商标无效宣告请求裁定（简称被诉裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2015年4月27日受理后，依法组成合议庭，并通知刘某作为第三人参加本案诉讼，于2016年3月16日公开开庭进行了审理。辛公司的委托代理人艾可颂，被告商标评审委员会代理人张某到庭参加了诉讼。第三人刘某未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 被诉壬公司就刘某获准注册的第9631266号“TOM-CAT及图（指定颜色）”商标（简称诉争商标）提出的商标无效宣告请求而作出的，该裁定认定：一、癸公司提供的在案证据不足以证明其“TalkingTom”及其卡通形象商标在诉争商标申某册日前经过长期使用、销售及广告宣传等，在市场上已具有很高知名度，并为相关消费者所熟知，构成了驰名商标。子公司关于诉争商标构成2001年实施的《中华人民共和国商标法》（简称2001年《商标法》）第十三条之情形的主张缺乏足够证据佐证，不予支持。二、癸公司提交的证据或未显示时间或显示的时间晚于诉争商标申某册时间，不足以证明诉争商标侵犯了其在先的著作权，同时，申请人提交的证据也不足以证明在诉争商标申某册之前，在与诉争商标指定使用商品相同或类似商品上，申请人使用与诉争商标相同或近似的未注册商标并达到有一定影响的程度。因此，诉争商标未违反2001年《商标法》第三十一条的规定。三、癸公司的主张不属于2001年《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形，且诉争商标本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。此外，癸公司提交的证据亦不足以证明诉争商标的注册违反了2001年《商标法》第四十一条的规定。综上，依照2014年实施的《中华人民共和国商标法》（简称2014年《商标法》）第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，裁定诉争商标予以维持。 丑公司诉称：一、原告对自己设计发布的移动电子设备娱乐应用程序中的卡通主角“会说话的汤姆猫”（TalkingTom）的形象拥有著作权，诉争商标与原告“汤姆猫”的头像部分完全相同，是对原告美术作品的抄袭与复制，侵犯了原告的在先著作权。二、原告的“汤姆猫”的形象在全球和中国范围内均已经拥有一定的影响，第三人的注册行为属于抢注，违反了2014年《商标法》第三十二条的规定。三、原告的“汤姆猫”商标经过长期、持续的宣传和使用，已经成为了国内广为知晓的驰名商标。四、第三人抄袭原告的原创卡通形象，具有明显的恶意。据此，原告认为，被诉决定认定事实错误，适用法律不当，审查程序错误，应予撤销。综上，请求法院依法撤销被诉裁定，判令商标评审委员会重新作出裁定。 被告商标评审委员会辩称：被诉裁定依据充分，认定事实清楚，适用法律正确，符合法律程序，故请求法院维持被诉裁定。 本院经审理查明： 诉争商标系第9631266号“TOM-CAT及图（指定颜色）”商标（商标图样附后），由刘永寅公司政管理总局商标局（简称商标局）申某册，于2013年1月7日被核准注册，核定使用的商品为第9类蓄电池、电池充电器，其专用期限至2023年1月6日。 国际注册第111卯公司（辰公司）于2011年8月30日在欧盟完成基础注册，于2012年4月14日通过世界知识产权组织国际局向商标局提出领土延伸保护申请，指定使用商品为第9类手持计算机、电话、计算机游戏软件等。 国际注册第1111360号“TalkingTom”巳公司于2011年8月30日在欧盟完成基础注册，于2012年4月14日通过世界知识产权组织国际局向商标局提出领土延伸保护申请，指定使用商品为第9类手持计算机、电话、计算机游戏软件等。 针对诉争商标，午公司于2014年3月20日向商标评审委员会提出撤销注册申请，其主要理由为：未公司享有在先著作权的美术作品完全相同，同申公司已经使用并具有一定影响的国际注册第1111352号图形商标、国际注册第1111360号“TalkingTom”系列商标高度近似，诉争商酉公司的在先著作权，亦构成对“TalkingTom”系列商标的抢注。戌公司的宣传和使用，“TalkingTom”及其卡通形象为中国公众所熟知，具有极强的显著性和知名度，构成驰名商标。刘某申某册诉争商标具有明显的不正当竞争的主观恶意，若被注册将引起消费者的混淆和误认，损害消费者利益并扰乱正常市场秩序，造成不良的社会影响。综上，依据2001年《商标法》第十条第一款第（八）项、第十三条第二款、第三十一条、第四十一条及《民法通则》第四条的相关规定，请求对诉争商标予以无效宣告。 同时，午公司提交了以下主要证据：百度搜索引擎等网页关于“TalkingTom”的搜索结果、国家图书馆出具的媒体查询结果及公证书、国外媒体对“TalkingTom”的报道、相关版权登记证书、外观设计专利证书、商标注册信息、“TalkingTom”iOS下载排名和广告宣传资料复印件等。 刘某在商标评审委员会规定期限内未予答辩。 2014年7月30日，午公司亥公司。 商标评审委员会于2014年12月28日作出被诉裁定。 诉讼过程中，甲23公司提交了以下证据：1、著作权转让合同及声明，显示AndreyKravchenko与Ekipa7d.o.o于2010年11月22日签订了知识产权转让协议，乙24公司主张著作权的作品图案，该协议于2015年5月29日由原告的代表IzaLogin签字确认，原告于某发表声明，说明Ekipa7d.o.丙25公司的前身，丁26公司戊27公司合并而解散，公证机关对IzaLogin签字的真实性进行了确认。2、iTunesStore于己28公司的邮件，显示应用程序“会说话的汤姆猫（TalkingTomCat）”1.0版本已经获批，庚29公司进行销售。3、（2015）沪东证经字第9926号和第13359号《公证书》，显示2015年8月14日苹果应用程序商店中有“会说话的汤姆猫”应用程序，辛30公司主张权利的作品的头像部分，相关信息中显示版本1.0发布于2010年6月26日，最早的评论发布于2010年7月。《公证书》的内容还包括应用程序的下载情况和网络上关于“会说话的汤姆猫”应用程序的报道情况。4、（2015）商标异字第49951号《第11282353号“图形”商标不予注册的决定》、国家知识产权局专利复审委员会认定原告在先著作权的无效审查决定，用以证明行政机关已经对原告的在先著作权予以认定并给予保护，根据“举重明轻”原则，诉争商标与原告作品构成实质性相似，诉争商标构成对原告著作权的侵犯；5、原告的“会说话的汤姆猫”形象被用作百事可乐的代言人，壬31公司合作推出文具、玩具的相关资料，用以证明原告的商标已经驰名，诉争商标与原告在先使用并享有较高知名的应用程序服务受众群相同，商品功能用途方面与服务关联密切，构成类似商品和服务。 上述事实，有诉争商标的商标档案、癸公司在商标无效宣告阶段提交的证据材料以及在诉讼过程中提交的证据材料、癸公司的国际注册第1111352号商标和国际注册第1111360号商标的商标档案、当事人陈某等证据在案佐证。 本院认为： 一、关某案的法律适用问题 2014年《商标法》已于2014年5月1日施行。鉴于本案诉争商标的核准注册时间处于2001年《商标法》施行期间，而被诉裁定的作出时间以及本案的审理时间处于2014年《商标法》施行期间，故本案涉及2001年《商标法》与2014年《商标法》的法律适用问题。 《中华人民共和国立法法》第九十三条规定：“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”根据该条规定和“程序从新、实体从旧”的原则，在对于已经注册的商标审查其应否被无效时，应当适用行为时法判定。鉴于本案诉争商标为2014年《商标法》修改决定施行前已经核准注册的商标，故本案程序问题的审理应适用2014年《商标法》，而本案实体问题的审理应适用2001年《商标法》。 二、关于诉争商标的注册是否构成2001年《商标法》第十三条规定之情形 2001年《商标法》第十三条规定：“就相同或者类似商品申某册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申某册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。” 认定驰名商标，应当考虑相关公众对该商标的知晓程度，该商标使用的持续时间，该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围，该商标作为驰名商标受保护的记录和该商标驰名的其他因素。本案中，辛公司主张构成驰名的国际注册第1111352号图形商标、国际注册第1111360号商标在诉争商标申请日之前均为未注册商标。原告就此提交的使用证据中多数只能证明两商标在诉争商标申请日之后的使用情况，不能证明上述两个未注册商标在诉争商标申某册之前已经达到驰名程度。被告认定此二商标不构成驰名商标，诉争商标不构成2001年《商标法》第十三条之情形，并无不当。 三、关于诉争商标的注册是否构成2001年《商标法》第三十一条规定之情形 2001年《商标法》第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”本案中，辛公司主张诉争商标的注册损害了其对涉案作品拥有的在先著作权，且属于以不正当手段抢先注册的其已经使用并有一定影响的商标。 根据《中华人民共和国著作权法》及相关规定，作品的著作权属于作者，在作品上署名的自然人、法人或者其他组织视为著作权人，但有相反证明的除外。当事人提供的涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明，取得权利的合同等，可以作为证据。 本案中，诉争商标申请日为2011年6月23日，辛公司主张其对涉案美术作品拥有在先著作权，应当证明其在2011年6月23日之前已经创作完成涉案美术作品。 辛公司提交的主张其为争议美术作品在先著作权人的证据中，著作权登记证书不经实质审查，其上显示的首次创作时间不能作为认定著作权形成时间的依据；iTunesStore发送的邮件和应用程序的版本信息、评论只能证明“会说话的汤姆猫”应用程序的上线时间为2010年6月26日，但由于没有显示原告主张权利的美术作品，不能证明该美术作品于2010年6月26日已经形成；公证书保全的内容虽有原告主张权利的美术作品，但保全的时间为2015年8月14日，只能证明在该时间存在署名为原告的涉案美术作品；著作权转让合同及著作权主体承继关系声明的公证文件仅对2015年5月29日确认该合同的签字进行了公证，不能证明该合同签订日期的真实性；相关媒体报道中出现涉案美术作品的时间均晚于诉争商标的申请日；行政机关在其他案件中作出的认定对本案不具有约束力，且对于在先著作权人的认定会因为相反证据显示的时间而有所变化，故其他案件中的认定亦不能说明原告在本案中是涉案美术作品的在先著作权人。综上，辛公司提交的证据均不能证明其为涉案美术作品的在先著作权人。辛公司提交的证据亦不能证明其商标在诉争商标申请日前已有一定影响，且第三人刘某以不正当手段抢先注册，因此，被诉裁定关于诉争商标的申某册未构成2001年《商标法》第三十一条之情形的认定正确。 四、关于诉争商标的注册是否构成2001年《商标法》第十条第一款第（八）项规定之情形 《商标法》第十条第一款第（八）项规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。根据相关规定，人民法院在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时，应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文某、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。本案中，第三人申某册诉争商标的行为并未对我国政治、经济、文某、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极和负面的影响。原告的主张缺乏依据，本院不予支持。 综上，被告作出的被诉决定证据确凿，适用法律、法规正确，审查程序合法。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，本院判决如下： 癸32公司的诉讼请求。 案件受理费人民币一百元，丙公司负担（已交纳）。 如不服本判决，甲公司可在判决书送达之日起三十日内，戊公司政管理总局商标评审委员会、刘某可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并预交上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。 审　判　长　　崔　宁 人民陪审员　　仝连飞 人民陪审员　　郭艳芹 二〇一六年三月三十一日 书　记　员　　陈　璐 本案法律依据 中华人民共和国著作权法(2010修正) 中华人民共和国民法通则(2009修正) 第4条 中华人民共和国商标法(2013修正) 第10条1款8项 中华人民共和国商标法(2013修正) 第32条 中华人民共和国商标法(2013修正) 第44条3款 中华人民共和国商标法(2013修正) 第45条2款 中华人民共和国商标法(2013修正) 第46条 中华人民共和国行政诉讼法(2014修正) 第69条 更多