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蒙某贡自动化西班牙集团、甲公司侵害发明专利权纠纷二审民事判决书
中华人民共和国最高人民法院
民事判决书
(2020)最高法知民终1261号
上诉人(原审原告)：蒙某贡自动化西班牙集团(MONDRAGONASSEMBLY,S.COOP.)。住所地：西班牙王国基普斯夸阿雷查瓦莱塔20550拜内特塞工业园区,某某。
代表人：路易斯•玛里•伊马斯•贝罗塔兰(LUIS•MARI•IMAZ•BERROTARAN)，该公司总经理。
委托诉讼代理人：耿某某，某律师事务所律师。
委托诉讼代理人：陈某，某律师事务所律师。
被上诉人(原审被告)：甲公司。住。住所地：中华人民共和国广东省深圳市宝安区某地西侧创维数字大厦某某802/div>
法定代表人：吴某，该公司执行董事兼总经理。
委托诉讼代理人：郑某，某律师事务所律师。
上诉人蒙某贡自动化西班牙集团(以下简称庚29公司)乙公司(以下简称乙公司)侵害发明专利权纠纷一案，不服上海知识产权法院于2020年3月31日作出的(2019)沪73知民初111号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年8月3日立案后，依法组成合议庭，并于2020年12月1日对本案进行询问。上诉人蒙某贡集团的委托诉讼代理人耿某某、陈某，丙公司的委托诉讼代理人郑某2庭参加诉讼。本案现已审理终结。
庚29公司上诉请求：撤销原审判决；丁公司停止侵权行为；乙公司赔偿经济损失(含专利临时保护期间的合理使用费)及合理开支共计110万元。在二审庭审中，戊公司H1300型号被诉侵权产品的主张，变更诉讼请求第三项为：“乙公司赔偿经济损失(含专利临时保护期间的合理使用费)及合理开支共计60万元”。事实与理由：(一)原审法院认定事实不清。乙公司生产、许诺销售的型号为H1200太阳能电池片自动串焊机所采用的技术方案落入了名称为“用于生产太阳能电池串的方法和装置”，专利号为ZL20131037……的发明专利(以下简称涉案专利)权利要求1的保护范围。庚29公司原审提交的证据5视频可以看出，被诉侵权产品输送带上部分相邻的电池片之间的间距明显宽于其他电池片之间的间距，且电池串在经过切刀时该较长的间距处明显存在被切割的动作。因此，被诉侵权产品中导体带L2大于导体带L1。(二)原审法院法律适用错误。己公司向特定客户销售，庚29公司进行购买取证有现实困难。原审法院应充分考虑涉案专利的特点和当事人的举证能力，合理确定专利侵权的举证分配及认定规则。应结合具体案情对侵权指控成立的可能性大小以及双方当事人的举证能力进行分析，不能简单地适用“谁主张谁举证”的一般原则。在庚29公司已经提供被诉侵权产品工作视频并极力举证的情形下，在案证据已经满足优势证据的要求。如果原审法院认为庚29公司的证据证明力尚有欠缺，庚公司提供其制造方法不同于专利方法的证据。
乙公司辩称：(一)证据5的视频未公开太阳能电池片的背面，导体带无法从视频中完整呈现，不能推导出被诉侵权产品具有两组不同导体带的特征。庚29公司关于被诉侵权产品具备上述技术特征的推定缺乏事实依据。(二)太阳能电池片的背面属于正极，导体带无需全部覆盖，仅需要在电池串最后一节电池片的铺设时，进行定位装置的设置即可实现采用同一长度的导体带连续生产的目的。被诉侵权产品太阳能电池片上不存在两组不同长度的导体带的技术特征。若需要采用涉案专利方法进行生产，不仅需要对长度不同的导体带的铺设进行定位设置，还要剪切长度不同的导体带5和导体带7，需要进行更为繁琐的设置。综上，庚29公司的上诉请求不能成立，请求法院驳回其上诉请求。
庚29公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2020年3月13日立案受理，庚29公司请求法院丁公司：1.停止侵权行为；2.赔偿庚29公司经济损失(含涉案专利临时保护期间的合理使用费)100万元；3.辛公司侵权行为所支付的合理费用10万元。事实与理由：庚29公司是涉案专利权利人，本案请求保护权利要求1-2、9-12。乙公司未经庚29公司许可制造、销售、许诺销售侵害庚29公司专利权的太阳能电池片自动串焊机。乙公司在其官方网站上公然销售和许诺销售H1300型太阳能电池片自动串焊机，并自称“截止到2017年，销售量已突破400台”。乙公司于2018年5月28-30日在上海新国际博览中心举行的第十二届(2018)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会上展出了H1300型太阳能电池片串焊机，并散发了产品的相关宣传手册。2018年8月7日，壬公司发送律师函，要求就涉案专利侵权事宜进行商谈，癸公司拒绝进一步商谈。乙公司的行为给庚29公司的正常商业活动带来了巨大的商业损失。
乙公司原审答辩称：被诉侵权产品没有落入涉案专利权利要求的保护范围。子公司从被诉侵权产品中获利，索赔金额缺乏依据。
原审法院认定如下事实：
(一)庚29公司享有专利权的相关事实
涉案专利申请日为2013年8月23日，授权公告日为2017年4月12日，优先权日为2012年8月31日。2018年3月1日，著录项目变更庚29公司通过专利权转移的方式成为专利权人，丑公司。该专利目前处于有效状态。庚29公司在原审中主张，乙公司生产、许诺销售及销售的型号为H1200和H1300太阳能电池片自动串焊机所采用的技术方案落入了涉案专利权利要求1-2及9-12的保护范围。
庚29公司主张的涉案专利权利要求1、2、9-12，具体内容为：
1.一种生产太阳能电池串(11，12)的方法，包括以下步骤：通过第一长度(L)的至少一个导体带(5)连接至少两个太阳能电池(1，1′，1″)，直到用于生产第一太阳能电池串(11)的太阳能电池(1，1′，1″)连接在一起为止，其中所述太阳能电池(1，1′，1″)分别以串电池间距(s)彼此间隔开；
通过至少一个导体带(7)连接另一个太阳能电池(2)与所述第一太阳能电池串(11)的最后一个太阳能电池(1″)，所述至少一个导体带(7)与具有第一长度(L)的所述导体带(5)相比被加长，其中所述另一个太阳能电池(2)与所述最后一个太阳能电池(1″)以大于所述串电池间距(s)的间距(t)间隔开，以及其中所述另一个太阳能电池(2)形成用于第二太阳能电池串(12)的第一个太阳能电池；以及
分离加长的导体带(7)以分离所述第一太阳能电池串(11)。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述加长的导体带(7)被分离时,中间部分被切掉。
9.一种用于生产太阳能电池串(11，12)的装置，所述用于生产太阳能电池串(11，12)的装置用于执行根据权利要求1-8中任一项所述的方法并且具有用于通过至少一个导体带(5)连接两个太阳能电池(1，1′，1″，2，2′，2″)的模块，其中所述模块包括：
用于输送太阳能电池(1，1，1″，2，2′，2″，3)的输送装置(17)；
用于将太阳能电池放置在所述输送装置(17)上的放置装置(18)；
定位装置(21)，所述定位装置用于将至少一个导体带(5，7)的前部定位在被放置在输送装置(17)上的太阳能电池上，其中不同长度的导体带(5，7)能够通过所述放置装置(21)被放置；以及
分离装置(8)，所述分离装置用于分离在通过所述输送装置(17)输送的两个相互连接的太阳能电池(1，1′，1″，2，2′，2″，3)之间的导体带(7)。
10.根据权利要求9所述的用于生产太阳能电池串(11,12)的装置，其特征在于，所述分离装置(8)被设计成使得当所述导体带(7)被分离时，过量的导体带长度能够被移除。
11.根据权利要求10所述的用于生产太阳能电池串(11,12)的装置,其特征在于,所述分离装置(8)包括相对于输送方向彼此相邻布置的两个切割或剪切元件(13,14)。
12.根据权利要求11所述的用于生产太阳能电池串(11,12)的装置,其特征在于,所述分离装置(8)包括能够移动通过所述切割或剪切元件(13,14)之间的冲压主体(15)。
(二)与被诉侵权行为有关的事实
2018年5月29日，庚29公司取证人员耿某某与公证处公证员陶某1、工作人员夏某某一同到位于上海市上海新国际博览中心，该中心正在举办第十二届(2018)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)展览会暨论坛。取证人员在公证处公证员和工作人员的监督下，对中心外观及指示牌进行拍照，根据指示牌来到Ｅ5展馆……展位后对该展位进行拍照并录像，并从该展位取得宣传册一份。展位上方标明“甲公司”“全自动太阳能电池片串焊机”。现场摆放显示型号为Ｈ1300的串焊机，展板或者现场派发的产品宣传册显示，乙公司的产品型号包括Ｈ1300(1300Ｃ)、Ｈ1300Ｐ、Ｈ2600、Ｈ730、Ｈ900。上海市静安公证处对上述过程出具(2018)沪静证经字第1310号公证书。原审法院将蒙某寅公司宣传手册中相关产品的图片进行比对发现，展会现场摆放的串焊机与宣传手册中的Ｈ1300明显不同，相对而言与宣传手册中的Ｈ1300Ｐ较为接近。
2018年6月26日，庚29公司取证人员耿某某在公证处公证员陶某工作人员刘某的监督下，使用公证处电脑，卯公司官网，点击“产品中心”菜单中的“全自动串焊机”，点击“Ｈ1300太阳能电池片自动串焊机”，点击“屏幕录像专家”软件进行同步录制，点击网页上登载的Ｈ1300串焊机操作视频链接ｈｔｔｐ:／／ｖ.ｙｏｕｋｕ.ｃｏｍ／ｖ_ｓｈｏｗ／ｉｄ_ＸＭＴｇ4ＮＴｋｚＭＴＡｘＭｇ＝＝.ｈｔｍｌ，进入相对应页面播放视频，播放视频，视频分为两段，前半段为“深圳鑫鸿华太阳能Ｈ1200全自动电池片串焊机”，显示上传于2016年12月27日，后半段为“深圳鑫鸿华太阳能Ｈ1300全自动电池片串焊机”，显示上传时间为2017年3月22日，停止“屏幕录像专家”的录制程序，现场生成并取得名为“录像2”的视频文件一个，北京市长安公证处对上述过程出具(2018)京长安内经证字第26691号公证书。
2018年8月7日，辰公司发送律师函，巳公司制造、许诺销售、销售的型号为H1300太阳能电池片自动串焊机产品涉嫌侵犯庚29公司涉案专利，午公司使用，未公司拒绝合作并继续未经许可实施涉案专利，庚29公司将采取必要法律措施维护合法权利。律师函附件包括庚29公司出具的委托书、涉案专利授权文本及登记簿副本、比对分析。乙公司当庭确认收到庚29公司律师函，比对内容为涉案专利权利要求1。
(三)关于损害赔偿相关的事实
庚29公司提供两张航空运输电子客票行程单，分别为2018年5月28日从北京到上海虹桥，金额为1280元，2018年5月30日从上海虹桥到北京，金额为1260元。
2018年5月29日，某律师事务所开具上海增值税专用发票(票号：37140102)，服务名称为住宿服务某房费，金额为1544元。
2018年6月28日，某律师事务所开具上海增值税专用发票(票号：13666203)，服务名称为鉴证咨询服务某公证服务费，金额为3000元。备注为(2018)内经1310号。
2018年7月6日，某律师事务所开具北京增值税专用发票，服务名称为鉴证咨询服务某公证服务费，金额为2500元。备注为(2018)京长安内经证字第26691号。
2019年7月10日，庚29公司向原审法院提供律师服务费清单，总金额为60600元。
原审法院认为：
(一)关于庚29公司能否对取得专利权之前的专利侵权行为提起诉讼。庚29公司系受让取得涉案专利权，我国专利法规定专利权的转让自登记之日起生效，庚29公司取得涉案专利权之日为2018年3月1日。庚29公司也未提供专利转让合同、授权书等证据予以证明其有权主张转让生效之前的专利权及临时保护期的权利。庚29公司在取得涉案专利权之前并非权利主体，故无权就2018年3月1日之前的专利侵权行为提起诉讼或主张临时保护期使用费，仅有权主张2018年3月1日之后的涉案专利权。
(二)申公司在展会上展出的产品是否构成侵权。乙公司在展会上展出的全自动太阳能电池片串焊机产品，照片显示标记型号为H1300，乙公司辩称实际型号为H1300P，庚29公司指控为侵权产品。酉公司宣传册中的照片明显不一致，且庚29公司仅提供图片，原审法院无法判断乙公司在展会现场展出的产品结构以及制造太阳能电池串的方法，无法进行侵权比对，庚29公司应承担举证不能的法律后果。
(三)申公司官网视频能否证明侵权。经比对，主要争议集中在被诉侵权产品是否具有“加长的导体带(7)”“加长的导体带(7)被分离时，中间部分被切掉”的技术特征。综观现有证据，难以认定视频中显示的方法落入涉案专利权的保护范围。理由如下：1.视频中未示出“第一长度(L)”“加长的导体带(7)”“中间长度被切掉”。2.庚29公司未能提供实体产品供法庭勘验，从双方的陈述来看，争议的技术特征需要近距离才能观察到，视频拍摄角度无法确定，无法根据视频对导体带7与导体带5的长短进行比较。3.证明被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围是庚29公司的举证责任范围，戌公司制造且公开销售侵权产品，庚29公司有机会取证到被诉侵权产品。亥公司参加展会，也未能申请保全证据。现庚29公司未能提供证物进行比对，根据技术特征全面覆盖原则，甲23公司实施了专利方法，庚29公司应承担举证不力导致无法查明案件事实的不利后果。
综上，原审法院判决：驳回庚29公司的诉讼请求。案件受理费14700元，由庚29公司承担。
原审查明的事实基本属实，本院予以确认。
本院经审理查明：庚29公司原审提交的证据5为(2018)京长安内经证字第26691号公证书，内附H1200被诉侵权产品工作状态的视频。该视频中6分34秒显示，被诉侵权产品输送台上切刀左侧的电池片呈连续状态，彼此间距较小，在切刀的右侧有两个电池片之间间距明显宽于其他电池片之间的间距，通过焊条连接前述两个电池片的正负极。视频中可见所有电池片的正面焊条沿轴线方向完全覆盖了电池片的长度，未显示电池片背部焊条覆盖情况。在6分35秒，切刀对该较长间距处的焊条有切割分离动作。
二审程序中，庚29公司明确其仅主张H1200型号被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1的保护范围，乙24公司网站已经下架涉案产品视频链接，丙25公司被诉许诺销售行为请求判令其停止侵权的主张。
二审庭审后，经本院释明，丁26公司提交被诉侵权产品使用不同于涉案专利方法的证据。乙公司未在规定期限内举示相关证据。
本院认为，结合本案案情及双方当事人诉辩主张，本案二审的争议焦点为：被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求1的保护范围；法律责任的承担。
(一)关于被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求1的保护范围
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，应当认定其没有落入专利权的保护范围。”
本案中，关于H1200被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求的保护范围，双方争议的核心问题在于被诉侵权产品是否具有与“加长的导体带”相同或等同的技术特征。由于庚29公司未保全到该型号的被诉侵权产品，戊27公司网站涉及许诺销售的被诉侵权产品工作视频进行比对。
该视频显示，被诉侵权产品传送带上的电池片之间存在两种不同间距，相邻的电池片均通过导体带连接，即由导体带连接右侧电池板的背面与左侧电池板的正面，且焊条均完整覆盖了电池的正面的轴线方向。乙公司辩称涉案视频未显示电池板背面，导体带的长度不可见，故无法证明导体带完整覆盖了背面的轴线方向。并且仅需要在电池串的最后一节电池铺设时将导体带不完全覆盖电池板背面即可实现采用同一长度的导体带连续生产的目的。本院认为，结合在案证据可以认定被诉侵权产品落入权利要求1的保护范围，具体分析如下：
首先，结合涉案视频中被诉侵权太阳能电池片产品正面导体带的铺设状态以及太阳能电池片正负极连接效果的需要，可以初步证明导体带在电池片背面的铺设状态与正面铺设状态相同。本案中，被诉侵权太阳能电池片产品正面铺设的导体带完整覆盖了其轴线方向的长度，而采用与正面铺设方式相同的方法将导体带完整覆盖背面轴线方向的长度，显然是实现相邻太阳能电池片连接的合理技术方案。
其次，在庚29公司已尽初步证明责任的情况下，经本院释明，乙公司仍未出示相反证据。乙公司辩称，其可以通过在电池串连接部分减少电池片背面导体带的覆盖长度来弥补中间加长间距的长度，从而实现相同长度导体带达到不同相邻间距的效果。己28公司主张的上述技术方案，显然需要对不同电池片的导体带背面铺设作不同处理。本案中，乙公司未提交相关证据证明不完全覆盖电池片背面不会影响连接的效果，特别是在本院释明的情况下，其仍未就其上述抗辩主张提交证据予以证明。
最后，本案权利人存在举证困难的客观性。因涉案专利权利要求1为方法权利要求，且属于对现有串焊技术的改进，庚29公司生产现场和难以取得完整的制造方法证据的主张具有一定合理性。
综上，本院认为在案证据可以合理推定被诉侵权产品具有与涉案专利权利要求1中“加长的导体带7”相同的技术特征，已经达到民事诉讼高度盖然性要求。原审法院仅依据证据5视频中未显示被诉侵权产品太阳能电池片导体带背面的铺设情况即认定庚29公司未尽举证义务，系对举证责任分配和民事诉讼证明标准的错误理解，本院予以纠正。
庚29公司提交的公证书显示，乙公司直至2018年6月26日仍在其官方网站播放涉及H1200型号被诉侵权产品的视频，辛30公司存在许诺销售行为并应就此承担侵权责任的主张，本院予以支持。
(二)关于法律责任的承担
《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”
本案中，如前所述，乙公司存在许诺销售依照专利方法直接获得的产品的侵权行为。本院认为，许诺销售行为通常发生在产品制造完成之后，产品销售之前。许诺销售行为的存在，可能会给专利权人造成专利产品的价格侵蚀、商业机会的减少或者延迟等损害，故应承担损害赔偿责任。本案中，因庚29公司未提交证据证明其因被诉许诺销售行为受到的实际损失，故本院结合涉案专利的性质、乙公司的侵权情节、侵权期间，壬31公司赔偿庚29公司经济损失10万元。庚29公司在本案中提交了律师费、公证费、住宿费以及交通费等合理开支费用，考虑到合理开支系针对两款被诉侵权产品且本案仅认定其中一款被诉侵权产品侵权等因素，癸32公司赔偿庚29公司合理开支5万元。
综上，庚29公司的上诉请求部分成立，应予支持。原审判决认定事实不清，适用法律错误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：
一、撤销上海知识产权法院(2019)沪73知民初111号民事判决；
二、甲公司于本判决生效之日起十日内赔偿蒙某贡自动化西班牙集团经济损失10万元及维权合理开支5万元；
三、驳回蒙某贡自动化西班牙集团的其他上诉请求。
如未按本判决指定的期限履行金钱给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费14700元，由蒙某贡自动化西班牙集团负担10000元，甲公司负担4700元；二审案件受理费9800元，由蒙某贡自动化西班牙集团负担6800元，甲公司负担3000元。
本判决为终审判决。
审判长 张某
审判员 傅 蕾
审判员 何 隽
二〇二一年三月二十三日
法官助理宾岳成
书记员谢某
裁判要点
案 号
(2020)最高法知民终1261号
案 由
侵害发明专利权纠纷
合议庭
审判长：张某
审判员：傅蕾、何某
法官助理：宾岳成
书记员：谢某
裁判日期
2021年3月23日
涉案专利
“用于生产太阳能电池串的方法和装置”发明专利(ZL20131037……)
关键词
侵害发明专利权；许诺销售；损害赔偿
当事人
上诉人(原审原告)：蒙某贡自动化西班牙集团；
被上诉人(原审被告)：甲公司。
裁判结果
判决：一、撤销上海知识产权法院(2019)沪73知民初111号判决；二、甲公司于本判决生效之日起十日内赔偿蒙某贡自动化西班牙集团经济损失10万元及维权合理开支5万元；三、驳回蒙某贡自动化西班牙集团的其他上诉请求。
原判决主文：驳回蒙某贡自动化西班牙集团诉讼请求。
涉案法条
《中华人民共和国专利法》第六十五条；
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条；
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项
法律问题
专利侵权的认定；许诺销售的赔偿责任认定
裁判观点
1.本案权利人存在举证困难的客观性。因涉案专利权利要求1为方法权利要求，且属于对现有串焊技术的改进，庚29公司生产现场和难以取得完整的制造方法证据的主张具有一定合理性。
2.许诺销售行为通常发生在产品制造完成之后，产品销售之前。许诺销售行为的存在，可能会给专利权人造成专利产品的价格侵蚀、商业机会的减少或者延迟等损害，故应承担损害赔偿责任。
注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。
本案法律依据
中华人民共和国专利法(2008修正) 第65条
最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第7条
中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第170条1款2项
中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第253条