曾某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2010)高行终字第1117号 审理法官： 刘某 岑宏宇 石某 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2010.11.10 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 代理律师/律所：陈某,某律师事务所; 权责关键词： 行政判决 维持原判 // 曾某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2010)高行终字第1117号 上诉人（原审原告）曾某。 委托代理人陈某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区某地银谷大厦10－12层。 法定代表人张某，副主任。 委托代理人葛某，该委员会审查员。 委托代理人郭某，该委员会审查员。 上诉人曾某因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第1329号行政判决，向本院提起上诉。本院2010年9月6日受理本案后，依法组成合议庭，于2010年10月27日公开开庭进行了审理。上诉人曾某及其委托代理人陈某，被上诉人国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人葛某、郭某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 北京市第一中级人民法院认定，2000年9月8日，曾某向国家知识产权局提出了名称为“一种既可外用又可内服的矿物类中药”的发明专利申请（简称本申请）。2009年1月9日，国家知识产权局针对曾某于2008年7月16日提交的说明书第1至3页、权利要求第1项和说明书摘要，以对说明书和权利要求书的修改不符合2000年修正的《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第三十三条的规定为由驳回了本申请。曾某不服，于2009年1月16日向专利复审委员会提出复审请求。2009年12月9日，专利复审委员会作出第20574号复审请求审查决定（简称第20574号决定），以曾某对说明书和权利要求书的修改超出了原始申请文件记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定为由，维持了国家知识产权局驳回本申请的决定。 北京市第一中级人民法院认为，曾某于2009年8月13日提交的权利要求书和说明书的修改替换页中，将配方中的水银、明矾、牙硝、硼砂分别由八两、八两、十两、五分修改为240g、240g、300-330g、1.5g，这种修改导致专利申请文件中的内容前后不一致，本领域的技术人员也不能从原始申请文件中直接地、毫无疑义地确定修改前后的内容是相同的，因此构成修改超范围，因此专利复审委员会认定修改说明书不符合专利法第三十三条的规定是正确的。 北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持专利复审委员会作出的第20574号决定。 曾某不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销第20574号决定和原审判决。其上诉理由为：将原始申请文件中的旧制的计量标准“两”转换为国际计量单位“克”，配方没有任何改变，而且一两等于30克的换算是有法规依据和事实依据的。专利复审委员会服从一审判决。 本院经审理查明： 2000年9月8日，曾某向国家知识产权局提出本申请，申请号为00113917.7，公开日为2002年2月27日。 2009年1月9日，国家知识产权局针对曾某于2008年7月16日提交的说明书第1至3页、权利要求书第1项和说明书摘要，以对说明书和权利要求书的修改不符合专利法第三十三条的规定为由驳回了本申请。驳回所针对的权利要求如下：“1.一种具有益肾气化痰祛瘀强壮筋骨安神利水之功效的中药，它的组分及用量配比为：水银240克、明矾240克、硝石300克-330克，其特征是：在上面矿物中药中又加入了一种矿物中药硼砂1.5克升丹。” 2009年1月16日，曾某对驳回决定不服，向专利复审委员会提出复审请求。2009年4月8日，曾某再次提交复审请求书，同时提交了经修改的说明书及摘要全文替换页。形式审查合格后，专利复审委员会受理了复审请求，并于2009年5月4日向曾某发出《复审请求受理通知书》，同时将本申请移交国家知识产权局原审查部门进行前置审查。国家知识产权局原审查部门对复审请求进行了前置审查，认为本申请不符合专利法第三十三条的规定，坚持驳回决定。 2009年7月24日，专利复审委员会向曾某发出《复审通知书》，指出：曾某于2009年4月8日提交的说明书和2008年7月16日提交的权利要求书中，将说明书第1页和权利要求配方中的水银、明矾、牙硝、硼砂分别由八两、八两、十两、五分修改为240克、240克、300-330克、1.5克，并在权利要求中增加了“具有益肾气化痰祛瘀强壮筋骨安神利水之功效的中药”的描述，同时将发明名称修改为“一种具有益肾气化痰祛瘀强壮筋骨安神利水之功效的中药”。然而，本申请说明书并没有明确所述“两”采用的是新制还是旧制，不能唯一确定本申请中所用的“两”为旧制的两，即便能够确定其所采用的是旧制的“两”，由于旧制中一两为31.25克，那么十两至十一两硝石也不等于300-330克硝石，因此，本领域技术人员无法根据原始说明书和权利要求书记载的信息直接地、毫无疑义地确定十两至十一两硝石即在300-330克范围内。同样，本领域技术人员也无法根据原始申请文件记载的内容确定修改后水银、明矾、硼砂的克数。另外，原始申请文件中并未记载所述中药具有化痰、祛痰、安神、利尿、强壮筋骨的功效。上述修改后的内容在原始说明书和权利要求书中没有相应的记载，也不能由原始说明书和权利要求书记载的信息直接地、毫无疑义地确定，曾某对说明书和权利要求书的修改超出了原始申请文件记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。 2009年8月13日，曾某针对《复审通知书》指出的问题提交了意见陈某2书和说明书、权利要求书(共1项权利要求)和摘要的全文替换页，并提交了下述附件： 附件1：《方剂学》(供中医药类专业用)，段富津主编，上海科学技术出版社出版，1995年6月第1版，1998年5月第3次印刷，该书封面、出版信息页和第17页的复印件共3页。第17页中有如下文字表述：根据国务院的指示，从1979年1月1日起，全国中医处方用药剂量单位一律采用以“g”为单位的公制。兹附十六进制与公制单位换算率如下：……一两=31.25g……（注：换算时尾数可以舍去）。 附件2：《实用内科学》，陈灏珠主编，人民卫生出版社出版，1952年9月第1版，2001年10月第11版第43次印刷，该书封面、出版信息页、第1359至1360、2001至2006页的复印件共10页。 在本申请的实质审查过程中，曾某还提交了以下附件：《中药药剂学》，上海科学技术出版社1986年11月第一版，1987年10月第二次印刷。 2009年8月13日，曾某提交新修改的权利要求书如下：“1.一种治疗心肾疾病及肿瘤的矿物类中药，它的组分及用量配比为：水银240克、明矾240克、硝石300克-330克，其特征是：在上面三种矿物中药中又加入了一种矿物中药 硼砂1.5克升丹。” 2009年11月13日，曾某又一次针对复审通知书提交了意见陈某2书和附件3：中华肾脏病学会主任委员陈香美所写文章《慢性肾脏病—全球及中国公共健康的严重挑战》，共1页。 2009年12月9日，专利复审委员会作出第20574号决定，认为： 一、关于审查文本 曾某于2009年8月13日提交了说明书、权利要求书(共1项权利要求)和摘要的全文替换页，上述修改符合2001年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》（简称专利法实施细则）第六十条第一款的规定。因此，本复审请求审查决定所依据的文本为曾某于2009年8月13日提交的说明书第1至3页、权利要求第1项和摘要。 二、本申请是否符合专利法第三十三条的规定 曾某于2009年8月13日提交的说明书和权利要求书中，将配方中的水银、明矾、牙硝、硼砂分别由八两、八两、十两、五分修改为240克、240克、300-330克、1.5克。对此，专利复审委员会认为，目前两与克的换算关系为一两合50克，我国旧制也有一两合31.25克的换算关系，而本申请说明书并没有明确所述“两”采用的是新制还是旧制，不能唯一确定本申请中所用的“两”为旧制的两。即便能够确定其所采用的是旧制的“两”，由于旧制中一两合31.25克，那么十两至十一两硝石也不等于300-330克硝石，尽管附件1指出换算时可以舍去尾数，但附件1并没有明确具体舍去尾数的方式就是要舍去1.25克即一两合30克。曾某提供的《中药药剂学》一书中也没有记载一两等于30克。据此，本领域技术人员无法根据原始说明书和权利要求书记载的信息直接地、毫无疑义地确定十两至十一两硝石即在300-330克范围内，同样也无法由原始申请文件记载的内容确定修改后水银、明矾、硼砂的克数。因此，曾某对说明书和权利要求书的修改超出了原始申请文件记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。 据此，专利复审委员会作出第20574号决定，维持国家知识产权局于2009年1月9日作出的驳回本专利申请的决定。 曾某不服第20574号决定，在法定期限内提起行政诉讼。 上述事实，有本申请权利要求书和说明书、第20574号决定、当事人在诉讼中提交的证据及当事人陈某2等在案佐证。 本院认为： 申请人可以对专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。本案的争议焦点在于，曾某在2009年8月13日提交的权利要求书和说明书的修改替换页中将配方中的水银、明矾、牙硝、硼砂分别由八两、八两、十两、五分修改为240g、240g、300-330g、1.5g，是否构成修改超范围。对此本院认为，目前两与克的换算关系为一两合50克，我国旧制也有一两合31.25g的换算关系，但本申请原说明书中并没有明确表示所述的两采用的是新制还是旧制的两，因此从原申请文件中不能唯一地确定本申请中所用的两为旧制的两。即使能够确定曾某所采用的是旧制的两，曾某提交的证据表明“一两等于31.25g（换算时尾数可以舍去）”，在尾数可以舍去，也可以不舍去的情况下，旧制的一两也不必然等于30克。曾某所提交的证据中虽有部分证据采用了一两等于30克的尾数省略法，但本申请是否采用的是与之相同的尾数省略法，原说明书和权利要求书的内容中并没有记载。因此，曾某在对本申请的权利要求书和说明书进行修改时所使用的换算方式无法从原始申请文件中找到依据，或者从现有技术中确定地、毫无疑义地找到依据，致使修改前后的专利申请文件中的内容不能对应，第20574号决定认为曾某的修改已经构成专利法第三十三条所规定的修改超范围是正确的。原审法院对第20574号决定予以维持，并无不当。 综上，曾某的上诉理由不能成立，其上诉请求本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项的规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一审案件受理费一百元，由曾某负担（已交纳）；二审案件受理费一百元，由曾某负担（已交纳）。 本判决为终审判决。 审　判　长　　刘　辉 代理审判员　　岑宏宇 代理审判员　　石某 二Ο一Ο 年 十一 月 十 日 书　记　员　　毕　怡 本案法律依据 中华人民共和国专利法实施细则(2001) 第60条1款 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 中华人民共和国行政诉讼法 第61条1款1项 中华人民共和国专利法(1992修正) 第33条