甲公司（BONFIGLIOLIRIDUTTORIS）诉东临（天津）乙公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

甲公司（BONFIGLIOLIRIDUTTORIS）诉东临（天津）乙公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案 天津市第一中级人民法院 民事判决书 (2016)津01民初290号 原告：甲公司（BONFIGLIOLIRIDUTTORIS.P.A.），住所地：意大利，博洛尼亚，瑞诺卡尔德拉拉利普40012，7/A，诺瓦尼XXIII（VIAGIOVANNIXXIII,7/A,40012LIPPODICALDERAR）。 代表人：邦飞利索尼亚（Bonfiglioli,Sonia），该公司董事长。 委托诉讼代理人：李某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李某2，某律师事务所律师。 被告：东临（天津）乙公司，住所地中华人民共和国天津市西青区某地（西区J5号厂房B座102）。 法定代表人：刘某，该公司总经理。 委托诉讼代理人：孟某，该公司员工。 丙公司（BONFIGLIOLIRIDUTTORIS.P.A.）与被告东临（天津）乙公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，本院于2016年6月21日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。丁公司的委托诉讼代理人李某，被告东临（天津）乙公司的法定代表人刘某、委托诉讼代理人孟某2庭参加诉讼。本案现已审理终结。 丁公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即停止侵犯原告注册商标专用权的行为及不正当竞争行为；2.判令被告赔偿因商标侵权与不正当竞争给原告造成的经济损失人民币50万元；3.判令被告承担本案的诉讼费及原告因制止被告侵权及不正当竞争支出的合理开支。 事实与理由：一、原告在中国注册了“邦飞利”、“Bonfiglioli”系列商标：1.注册号G797261，注册类别第7类，注册日期2002年10月1日，有效期至2020年10月1日。2.注册号3932925，注册类别第7类，注册日期2006年3月28日，有效期至2016年3月27日。3.注册号G1102977，注册类别第7类，注册日期2010年12月22日，有效期至2020年12月22日。 二、原告及原告的商标在中国具有较高知名度。 原告成某1967年，专业生产齿轮减速电机、行星齿轮减速机、电动机和变频器，是意大利最大的齿轮减速机制造商，在动力传输和控制领域享有国际盛誉。“邦飞利”和“Bonfiglioli”在中国市场被广泛使用。（一）原告商标被持续、广泛地使用。2003年原告在中国投资成立了邦飞利传动设备（上海）戊公司，2006年涉足工程机械和风能发电领域，2007年拓展了中国区市场销售总部；2009年在上海青浦工业园区新建组装基地。原告的产品上几乎都包含“邦飞利”和“Bonfiglioli”商标，在中国相关公众中已具有较高的知名度。（二）使用原告商标的商品销售范围辐射全国、销售规模不断扩大。原告在上海、北京、沈阳、武汉、青岛、广州等地设立了办事机构，公司每年在中国的销售收入均以数十亿计。（三）原告对邦飞利系列商标进行了持续、大量和大范围的广告宣传，宣传形式包括户外广告、国内的报纸、杂志、网站、电视广告，减速机领域的相关媒体对原告及其产品动态十分关注，并进行了大量的新闻报道。同时，原告还参加国内外高规格的展会。（四）原告产品获得了政府及相关组织颁发的各种奖项。 三、被告的商标侵权和不正当竞争行为。 （一）被告将原告在先注册的商标注册为企业名称并销售同类商品的行为，构成不正当竞争行为。被告企业名称登记注册的时间晚于原告商标的注册日期。被告中文企业名称字号与原告第3932925号“邦飞利”完全相同，被告英文企业名称字号“Bonfiglioli”与原告国际注册第797261号“BONFIGLIOLI”商标构成近似，被告经营销售的产品减速器与原告核定使用的商品调速器等构成近似商品，容易造成相关公众的混淆和误认，被告的行为构成了商标侵权和不正当竞争。此外，被告在其产品宣传中突出使用了其企业字号“邦飞利”和“Bonfiglioli”，容易造成相关公众的混淆和误认构成了商标侵权和不正当竞争。 （二）原告的国际注册第797261号“BONFIGLIOLI”商标自2002年10月1日获得在第7类减速器等商品上的申请注册，随后原告在第7类商品上陆续注册了“Bonfiglioli”系列商标，包括国际注册G1102977。被告在其经营的网站www.chinabonfiglioli.com销售的减速器产品上使用了与原告“Bonfiglioli”近似的商标、在销售的产品宣传中突出使用了原告“Bonfiglioli”和“邦飞利”商标，容易误导公众，构成了未经许可在同类商品上使用近似商标的商标侵权行为。 （三）被告的域名www.chinabonfiglioli.com，被告将原告的注册商标注册成为域名并销售同类商品的行为，构成商标侵权行为或不正当竞争。 （四）被告的主观恶意非常明显。被告于2014年对原告的第3932925号“邦飞利”商标提出三年不使用的撤销申请，商标局已作出维持原告第3932925号“邦飞利”商标注册的裁定。可见，被告对原告及其商标非常熟悉，其侵权主观恶意非常明显。 四、索赔依据。 被告的行为性质恶劣、侵权期间长、侵权后果严重，给原告造成了严重的经济损失，原告为制止被告的侵权行为支付了大量的调查费及代理费。虽然被告因侵权所获得的利润及原告因被告侵权所造成的损失均难以确定，但考虑到原告享有商标权的商标具有较高知名度，己公司庚公司厂房较大，可以推知被告侵权行为严重，综合考虑各种因素，原告恳请法院判决被告赔偿原告经济损失50万元。 被告东临（天津）乙公司辩称，请求驳回原告的所有诉讼请求。 事实及理由：一、被告没有实施侵犯原告商标专用权行为及不正当竞争行为。理由如下：（一）被告享有企业名称权，被告曾某用企业名称“辛公司”和字号受法律保护。（二）被告使用的是已经获得注册的第14370523号商标，并将其突出标注在产品标牌、包装以及宣传资料（名片、手提袋、企业网站等）上，并同时突出且清晰的标注了企业名称和企业地址，起到了区分商品来源的作用。（三）被告使用的字体、字形与原告的注册商标不同，且被告的企业名称出现时并未突出“邦飞利”。被告经营过程中偶尔私下里简化使用企业名称，属于合理的使用企业字号，从未借此误导公众。（四）壬公司，进入中国开展业务仅十年左右，而且总部在上海，原告的商标在国内的知名度与影响力并不足以扩大到天津。被告产品主要以SWL丝杠升降机、CW圆弧圆柱减速机型号为主，没有与原告生产销售的型号相同或相似，被告在产品外观上也没有仿照原告的颜色及样式等。（五）癸公司规模小，营业面积只有租赁厂房的不到十分之三。（六）被告注册的域名www.chinabonfiglioli.com（津ICP备14001186号）是经过万网备案的合法的网站，子公司及产品的行为完全属于正当经营行为，在网站上并未突出使用“BONFIGLIOLI”和“邦飞利”，丑公司自有的商标加企业全称。 二、被告既不存在故意，也不存在过失，主观上没有过错，不构成商标侵权行为及不正当竞争行为。 （一）被告位于天津市西青区，原告在天津并未设有办事处，被告在工商注册及商标注册前完全不知道原告“甲公司”以及其所有的“邦飞利”商标的存在。（二）原告使用“邦飞利”作为商号有其合理的原因，不存在恶意侵权：“邦飞利”这三个字在中文语境中具有比较积极、正面的含义，单独拆开看每个字都适合用作企业字号，使用这三个字源于企业的美好愿景。同时与被告的注册商标相辅相成，没有侵犯原告的商标权。（三）原、癸公司规模差距大，在客户的定位、产品价格、种类上都没有可比性，被告不会对原告产生实质性的影响而导致原告的收益减少。（四）如果被告的字号侵犯了原告的商标权，寅公司政管理局申请撤销被告的字号，而不是选择相对来说时间较长的司法程序。（五）正因为原告的品牌及商标知名度不高，被告及被告委托的代理商标注册机构对原告不了解，认为原告存在三年不使用商标的情形，代理机构才建议被告对原告商标提出撤销申请。这一行为属于正当行使权利，不构成恶意。 三、关于原告提出的索赔金额问题。（一）原告没有提供任何依据说明其主张的50万元是如何计算而来，应当承担举证不能的后果。（二）即使构成侵权，被告企业核准日期为2013年12月底，自成立以来一直处于亏损状态，从未正式投入生产。被告的行为不曾对原告造成任何影响，达不到“严重经济损失”。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。根据当事人提交的证据，本院认定如下事实： 原告于1967年12月30日成某意大利共和国博洛尼亚，系下列注册商标的权利人： 1.注册号为797261，商标标识为的马德里国际注册商标。该商标国际注册申请日为2002年10月1日，于2003年9月11日依据《商标注册马德里协定》（以下简称《马德里协定》）指定中国，并获得注册号为G797261的商标注册证明，核定使用商品类别为第7类：各种用途的传动机件和/或设备；如减速器；带行星轮系的减速电机；机械或液压的变速—减速电机及其元件；接头；滑轮；小齿轮；链条。该商标到期后经过续展，有效期至2022年10月1日。 2.注册号3932925的“邦飞利”文字商标。该商标于2004年3月1日提出申请，于2006年3月28日核准注册，核定使用商品类别为第7类：密封接头（发动机部件）；万能联轴节（万向接头）；滑轮；滑轮（机器部件）；皮带轮胶带；齿条齿轮传动装置；非陆地车辆传动绞链；非陆地车辆传动链；升降机绞链（机器部件）；非陆地车辆用传动链；减压器（机器部件）；机器、马达和发动机连杆；非陆地车辆动力装置；机器传动装置；传送带；泵（机器）；机器、发动机和引擎的液压控制器；气动传送装置；非陆地车辆用减速齿轮；非陆地车辆变速箱；机器、马达和引擎调速器；非陆地车辆传动马达；非陆地车辆用喷气发动机；非陆地车辆用离合器；非陆地车辆刹车扇形齿轮。该商标经续展有效期截至2026年3月27日。 3.注册号G1102977，商标标识为的马德里国际注册商标。该商标的国际注册申请日为2010年12月22日，并依据《马德里协定》指定中国的领土延伸，核定使用商品类别为第7类：用于各种应用的移动传输的装置和/或设备，即，减速齿轮，电动机减速器，可变减速器，包括机械式或者液压式，及其组件，接头，起重机，传动附加装置，链子；用于陆地车辆的发动机和电动机的调速器。该商标有效期截至2020年12月22日。 原告于2003年12月29日与案外人SimestS.p.A.共同出资成立了邦飞利传动设备（上海）戊公司（以下简称辰公司），经营范围包括生产、组装减速机、齿轮电机、电子调速机和机械调速及机器相关机械与配件等。卯公司在中国大陆境内唯一有权使用797261、1102977、3932925号注册商标，授权期限分别自2002年10月1日、2010年12月22日、2006年3月28日起，未经通知持续有效。辰公司的产品销往北京、深圳、上海、杭州、天津等城市，其销售合同上大量使用了G797261、1102977号注册商标。自1980年起至本案诉讼前，中国国内公开发行的期刊、巳公司及其产品，午公司进行了大量宣传、报道、分析。 被告东临（天津）乙公司于2013年12月26日成立，经营范围为：减速机、自动化设备、传动设备制造、技术开发等。被告最初注册的企业名称为“辛公司”，本案审理期间，被告变更企业名称为现有名称，并于2016年8月18日领取了新的营业执照。被告注册了第14370523号注册商标，商标标识为。（以下简称被告注册商标）该商标于2015年5月28日核准注册，核定使用商品类别为第7类：非陆地车辆用齿轮传动装置；升降机绞链（机器部件）；减压器（机器部件）；机器、马达和引擎用连杆；机器传动带；平行胶带（包括运输带，传送带，不包括陆地车辆引擎传动带）；机器、马达和引擎的液压控制器；气动传送装置；非陆地车辆用减速齿轮；机器、马达和引擎调速器。 2014年11月14日，被告就第3932925号注册商标以无正未公司政管理总局商标局提出撤销申请。2015年7月8日，该局做出商标撤三字[2015]第Y005241号决定，驳回撤销申请，第3932925号第7类“邦飞利”注册商标不予撤销。对该决定，被告未提出复审。 网站××注册，为被告的官方网站，包含“产品导航、公司首页、公司简介、产品中心、工程案例、厂房实景、联系我们”等栏目，不具有直接从网站购买产品的功能。2015年4月3日，北京市海诚公证处的公证人员对上述网站的内容进行了保全。网站首页显示被告的注册商标以及“辛公司”、“ＴｉａｎｊｉｎＢｏｎｆｉｇｌｉｏｌｉｒｅｄｕｃｅｒＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇＣｏ，Ｌｔｄ.”的名称；产品导航栏目中每一种产品详细介绍页面的上方均显示被告注册商标及“邦飞利减速机”“Ｂｏｎｆｉｇｌｉｏｌｉ”字样。网站中突出显示了ＲＶ系列铝合金微型蜗杆减速机的产品大图，该产品上标注有“Ｂｏｎｆｉｇｌｉｏｌｉ”字样。被告称其网站域名系根据企业名称的英文翻译而成，而使用“Ｂｏｎｆｉｇｌｉｏｌｉ”申公司实际生产的产品，而是网站制作人员直接使用了从其他网站搜索而来的图片。20 5年5月29日，北京市东方公证处的公证人员来到天津市西青学府慧谷工业园进入标示慧谷西区Ｊ5Ｂ的场所，取得现场工作人员发放的宣传册和名片，并使用进行清洁度检查的设备进行拍照，取得照片。宣传册封面显示“辛公司”“ＴｉａｎｊｉｎＢｏｎｆｉｇｌｉｏｌｉｒｅｄｕｃｅｒＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇＣｏ，Ｌｔｄ.”的名称，封面右上角印有被告注册商标及“邦飞利减速机”“Ｂｏｎｆｉｇｌｉｏｌｉ”字样，册内每一页页眉都标注了被告注册商标的标识以及“邦飞利减速机”、“Ｂｏｎｆｉｇｌｉｏｌｉ”等字样。名片上也标注了同样的商标标识和文字。公证处为此出具了（2015）京东方内民证字第5737号公证书。被告称宣传册系内部使用，酉公司以外的人员散发过该名片。 庭审后，原告向本院邮寄了因本案发生的服务费的证据，共计人民币108800元。被告向本院补交了其网站已经关闭的证据。经本院核实，至本案判决前，网站http://www.chinabonfiglioli.com确已关闭。 本院认为，丙公司戌公司，本案为涉外民事案件。本院在审理中，原、被告双方均援引中华人民共和国法律作为其主张的法律依据，依据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十四条，本案适用中华人民共和国法律。 中国于1989年加入《马德里协定》（1967年修订并于1979年修改的斯德哥尔摩文本）。原告依据《马德里协定》向世界知识产权组织国际局申请并取得了第797261、1102977号国际注册商标，并经商标所有人专门申请扩大到中国，应受中国法律保护。上述商标与第3932925号注册商标目前均在有效期内。 本案争议焦点为：被告的行为是否构成商标侵权及不正当竞争，应承担何种民事责任。 结合原、被告的主张及双方提交的证据，本院认定被告的以下行为属于商标侵权或不正当竞争。 第一，依据《中华人民共和国商标法》第五十八条，被告将“邦飞利”、“Bonfiglioli”作为企业名称中的中、英文字号使用，构成不正当竞争。 册商标中的“Ｂｏｎｆｉｇｌｉｏｌｉ”系原告的代表人的姓氏，其对应的中文“邦飞利”没有固定含义，本身具有较强的显著性。在被告成某2前，原告已经进入中国市场，对企业进行了广泛、持久的宣传，原告使用涉案商标的产品在中国也有较广泛的销售范围，涉案商标在中国持续使用的时间、范围达到一定规模。在被告成某3，原告及其涉案商标在该领域已经具有很高知名度。被告作为同行业内生产减速机的企业，应当知晓原告及其注册商标，但被告将原告第3932925号注册商标中的“邦飞利”注册为企业字号并在经营中使用。在使用经注册的中文企业名称的同时，原告使用了对应的英文企业名称“ＴｉａｎｊｉｎＢｏｎｆｉｇｌｉｏｌｉｒｅｄｕｃｅｒＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇＣｏ，Ｌｔｄ.”,其中使用了与原告第Ｇ797261号注册商标中的英文单词完全相同的“Ｂｏｎｆｉｇｌｉｏｌｉ”。被告在企业名称中使用“邦飞利”、“Ｂｏｎｆｉｇｌｉｏｌｉ”的行为明显具有攀附原告知名度和商誉的故意。原告与被告同属制造、销售减速机的企业，亥公司的销售区域也覆盖了被告经营的天津市，被告将原告注册商标的中英文作为企业字号使用，足以引起相关公众对被告商品的来源产生误认。第二 第二,依据《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项，被告未经许可，在同种或类似商品上使用了与原告注册商标相近似的商标，构成商标侵权。 首先，原告提交的证据显示，被告的企业宣传册、员工使用的名片，被告网站的产品介绍栏目中均单独使用了“邦飞利减速机”和“Bonfiglioli”字样；被告网站宣传的产品图片显示，该产品使用了“BONFIGLIOLI”字样。被告的行为将“邦飞利”和“Bonfiglioli”与被告制造、销售的减速机联系起来，实际起到了区分商品来源的作用，属于商标性使用。 被告辩称企业宣传册、员工名片均为内部使用，但被告未提供证据证明其主张，且原告通过公证方式取得了被告的宣传册和名片，足以证明被告并非将宣传册、名片用于内部使用。被告辩称其网站上的图片并非被告实际生产的产品，而是直接来源于其他网站。被告未举证证明其主张，由于该图片来源于被告网站，应视为被告对自己产品的宣传图片。 其次，被告使用的“邦飞利”字样与原告第3932925号注册商标使用的汉字完全相同，仅字形及文字排列方式不同，属于近似标识；被告使用的“Bonfiglioli”字样与原告G797261、G1102977号注册商标的英文字母完全相同，仅缺少图形及字母大小写存在区别，属于近似标识。 被告将“邦飞利”、“Bonfiglioli”用于其产品“减速机”，该商品与原告第3932925、G797261、G1102977号注册商标核定使用的商品属于同种或类似商品。 最后，被告不仅将“邦飞利”、“Bonfiglioli”用做企业字号，而且将其单独用于其生产的减速机，容易引起相关公众对被告商品的来源产生误认，侵犯了原告对第3932925、G797261、G1102977号注册商标的专用权。 第三，依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第三项、《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四、五条，将与他人注册商标相近似的文字注册为域名并使用，使相关公众产生误认的，构成商标侵权或不正当竞争。被告注册并使用的域名www.chinabonfiglioli.com的主要部分与第G797261号、第G1102977号注册商标相近似，且被告通过该域名进行企业宣传和与上述注册商标核定使用的同种商品的介绍，构成不正当竞争。 首先，被告的行为不构成商标侵权行为。域名是互联网络上识别和定位计算机的层次结构式的字符标识，域名与该计算机的互联网协议地址相对应。被告的域名识别的是计算机的互联网协议地址，被告网站的内容是综合性的，包含对被告的宣传、业绩展示和产品介绍等内容，并非专门进行同种商品交易的电子商务网站，本院结合上述因素认定被告在域名中使用bonfiglioli的行为并非标识被告商品的来源的商标性使用，因此被告的行为不构成商标侵权。 其次，被告域名的主要部分与原告G797261号注册商标相近似，构成不正当竞争。 一是被告注册的域名的主要部分chinabonfiglioli中，china标识被告所在的国家，bonfiglioli与原告注册商标英文部分完全相同，是被告域名中起识别作用的主要内容，因此本院认定被告域名的主要部分与原告G797261号注册商标构成近似。 二是“Bonfiglioli”系原告的代表人的姓氏，被告将该英文单词注册为域名并使用没有正当理由。被告将“邦飞利”注册为企业字号，将“Bonfiglioli”注册为域名的主要部分，明显具有攀附原告及原告商标知名度和商誉的故意，加之被告在其网站中大量使用“邦飞利”、“Bonfiglioli”，导致访问被告网站的网络用户会误以为被告网站与原告存在关联，从而误导网络用户访问被告网站，攫取了本应属于原告的商业机会，构成不正当竞争。 被告辩称其在使用“邦飞利”、“Bonfiglioli”时，同时使用了被告的注册商标、被告企业名称及地址，起到了识别作用，并未造成混淆。本院认为，原告涉案商标注册、使用时间长，在相关公众中具有很高的显著性，虽然被告同时使用了其注册商标，但被告的行为仍然会在相关公众中造成混淆、误认，被告的抗辩不能成立。 综上所述，被告未经许可，将原告注册商标作为企业名称中的中英文字号使用，误导公众，构成不正当竞争；在同种或类似商品上使用与原告注册商标相近似的商标，侵犯了原告注册商标专用权；将与原告注册商标相近似的英文单词注册为域名的主要部分并使用，构成不正当竞争。 关于被告的责任形式。被告因其侵权行为和不正当竞争行为，应承担停止侵权及不正当竞争行为并赔偿损失的责任。虽然被告在注册企业名称、域名和使用原告注册商标标识时具有明显的恶意，但本案诉讼发生后，被告主动停止了不正当竞争行为，包括被告变更了企业名称，关闭了其网站，本院因此仅判令被告停止在同种或类似商品上使用与原告第3932925、G797264、G1102977号注册商标相近似的商标。鉴于原告未提供证据证明其因侵权行为遭受的损失，及被告因侵权行为的获利，本院考虑原告涉案商标的声誉、原告为制止侵权行为的合理开支,被告侵权行为的性质、期间、后果，以及本案诉讼发生后被告主动停止不正当竞争行为的情节等因素，确定赔偿数额为80000元。 综上，依据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十四条、《中华人民共和国商标法》第二十一条、第五十七条第二项、第五十八条、第六十三条第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第三项、《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四、五条规定，判决如下： 一、被告东临（天津）乙公司于本判决生效之甲23公司（BONFIGLIOLIRIDUTTORIS.P.A.）第3932925、G797264、G1102977号注册商标专用权； 二、被告东临（天津）乙公司于本判决生效之乙24公司（BONFIGLIOLIRIDUTTORIS.P.A.）经济损失及因维权支出的合理费用共计80000元； 三、丙25公司（BONFIGLIOLIRIDUTTORIS.P.A.）的其他诉讼请求。 案件受理费8800元，丙公司（BONFIGLIOLIRIDUTTORIS.P.A.）负担3000元，被告东临（天津）乙公司负担5800元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决，丙公司（BONFIGLIOLIRIDUTTORIS.P.A.）可在判决书送达之日起三十日内，被告东临（天津）乙公司可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市高级人民法院。 审判长魏某 代理审判员雷某 人民陪审员万志坚 二〇一六年十一月十六日 书记员姚某 本案法律依据 中华人民共和国涉外民事关系法律适用法 第44条 中华人民共和国民事诉讼法(2012修正) 第253条 中华人民共和国商标法(2013修正) 第21条 中华人民共和国商标法(2013修正) 第57条1款2项 中华人民共和国商标法(2013修正) 第58条 中华人民共和国商标法(2013修正) 第63条3款 最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第4条 最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第5条 更多