甲公司乙公司专利实施许可合同纠纷案

甲公司乙公司专利实施许可合同纠纷案 威海市中级人民法院 民事判决书 （2007）威民三初字第4号 丙公司丁某专利实施许可合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。丙公司之法定代表人孙某及其委托代理人郑某，丁某、戊公司之法定代表人李某庭参加诉讼。本案现已审理终结。 丙公司诉称，2004年8月4日，原、被告三方共同签订了一份专利实施许可合同，约定：1、被告将其拥有的二极管太阳能照明灯、新光源路灯的专利技术许可原告使用，先期产品为路灯（合同第1条）。2、被告应在合同生效后于2004年8月份向某交付专利技术的全部技术资料及工艺流程技术资料（合同第3条）。3、被告还应提供专利技术产品核心部件的生产设备二台及相应的配套设备、发光部件、二极管太阳能灯模具 ，打出2000件太阳能灯配件及17套模具交付给原告（合同第4条）。4、被告向某传授合同技术的有关内容，并解答原告提出的有关实施合同技术问题（合同第5条）。6、如因被告原因，试制产品不成功，原告有权终止合同，被告退还入门费，并赔偿原告损失。被告逾期15日交付技术资料，未提供技术服务于培训的，原告有权终止合同，被告退还入门费（合同第8条）。7、被告保有使用该技术的权利，但不得再许可原告以外的任何单位或个人使用该技术（合同第1条第10款）。8、原告应分期支付入门费50万元：提供办公用房和生产车间、宿舍、食堂、招工人等事宜。合同签订后，原告依约先支付入门费40万元，并将经营所需房屋备好，招收了工人。但被告违反上述合同约定，未能履行合同义务，给原告造成经济损失752750元。在合同签订后第41天（即2004年9月15日），被告所拥有的专利因未交费被国家专利局撤销。2005年1月20日，被告己公司。 综上，被告的行为已构成严重违约。2005年4月15日，原告为此曾向威海仲裁委员会申请仲裁解决，之后被告以仲裁委无权仲裁为由，申请威海市中级人民法院撤销该仲裁裁决。2006年中级人民法院以（2006）威民四仲字第3号民事裁定书裁定撤销仲裁裁决。现因双方纠纷仍无法协商解决，故诉请法院解除合同，判令被告退还入门费40万元，赔偿原告经济损失752750元，承担诉讼费用。 丁某、庚公司辩称：原告的诉讼请求缺乏法律和事实依据。首先，被告20辛公司签订的专利实施许可合同，壬公司签订任何合同。原告没有诉讼主体资格。第二，癸公司在专利实施许可合同之后还签订了丑34公司的合作合同。子公司没有履行合同义务，违约在先。第三，被告按照合同约定派工程师对原告的工人进行了培训，交付了技术资料和相关的设备，也指导原告生产出了半导体集合新光源路灯。因此，被告不构成违约。第四，原告在合同履行中将厂房租赁给韩国客户，导致合同无法履行，同时，原告还扣押了被告的生产设备，导致被告无法生产，造成了巨大损失，被告就损失部分已经另案起诉原告，要求赔偿。综上，被告认为其不存在违约行为，要求驳回原告的诉讼请求。 原告为支持其诉讼请求，提供了以下证据： 1、丑公司与被告签订的《专利实施许可合同》及《关于半导体项目合作生产丑34公司》（以下简称丑34公司）。拟证明双方各自的权利义务关系； 2、企业变更登记证明。寅公司更名为原告； 3、实用新型专利证书复印件一份。卯公司取得专利的名称为“二极管太阳能照明灯”，不包某“新光源路灯”； 4、国家知识产权局发布的公告。拟证明被告用于转让的专利在合同签订后一个月由于没有缴纳年费被终止，被告丧失专利权利； 5、辰公司巳公司的《验资报告》和《承诺函》。拟证明被告在合同期内将涉案午公司，构成违约。 6、原告方某计资料一宗。拟证明原告支付给被告入门费40万元以及原告的经济损失761734.25元。经济损失包某：厂房租金36万元；工人工资177676元；工人餐费补贴24210元；生产材料33650元；办公用品5706元；车票135元；餐费1679元；车辆费用19118元；电费71685元；其他费用4752元；工厂标牌费2000元；水费2613元；利息58570.25元。 被告对原告提供的上述证据的真实性没有异议。对于证据1，被告主张，双方先后签订了两份合同，应该以时间在后的丑34公司的内容为准，按照该丑34公司约定，未公司，但原告没有成立，违约在先。对证据5所要证明的问题有异议，被告虽然出具了承诺函，但没有将专利权转让给案外人，该申公司。对证据6，被告认为按照合同约定，相关费用应该由原告自行承担，该宗证据与被告没有关系，不予认可。本院对证据1、2、3、4的证据效力予以认定，对证据5的真实性予以认定，对证据6，因原告诉讼中撤回了要求赔偿损失的诉讼请求，故对该宗证据效力本院不予审查。 被告为支持其抗辩主张，提供了如下证据： 1、国家知识产权局专利收费收据的复印件一份和吉林省知识产权局向国家知识产权局出具证明一份，酉公司已经向国家知识产权局补缴了专利费，涉案专利的权利已经恢复。 原告对收款收据的真实性不予认可，对证明的质证意见为：这只是吉林省知识产权局出具的情况说明，国家知识产权并没有采信，涉案专利至今也没有恢复权利。本院对该证据的证明力不予采信。 2、2005年5月9日威海市科学技术局出具的《半导体照明特种灯具在威海市研制成功》的证明复印件，拟证实合同约定的照明灯已经研制成功。原告主张此时双方已经停止了合作关系，且证明的内容与本案没有关联性。本院认为该证据中载明的6项发明专利、11项实用新型专利与本案的新光源路灯没有关联性，对其证据效力不予认定。 3、丁某获得国家知识产权局“采用功率型半导体光源的太阳能灯”实用新型专利证书，拟证实被告在原来专利的基础上又进行了技术更新，当时提供给原告的技术也不仅仅限于合同约定的专利内容。原告主张该证据与本案没有关联性。 4、《半导体照明》书籍。戌公司半导体新光源照明路灯的专利内容，拟证明被告在合作期间已经向某传授了半导体新光源路灯的技术。原告认为该证据与本案没有关联性。 5、亥公司提供给原告的19项专利技术资料。拟证明被告将上述资料提供给了原告。原告主张该技术资料与本案没有关系，被告提交的仅是19项专利的宣传资料，并没有实际的技术内容。 6、丁某的有关专利获奖情况。拟证明被告将该宗资料也提供给了原告。原告主张上述证据与本案没有关系，不属于合同约定的应该提交的专利技术资料。 7、亥公司的工程师周惠生、韩在秋的书面证明。拟证实被告的工程师以及技术工人于2004年8月至10月到原告处对原告的工人进行了培训。原告质证认为，该工程师现还在原告处工作，与原告有利害关系，且证人没有出庭，证言不应予以采信。本院对该证据的真实性及证据效力不予认定。 8、设备清单3页。拟证明被告向某提供了用于生产新光源路灯的设备及原材料。原告质证认为设备清单中的物品大部分不是合同中约定的设备。 9、原告与韩国客户签订的厂房租赁备忘录。拟证实原告在2005年春节过后即将厂房租赁给韩国客户，不再继续履行合同，先行违约。原告认为双方还没有达成正式合同，该备忘录不能证明房屋已经出租给韩国客户。 10、威海市菊花顶路附近路灯照片10张。拟证实原告已经利用被告的技术生产出合格产品并且投入使用。原告主张，原告是使用自己的专利技术生产出的路灯，且产品还在调试过程中，没有正常投入生产，与被告的专利技术无关。 原告对证据3、4、5、6、8、9、10的真实性没有异议，本院对该宗证据的真实性予以认定。 根据原、被告的举证、质证情况，本院综合查明以下事实： 丙公司甲23公司，2005年8月变更为现名称。2004年8月4日，乙24公司与二被告签订一份《专利实施许可合同》。该合同约定：被告拥有二极管太阳能照明灯、新光源路灯ZLO1248806.2实用新型专利项目，专利有效期限十年，届满日为2011年7月19日；鉴于原告对被告专利技术的了解，愿意实施被告的实用新型专利技术，并且具备实施专利的技术力量、物质条件和必要的资金。合同第一条对相关的名词和术语进行了约定：合同中的专利是指由中国专利局授予的实用新型专利，专利号ZLO1248806.2，发明创造名称为二极管太阳能照明灯、半导体集合新型光源路灯；合同技术是被告许可原告使用的专利一般技术和技术秘密以及有关专利和一般技术的全部资料；全部技术资料是指包某专利申请文件及实施专利有关的（产品设计图纸、工艺图纸、工艺配方、工艺流程及制造合同产品所需的工装、设配清单等）技术资料。合同产品是指申请人使用合同技术制造的产品，其产品名称：二极管太阳能照明灯、半导体集合新型光源生产的路灯，并以路灯项目为首期合作的项目。合同第二条第一款约定：被告许可原告使用被告的专利技术的全部资料进行制造、使用、销售合同产品，现以路灯照明生产为主导产品。第三条第一款约定：被告收到原告支付的专利技术入门费后，于2004年8月交付全部的技术资料以及工艺流程技术资料，所交付的资料应该是完整的、清楚的，图纸资料的内容、规格应当符合国家的有关标准和规定；原告对交付的资料应该认真仔细检查核对，如发现有不符合要求，应当在15日内提出，被告应当在10日内予以补充或者更换，技术资料符合要求的，原告向某2签署技术资料验收合格确认书。合同第四条约定，专利技术入门费为50万元，合同生效后2日内付20万元，余款在15日内付清，同时被告将专利技术产品核心部件的生产设备两台及相应的配套设备、发光部件、二极管太阳能灯模具打出2000件太阳能灯配件及十七套模具的使用权交付原告。每年年底，原告在专利技术产品销售后，税后利润的25％给付被告使用费。合同第五条第一款约定：被告应于合同生效后15日内负责向某传授合同技术的有关内容，并解答原告提出的有关实施合同技术问题。被告在原告实施合同技术制造产品期间派出技术人员到现场进行技术指导，并负责培训原告技术人员和工作人员；被告技术服务与培训的质量，以原告人员能够掌握为准；被告完成技术与培训后，经双方验收合格后，共同签署验收证明文件。合同第六条约定，原告按被告的技术制造生产合同产品，如因原告原因试制不成功，被告应协助再次进行试制，如原告不能生产出合同产品，被告有权终止合同，不退还入门费；如因被告原因，发生同样的试制不成功的情况，原告有权终止合同，被告退还入门费，并赔偿原告的损失。合同第八条违约责任条款约定，被告无正当理由逾期15日向某交付合同技术资料，提供技术服务与培训，原告有权终止合同，被告应当退还入门费并支付违约金；在合同期内，被告的专利被撤销和被宣告无效时，责任在被告，造成原告经济损失，除赔偿经济损失外，还应按照不能履行合同的时间比例，合理的退还使用费和入门费。合同第十条约定：丙25公司，被告占25％的股权，原告占75％的技术股权，原告为被告无偿提供原告的C楼3楼作为办公用，B楼1楼全部为生产车间，以及部分宿舍、食堂等。 合同签订后，原告于2004年8月5日向某2支付20万元入门费，2004年9月29日支付3万元，2004年12月4日支付17万元。2004年8月10日，被告向某交付了86页的资料，包某被告所拥有的发光二极管显示器的指使标志、背光源导光板、一种使用交流电的发光二极管显示器、车用发光标志牌、变声速增压节能锅炉装置的专利证书复印件及上述专利的申请资料，另有半导体照明的相关宣传材料。 2005年1月1日，原、被告的法定代表人签订了一份《关于半导体项目合作生产丑34公司》，约定：被告将开发的半导体系列产品与原告合作共同生产并销售，原丁26公司，并以其丹东路19号厂房做抵押贷款60万元出资，作为先期的生产启动资金，原告占40％股份，被告占60％股份，合作方式为全面合作。 另查，2004年10月3日至2004年底被告派工程师在原告的原厂址威海高技术产业开发区丹东路49号对原告招募的127名工人进行了培训，原告主张培训的内容是半导体基础知识，没有涉及到合同约定的专利内容；被告则主张是按照合同的约定进行了培训。2005年1月份，被告派了包某韩在秋在内的三名工程师与原告技术人员共同研发。原告主张研发一直没有成功，被告则主张生产出了半导体新光源路灯产品，但没有提供证据证明。对于合同停止履行的时间，被告主张是在2005年春节过后，被告将厂房出租给了韩国人，违约在先，致使合同不能履行。原告则主张，因被告不能试制出合格的产品，被告于2005年4月底将厂房出租，并于5月13日向威海市仲裁委员会提出仲裁。 再查，亥公司的专利名称为：二极管太阳能照明灯，专利号：ZL01248806.2，授权公告日2002年8月21日，后因被告没有按时缴纳专利年使用费，国家知识产权局于2004年9月15日宣告该专利终止。 又查，2005年4月15日，原告为本案合同纠纷向威海市仲裁委员会申请仲裁解决，威海市仲裁委员会下发了（2005）威仲字第65号裁决后，被告以仲裁委无权仲裁为由，申请威海市中级人民法院撤销该仲裁裁决，中级人民法院以（2006）威民四仲字第3号民事裁定书裁定撤销了仲裁裁决，原告又于2007年4月4日诉至本院，请求处理。 在审理过程中，原告申某回了要求赔偿损失的诉讼请求，本院口头裁定予以准许。 本院认为：丑公司与二被告签订的专利实施许可合同是双方当事人真实意思表示，不违反法律行政法规的强制性规定，应属合法有效。双方均应依约全面履行，否则即构成违约，应承担相应的违约责任。合同签订后，丑公司戊27公司，即本案原告，故原告依法承受了上述专利实施许可合同的相关权利义务，原告依据该合同主张权利属于本案适格主体，被告就诉讼主体的抗辩意见不当，本院不予认定。据此，根据原、被告双方诉辩内容分析，本案争议的焦点问题是：涉案专利实施许可合同履行过程中被告是否存在违约行为，该合同应否解除，被告应否返还原告入门费40万元。 本院认为，被告在合同履行中存在违约行为。从双方的合同约定来看，被告的合同义务是应该将其拥有的二极管太阳能照明灯、半导体集合新光源路灯的专利使用权允许原告在威海地区排他实施使用（合同第一条）；被告应向某交付专利资料及工艺流程技术资料，原被告应签署技术资料验收合格确认书（合同第三条）；将专利技术产品核心部件的生产设备及其他设备交付原告（合同第四条）；负责向某传授合同技术有关的内容，派技术人员到现场进行技术指导、培训技术人员、培训合格后经双方共同验收签署证明文件（合同第五条）；指导原告利用专利技术生产路灯（合同第六条）。从庭审调查的情况看，被告在以上几方面均未能按照合同履行义务。1、被告只是拥有二极管太阳能照明灯的专利，不拥有合同约定的半导体集合新型光源路灯的技术，并且其专利ZLO1248806.2二极管太阳能照明灯专利因没有缴纳年费而于涉案合同签订后1月个多月即被国家专利局公告专利权终止，被告虽然辩称其已经补缴了专利费并恢复了专利权利，但就该主张仅提供了专利收费收据的复印件而未能提供原件，并且未能提供国家专利局恢复该专利的证明，故被告该答辩意见证据不足，本院不予采信。上述情形虽然不属于专利被撤销和宣告无效，但其直接后果是导致被告的专利权利不受法律保护，进而影响到原告对专利的使用。由此，应该认定被告提供的专利有瑕疵，违反了合同第八条的约定，构成违约。关于被告是否将合同中的专利许可他人使用问题，本院认为，己28公司出具的承诺函以及验资报告，系被告准备以涉案专利作为出资的单方承诺，但并没有实际履行，不能据此认定被告违约。2、按照合同第三条的约定，被告应该交付完整的技术资料，原告验收合格后签署技术资料验收合格确认书，但其交付给原告的86页资料中没有新光源路灯的技术资料，原告也没有签署验收合格证明，应该认定被告没有交付符合合同约定的技术资料，构成违约、3、关于技术培训问题，双方均认可被告曾某工程师对原告的工人进行了相关培训，但对培训内容双方陈述矛盾。被告主张其按合同约定进行了培训，但未能提供证据证实，被告也没能提供原告就培训内容验收合格的证据以及签署的证明文件。由此，根据合同第五条的约定，应该认定被告没有履行此项合同义务，亦构成违约。4、合同约定：原告利用被告的技术制造二极管太阳能照明灯、半导体集合新型光源路灯，但直至本次诉讼，被告一直没能指导原告生产出合同约定的路灯产品，合同目的一直未能实现，被告亦构成违约。 综上，被告在以上几方面均没能全面履行合同义务，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的”的规定，原告方某2解除合同。故，本院对原告解除合同的诉讼请求予以支持。同时，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”根据以上分析，被告的行为构成违约，故原告要求被告返还入门费40万元的请求，于法有据，亦符合合同约定，依法亦应予以支持。 被告抗辩主张，原告违反了双方丑34公司的约定，违约在先，本院认为被告该抗辩理由不能成立，理由是：1、原被告的丑34公司系在2004年8月合同第十条的基础上，就成立“庚29公司”出资等事项的约定，该丑34公司是就涉案专利实施许可合同约定的产品试制开发成功后，双方按照全面合作辛30公司的约定，虽然名为“丑34公司”，壬31公司的合资合作关系的约定，与原专利实施许可合同属于不同的法律关系，不能以该合同的违约与否作为本案的抗辩事由。2、即使按照被告的抗辩，该丑34公司是对2004年8月合同的变更与补充，癸32公司的合同义务，但根据合同约定的情况看，子33公司的目的是生产销售因专利实施许可合同而研制开发的产品，即只有被告提供了专利及相关技术产品资料、进行技术培训，并指导原告生产出合同约定的产品后，方才有生产销售产品的行为，亦即被告的上述合同义务应为先合同义务，而由于被告的原因导致涉案产品不能试制成功，丑34公司的时间并没有具体约定，故原告的该合同义务已经失去了履行的前提要件与基础，故不能认定原告在该合同履行过程中存在违约行为。综上，原告诉讼请求理由正当，本院予以支持，被告答辩意见不当，本院不予采信。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零八条之规定，判决如下： 一、 解除原、被告2004年8月4日签订的《专利实施许可合同》； 二、 被告于某生效后10日内日返还原告入门费40万元； 如果被告未按本判决指定的期间给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费7300元，由被告负担。 如不服本判决，可于某书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。 审　判　长　侯进荣 代理审判员　乔　卉 代理审判员　李某2 二○○七年十一月三十日 书　记　员　时丽杰 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第108条 中华人民共和国合同法 第60条 中华人民共和国合同法 第94条 中华人民共和国合同法 第97条 中华人民共和国民事诉讼法 第232条