叶某某与国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2023)最高法知行终526号 审理法官： 岑宏宇 周某 孔某 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 最高人民法院 审结日期：2023.11.08 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 合法 新证据 书面审理 维持原判 // 叶某某与国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 中华人民共和国最高人民法院 行政判决书 (2023)最高法知行终526号 上诉人(一审原告、专利申请人)：叶某某。 委托诉讼代理人：区长钊区某某(系叶某某之夫),住广东省江门市蓬江区。 被上诉人(一审被告)：国家知识产权局。住所地：北京市海淀区某地。 法定代表人：申某，该局局长。 委托诉讼代理人：李某，该局审查员。 委托诉讼代理人：杨某，该局审查员。 上诉人叶某某与被上诉人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，涉及专利申请人为叶某某、名称为“一种单相自起动永磁同步电动机”的发明专利申请(以下简称本申请)。国家知识产权局作出第294139号复审请求审查决定(以下简称被诉决定)，维持其2021年6月1日作出的驳回本申请的决定；叶某某不服，向北京知识产权法院提起诉讼。北京知识产权法院于2023年4月18日作出(2022)京73行初14579号行政判决，判决驳回叶某某的诉讼请求；叶某某不服，向本院提起上诉。本院于2023年7月18日立案后，依法组成合议庭进行审理。本案现已审理终结。 本案基本事实如下：本申请系名称为“”的发明专利申请，申请人为叶某某，申请号为，申请日为，公开日为。 “” 2022年2月14日，国家知识产权局作出被诉决定认为：“整 体粉末冶金”这一技术特征不能从原申请记载的信息中直接、毫无疑义地确定，从而导致权利要求1的修改不符合专利法第三十三条的规定。国家知识产权局据此决定：维持其于2021年6月1日对本申请作出的驳回决定。 叶某某不服，于法定期限内向一审法院提起诉讼，请求： 国家知识产权局辩称：，叶某某的诉讼理由不能成立，请求依法驳回其诉讼请求。 一审法院经审理认定了上述事实。 一审法院认为： 一审法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：“驳回叶某某的诉讼请求。案件受理费一百元，由叶某某负担(已交纳)。” 叶某某不服一审判决，向本院提起上诉，请求：1.撤销一审判决；2.撤销被诉决定；3.责令国家知识产权局重新作出审查决定并承担本案的诉讼费用。事实和理由为：(一)对本申请权利要求1的修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。法律法规并未限制技术特征仅限于权利要求书和说明书以文字记载的内容，说明书附图属于说明书的组成部分，附图中按国家标准明确理解的技术特征应视同记载于说明书。本案中，本申请权利要求1增加的内容记载于本申请原说明书按国家标准规范绘制的说明书附图1和2中。(二)本案的情形属于《专利审查指南》规定的合议组应再次发出复审通知书或者进行口头审理的情形。叶某某未提交本申请权利要求1中的“整体粉末冶金的永磁转子”修改为“整体成形的永磁转子”的替换页，是等待合议组厘清所述修改是否超范围后再提交。 国家知识产权局辩称：一审判决认定事实清楚、适用法律法规正确、审理程序合法，请求依法驳回上诉，维持一审判决。 本案二审期间，当事人均未提交新证据。经审理查明，一审法院认定的事实属实，本院予以确认。 本院认为：本申请的申请日在2008年修正的专利法施行日(2009年10月1日)之后、2020年修正的专利法施行日(2021年6月1日)之前，本案应适用2008年修正的专利法。本案二审争议焦点问题是：(一)对本申请权利要求1的修改是否符合专利法第三十三条的规定，即对本申请权利要求1的修改是否超出了原说明书和权利要求书记载的范围；(二)国家知识产权局作出被诉决定是否程序合法。 (一)对本申请权利要求1的修改是否超出了原说明书和权利要求书记载的范围 专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。 叶某某上诉主张，对本申请权利要求1的修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，因为本申请权利要求1增加的内容记载于本申请原说明书按国家标准规范绘制的说明书附图1和附图2中。对此，本院认为，本案中，叶某某在修改本申请权利要求1时，增加了“整体粉末冶金”来限定永磁转子，但从本申请原权利要求书、说明书及附图来看，并未明确记载“整体粉末冶金”相关内容，叶某某所提及的说明书附图1和附图2仅为本申请具体实施例的附图，不能当然得出本申请权利要求1中的永磁转子必然为“整体粉末冶金”的结论。因此，被诉决定认为，根据原说明书和权利要求书所记载的内容和说明书附图，本领域技术人员无法直接地、毫无疑义地确定永磁转子由“整体粉末冶金”制成，并无不当，本院予以支持。据此，叶某某对本申请权利要求1的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定，被诉决定和一审判决对此认定正确，本院予以确认。 (二)国家知识产权局作出被诉决定是否程序合法 叶某某主张，本案的情形属于《专利审查指南》中规定的合议组应再次发出复审通知书或者进行口头审理的情形。对此，本院认为，《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称专利法实施细则)第六十一条第一款规定，请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。《专利审查指南》第四部分第二章第4.3审查方法中规定，针对一项复审请求，合议组可以采取书面审理、口头审理或者书面审理与口头审理相结合的方式进行审查。根据专利法实施细则第六十三条第一款的规定，需要复审请求人依照专利法及实施细则和审查指南有关规定修改申请文件，才有可能撤销驳回决定，以及需要复审请求人进一步提供证据或者对有关问题予以说明，合议组应当发出复审通知书或者进行口头审理。本案中，国家知识产权局于2021年12月3日向叶某某发出复审通知书，指出权利要求1中的“整体粉末治金”这一技术特征的增加导致权利要求1的修改不符合专利法第三十三条的规定。叶某某于2022年1月15日提交了意见陈述书，同时提交了权利要求书的替换页(共1项权利要求)，其中修改涉及，删除权利要求1中的特征“或铁素体不锈钢”，在该意见陈述书中，叶某某认为包含“整体粉末治金”的权利要求1的修改符合专利法第三十三条的规定。因此，国家知识产权局已经根据上述规定向叶某某发出了复审通知书，叶某某也针对复审通知书的意见提交了权利要求书的替换页并进行了意见陈述，故被诉决定的作出程序符合相关规定，并无不当。叶某某主张合议组应再次发出复审通知书或者进行口头审理，没有事实和法律依据，本院不予支持。 综上所述，叶某某的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十六条、第八十九条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费100元，由叶某某负担。 本判决为终审判决。 审 判 长 岑宏宇 审 判 员 周 觅 审 判 员 孔某 二〇二三年十一月八日 法官助理 谢 蓉 书 记 员 鞠 雯 裁判要点 案号 (2023)最高法知行终526号 案由 发明专利申请驳回复审行政纠纷 合议庭 审判长：岑宏宇 审判员：周某、孔某 法官助理：谢蓉 书记员：鞠雯 裁判日期 2023年11月8日 本申请 “一种单相自起动永磁同步电动机” 的发明专利申请(201710137253.7) 关键词 发明专利申请；驳回复审；修改超范围 当事人 上诉人(一审原告、专利申请人)：叶某； 被上诉人(一审被告)：国家知识产权局。 裁判结果 驳回上诉，维持原判。 一审判决主文：驳回叶某的诉讼请求。 被诉决定主文：维持国家知识产权局于2021年6月1日对本申请作出的驳回决定。 涉案法条 《中华人民共和国专利法》(2008年修正)第三十三条；《中华人民共和国专利法实施细则》第六十一条第一款。 法律问题 权利要求的修改是否超范围 裁判观点 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第33条 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第61条1款 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第63条1款 中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第69条 中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第86条 中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第89条1款1项 中华人民共和国专利法(2020修正) 第33条