甲公司与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2013)高行终字第1814号 审理法官： 刘某 袁某 马军 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2013.11.20 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 合法 行政判决 维持原判 // 甲公司与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2013)高行终字第1814号 上诉人（原审原告）甲公司，住所地台湾地区桃园县芦竹乡长兴村南坎路2段42巷8号1楼。 法定代表人黄某，董某。 委托代理人路某。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区某地银谷大厦。 法定代表人张某，副主任。 委托代理人赵某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 委托代理人程某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 乙公司（丙公司）因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第838号行政判决，向本院提出上诉。本院于2013年9月25日受理后，依法组成合议庭,于2013年11月13日公开开庭审理了本案。丁公司的代理人路某，被上诉人国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人程某2庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 北京市第一中级人民法院经审理查明： 本申请的专利号为200810132900.6，发明名称为“表面印刷电镀的方法”,申请日为2008年7月15日，公开日为2009年7月22日。国家知识产权局于2011年5月9日作出驳回决定驳回了本申请，驳回决定针对的权利要求书如下： “1.一种表面印刷电镀的方法，其步骤为： 提供一被电镀物，该被电镀物为金属或非金属素材； 预镀，在该被电镀物表面先预镀一层预镀金属层，使该被电镀物表面不会氧化，由此不须经过酸腐蚀； 电镀，将金属电镀至该预镀金属层无印刷层部分以形成电镀层，并使该电镀层厚度高于印刷层； 预镀金属层的材料为镍、半光泽镍和铜中的一种或其组合。 2.依据权利要求1所述的表面印刷电镀的方法，其特征在于，被电镀物为金属时金属素材为铜。 3.依据权利要求1所述的表面印刷电镀的方法，其特征在于，被电镀物为金属时金属素材为铁。 4.依据权利要求1所述的表面印刷电镀的方法，其特征在于，被电镀物为非金属时非金属素材为塑胶。” 戊公司不服国家知识产权局作出的驳回决定，于2011年8月30日向专利复审委员会提出了复审请求，同时修改了权利要求书如下： “1.一种表面印刷电镀的方法，其步骤为： 提供一被电镀物，该被电镀物为金属素材； 预镀，在该被电镀物表面先预镀一层预镀金属层，使该被电镀物表面不会氧化，由此不须经过酸腐蚀； 电镀，将金属电镀至该预镀金属层无印刷层部分以形成电镀层，并使该电镀层厚度高于印刷层； 预镀金属层的材料为镍、半光泽镍和铜中的一种或其组合。 2.依据权利要求1所述的表面印刷电镀的方法，其特征在于，被电镀物为金属时金属素材为铜。 3.依据权利要求1所述的表面印刷电镀的方法，其特征在于，被电镀物为金属时金属素材为铁。 4.依据权利要求1所述的表面印刷电镀的方法，其特征在于，被电镀物为非金属时非金属素材为塑胶。” 专利复审委员会于2011年9月13日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门坚持驳回决定。随后，专利复审委员会成立合议组审查，于2012年6月11日发出了复审通知书。戊公司于2012年7月17日提交了意见陈某书和权利要求书的修改替换页。相对上一文本，删除了权利要求4。 2012年10月13日，专利复审委员会经审查作出第46093号复审请求审查决定（简称第46093号决定）。专利复审委员会在该决定中认定： 1.审查文本的认定 第46093号决定针对的文本是：2012年7月17日提交的权利要求第1-3项，申请日提交的说明书第1-2页、说明书附图第1-3页、说明书摘要、摘要附图。 2.关于2001年《中华人民共和国专利法》（简称2001年《专利法》）第二十六条第三款 本申请权利要求1请求保护一种表面印刷电镀的方法。说明书背景技术部分指出了现有技术中如果先在金属素材上油墨印刷后再电镀的方法施工，由于金属素材表面必需进行清洗，如再印刷期间，金属素材就已经开始氧化，而导致电镀后产品不及格率很高；另外对异型工件在制造上有困难而无法达成立体效果。说明书发明内容部分记载了发明声称要解决的技术问题为：防止被镀覆物表面被氧化、印刷油墨不易摩擦后发生脱落，而使产品产生立体效果。然而根据本申请请求保护的表面印刷电镀的方法，该方法不须对金属素材构成的被电镀物进行酸腐蚀处理或清洗处理，那么金属素材表面例如本申请中提及的铜与铁金属（它们都属于易被氧化的金属）的表面势必会存在氧化物层，氧化物层与金属素材之间的结合力不强。那么在存在疏松氧化物层的金属素材表面上预镀上一层金属，即使被预镀的金属层本身不容易被氧化，也能保护金属素材不被氧化，但原来就存在于金属素材表面上的氧化物会导致预镀金属层与金属素材之间结合不牢固，显然会导致之后的印刷层容易摩擦后发生脱落。也就是说本申请请求保护的方法其实并不能解决发明要解决的技术问题。另外，说明书仅在具体实施方式部分简单描述了：印刷油墨层自然不易在摩擦后发生脱落问题，比传统技术更加有利。而没有任何实验数据、相关图谱等证明本申请请求保护的方法能避免被电镀物的表面被氧化、印刷油墨不易在摩擦后发生脱落，从而实现使产品产生立体效果。综上，就目前本申请说明书记载的内容来看，本领域技术人员无法根据说明书公开的内容解决本申请要解决的技术问题，从而无法再现发明。本申请说明书不符合2001年《专利法》第二十六条第三款的规定。 己公司的意见陈某，专利复审委员会认为：首先，在本申请说明书背景技术部分描述了现有技术中如果先在金属素材上油墨印刷后再电镀的方法施工，由于金属素材表面必需进行清洗，如再印刷期间，金属素材就已经开始氧化，而一般肉眼是无法看出，经电镀后，会使产品不及格率很高。由此可见，即使经过清洗的金属表面也会很快产生氧化层，而在实际生产工艺中，由于钢铁生产线和电镀作业场地的空间距离导致通常被电镀物即金属素材形成后，不能保证及时进行电镀作业，在这种情况下，本领域技术人员有理由判断金属表面会形成氧化层。戊公司提出了只要及时在被电镀物的表面还未氧化时就进行电镀作业的技术构想，但该技术构想未出现在原权利要求书和说明书中，且也没有引入相关现有技术证据来支持其构想。其次，由于上述氧化层的存在，本领域技术人员有理由怀疑存在于金属素材表面上的氧化层会导致预镀金属层与金属素材之间结合不牢固，显然会导致之后的印刷层容易摩擦后发生脱落。如果要证明本申请的方法能实现预镀金属层与金属素材之间结合牢固，应当通过相关定量数据或预镀金属层与金属素材之间结合界面的谱图来予以证明。因此，戊公司的主张不予支持。 综上所述，专利复审委员决定维持国家知识产权局作出的驳回决定。 戊公司不服专利复审委员会作出的第46093号决定并提起诉讼，请求撤销该决定。 北京市第一中级人民法院认为，本申请说明书未明确说明被电镀物在预镀前是否经过酸腐蚀或清洗的步骤，而根据一般常识，预镀前金属表面即可能被氧化，导致预镀后预镀金属层与金属素材结合不牢固，容易被摩擦而脱落。因此，本领域技术人员无法根据说明书公开的内容实现本申请的目的，故本申请违反了2001年《专利法》第二十六条第三款规定。此外，经过“酸处理”步骤进行去氧化处理以达到上述目的是本领域技术人员可以预见到的，而本申请并未公开“酸处理”步骤，本领域技术人员可以合理怀疑如何达到去氧化进而实现上述技术效果，本申请有必要对该问题予以明确证明，需要试验数据或相关图谱以证明本申请的技术方案可以达到上述技术效果。因此，专利复审委员会认定本申请说明书仅在具体实施方式部分仅简单描述了印刷油墨层的技术效果而没有任何实验数据、相关图谱等证据来证明该技术效果是正确的。综上，专利复审委员会作出的第46093号决定认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第46093号复审请求审查决定。 戊公司不服原审判决并向本院提起上诉，请求撤销原审判决和第46093号决定，判决专利复审委员会重新作出审查决定。戊公司的主要上诉理由为：原审法院及专利复审委员会对本申请的技术方案及技术效果的认定错误，本申请足以解决技术问题并实现其技术效果，无需提交相关的实验数据。因此，本申请符合2001年《专利法》第二十六条第三款规定。 专利复审委员会服从原审判决。 本院经审理查明，原审判决查明事实清楚，证据采信得当，且有第46093号决定、国家知识产权局的驳回决定、本申请的原始文本及修改文本、当事人陈某、笔录等证据在案佐证，证据充分，本院对原审法院查明的事实予以确认。另查，戊公司在向专利复审委员会提交的意见陈某书中曾表示“本领域技术人员可知，容易表面氧化的金属并不是一与空气接触就马上形成一层氧化层，这种氧化作用是一段时间所进行的，只要及时在被电镀物的表面还未氧化时就进行电镀作用，就可以将镀层较好的与被电镀物进行结合，从而避免了被电镀物的表面氧化”；庚公司提交的复审申请书附页第2页第9-10行以及倒数第1行至第3页第1行记载有“该电镀物无需进行酸腐蚀以避免被氧化”、“无需进行酸腐蚀，避免了对金属表面的破坏，同时克服了酸腐蚀在异型工件上难以成功的缺陷”。辛公司的意见陈某书及复审申请书在案佐证。 本院认为： 本申请的申请日为2008年7月15日，根据《中华人民共和国立法法》第八十四条并参照国家知识产权局制定的《施行修改后的专利法的过渡办法》的规定，本案应适用2001年7月1日实施的《专利法》进行审理。2001年《专利法》第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。 本案中，从本申请说明书公开的内容看，说明书未明确说明被电镀物在预镀前是否经过酸腐蚀或清洗的步骤，而本领域技术人员根据一般常识可以知道，预镀前金属表面可能被氧化，导致预镀后预镀金属层与金属素材结合不牢固，容易被摩擦而脱落。戊公司一方面在复审申请书附页第2页第9-10行以及倒数第1行至第3页第1行主张“该电镀物无需进行酸腐蚀以避免被氧化”、“无需进行酸腐蚀，避免了对金属表面的破坏，同时克服了酸腐蚀在异型工件上难以成功的缺陷”；另一方面在向专利复审委员会提交的意见陈某书中陈某：“本领域技术人员可知，容易表面氧化的金属并不是一与空气接触就马上形成一层氧化层，这种氧化作用是一段时间所进行的，只要及时在被电镀物的表面还未氧化时就进行电镀作用，就可以将镀层较好的与被电镀物进行结合，从而避免了被电镀物的表面氧化”。可见，戊公司对本申请中是否存在“酸处理”的步骤的前后主张并不一致。因此，“酸处理”应当是本申请中的必要技术特征，但本申请说明书并未明确说明本申请的技术方案包括“酸处理”步骤，且本领域技术人员在阅读本申请后并不能明确得知“酸处理”步骤是实施本申请技术方案的常规选择或技术常识。因此，专利复审委员会认定本申请不符合2001年《专利法》第二十六条第三款规定并无不当。此外，本申请说明书仅在具体实施方式部分简单描述了印刷油墨层自然不易在摩擦后发生脱落问题，比传统技术更加有利的技术效果，但没有提供任何实验数据、相关图谱等证据证明该技术效果，在本申请未公开“酸处理”步骤的情况下，本领域技术人员可以合理怀疑本申请如何实现上述技术效果，壬公司有必要提供实验数据等证据来证明该技术效果是恰当的。因此，戊公司有关本申请符合2001年《专利法》第二十六条第三款规定的上诉理由均不能成立，本院不予支持。 综上，戊公司的上诉主张因依据不足不能成立，其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，判决结果并无不当，依法应予维持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一、二审案件受理费各人民币一百元，癸公司负担（均已交纳）。 本判决为终审判决。 审　判　长　　刘某 代理审判员　　袁某 代理审判员　　马　军 二Ο一三年十一月二十日 书　记　员　　张见秋 本案法律依据 中华人民共和国立法法 第84条 中华人民共和国专利法(2000修正) 第26条3款 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 中华人民共和国行政诉讼法 第61条1款1项