王某与国家知识产权局专利复审委员发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2012)高行终字第1693号 审理法官： 岑宏宇 刘某 焦彦 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2012.12.17 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 合法 行政判决 维持原判 // 王某与国家知识产权局专利复审委员发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2012)高行终字第1693号 上诉人（原审原告）王某。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区某地银谷大厦10－12层。 法定代表人张某，副主任。 委托代理人徐某，该委员会审查员。 委托代理人朱某，该委员会审查员。 上诉人王某因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第1632号行政判决，向本院提起上诉。本院2012年11月1日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 2006年3月19日，王某向国家知识产权局提出专利号为200610067591.X、名称为“能够计时产品的一种新用途和一种特制的能够计时的产品”的发明专利申请（简称本申请），本申请公开日为2007年9月19日。2010年9月3日，国家知识产权局作出驳回决定。王某不服该决定，向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出复审请求。2012年1月18日，专利复审委员会作出第39056号复审请求审查决定（简称第39056号决定），决定维持国家知识产权局于2010年9月3日对本申请作出的驳回决定。王某不服第39056号决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。 北京市第一中级人民法院认为：本申请权利要求1-3的方案是将能够计时的产品用于测量、比较人的脑力的大小或聪明程度的高低，将能够计时产品所表示的时间的量表示为人的脑力大小的量或聪明程度高低的量，将第一遍就能把一些知识学会或把一些题做对与第二遍才能把一些知识学会或把一些题做对，脑力的不同或聪明程度的不同，规定为了或折合成了时间的量。上述技术方案实施结果可以由于被测试人的体力、书写熟练程度等随机因素的影响而有所不同,因此，该方案不具有再现性，不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第四款的规定。 综上，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持专利复审委员会作出的第39056号决定。 王某不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决及第39056号决定，判令专利复审委员会重新作出决定。其理由为：一个人聪明，脑力大，脑子好用的程度，在其身体状态不佳时与其在平时相比，会有差异，因而所测出的结果，也会有差异。本申请不依赖于随机因素，无论被测试人的身体状态如何，主观意愿上是否愿意充分展示其聪明才智，也不论其书写速度如何，均能够得以实施。专利复审委员会强制要求每次测试的实施结果相同没有依据。本申请具有再现性，也具有实用性。 专利复审委员会服从原审判决。 经审理查明:本申请系第200610067591.X号“能够计时产品的一种新用途和一种特制的能够计时的产品”的发明专利申请，申请日为2006年3月19日，公开日为2007年9月19日，申请人为王某。 经实质审查，国家知识产权局于2010年9月3日以所属技术领域的技术人员根据说明书的记载不能实现该发明为由驳回本申请。王某不服，于2010年12月8日向专利复审委员会提出复审请求，并提交了权利要求书的全文修改替换页。 修改后的权利要求如下： “1.将能够计时的产品用于测量、比较人的脑力的大小或聪明程度的高低。 2.权利要求1所述的能够计时的产品的用途，其特征包括，在将能够计时的产品用于测量、比较人的脑力的大小或聪明程度的高低方面，将能够计时产品所能表示出的时间的量，表示为了人的脑力大小的量或聪明程度的量，或在将能够计时的产品用于测量、比较人的脑力大小或聪明程度的高低方面，将脑力的不同或聪明程度的不同规定为了或折合成了时间的量，或在将能够计时的产品用于测量、比较人的脑力大小或聪明程度的高低方面，将第一遍就能把一些知识学会或把一些题做对与第二遍才能把一些知识学会或把一些题做对，脑力的不同或聪明程度的不同，规定为了或折合成了时间的量。 3.权利要求1或2所述的能够计时的产品的用途，其特征包括，在将能够计时的产品用于测量、比较人的脑力的大小或聪明程度的高低方面，所用的产品，具备有或设定有起步键、间差起步键。 4.一种能够计时的产品或一种可用于测量、比较人的脑力的大小或聪明程度高低的能够计时的产品，这种产品或者是能够用来进行正向计时，或者是能够用来进行反向计时（或定时），或者是既能够用来进行正向计时，又能够用来进行反向计时（或定时），机器的构造具有机心，显示屏，操作键，其特征是，这种能够计时的产品或这种可用于测量、比较人的脑力的大小或聪明程度高低的产品，已设置有或设定有起步键和间差起步键，在将这种能够计时的产品用来进行反向计时（或定时）时，或在将这种能够计时的产品用来进行正向计时时，操作设置的起步键和间差起步键，操作两种键可显示的起步时间不一致，有间差。 5.权利要求4所述的能够计时的产品，其特征包括，这种能够计时的产品在用在进行反向计时（或定时）或在用在进行正向计时方面，设置有的间差起步键，至少有两个，或虽然设置有一个起步键或间差起步键，但能将起步键和间差起步键的作用都能发挥出来，或在其它键的配合下，能将起步键和间差起步键的作用都能发挥出来。 6.权利要求4或5所述的能够计时的产品，其特征包括，这种能够计时的产品确定有开始运行键，在将这种能够计时的产品用来进行反向计时（或定时）或正向计时时，通过操作这种开始运行键，这种能够计时的产品才开始计时运行。 7.权利要求4或5所述的能够计时的产品，其特征包括，这种能够计时的产品设置有停止键或停止运行键，在将这种能够计时的产品用来进行计时时，通过操作这种停止键，就能使时间立刻显示在正走在的时间上。 8.权利要求4或5所述的能够计时的产品，其特征包括，这种能够计时的产品，其显示屏为计数式、指针式（也可以是虚拟指针式）或其它形式。 9.权利要求4或5所述的能够计时的产品，其特征包括，这种能够计时的产品，操作设置的起步键和间差起步键，操作起步键和各个间差起步键所显示的起步时间不一致，有间差，其相邻的间差起步时间（包括操作起步键和间差起步键所显示的起步时间）的时间间差，为10分钟、5分钟或其它时间量，这包括其量的计时单位和每一单位的时间长度，可以与目前的能够计时产品的计时单位和每一单位的时间长度，对称或不对称。 10.权利要求4或5所述的能够计时的产品，其特征包括，将这种能够计时的产品，与其它产品进行组合，从而形成的产品，或使其它产品在实质上已具备有了本发明的能够计时产品的特征，确定有起步计时时间、间差起步时间，可以设定起步计时时间、间差起步时间，用于测量、比较人的脑力的大小或聪明程度的高低。” 专利复审委员会于2011年1月25日受理了复审请求，并向原实质审查部门发出前置审查通知书。原实质审查部门在前置审查意见书中坚持原驳回决定。 2012年1月18日，专利复审委员会作出第39056号决定，认为： 本申请权利要求1-3请求保护一种能够计时产品的用途，即将能够计时的产品用于测量、比较人的脑力的大小或聪明程度的高低。根据权利要求书和说明书的记载可知，本申请权利要求1-3的方案是是将能够计时的产品用于测量、比较人的脑力的大小或聪明程度的高低，即将能够计时产品所表示出的时间的量表示为人的脑力大小的量或聪明程度高低的量。然而，该方案的实施依赖于很多随机的因素，例如被测试人的身体状况、主观意愿、书写速度及其他一些主客观因素，测试结果可能由于上述众多随机因素的影响而不同，即其实施的结果并不是每次都相同的，因此该方案不具有再现性，无法在产业上应用，不符合专利法第二十二条第四款的规定。 举例来说，根据本申请所记载的方案，将能够计时的产品用于测量、比较学生A和学生B脑力的大小或聪明程度的高低，将第一遍做题的起步时间定为0分钟，第二遍做题的起步时间定为10分钟，两者之间存在间差。第一次测试：学生A在第一遍做题时通过独立思考就把题做对了，他在第—遍做题时花费了20分钟，那么他使用的总时间是0分钟+20分钟=20分钟；学生B是在听别人讲了一遍之后在第二遍做题时把题做对了，他在第二遍做题时书写速度较慢，花费了15分钟，那么他使用的总时间就是10分钟（间差）+15分钟=25分钟，由此按照本申请的方案则应该得出的结论是学生A的脑力或聪明程度大于学生B。第二次测试：学生A在第一遍做题时通过独立思考就把题做对了，他在第一遍做题时花费了20分钟，那么他使用的总时间是0分钟+20分钟=20分钟；学生B是在听别人讲了一遍之后在第二遍做题时把题做对了，他在第二遍做题时提高了书写速度，只花费了5分钟，那么他使用的总时间就是10分钟（间差）+5分钟=15分钟，由此按照本申请的方案则应该得出的结论是学生B的脑力或聪明程度大于学生A。由上可见，在对学生A和学生B进行多次重复测试时，其测试结果由于随机因素（如书写速度、主观故意等）的影响而完全相反，即其实施的结果并不是每次都相同的，因此该方案不具有再现性。 本申请权利要求1-3请求保护的技术方案实质上是一种计时产品的用途，属方法权利要求，复审请求人声称的本申请有在产业上制造出的产品，其已经在产业上使用，是针对权利要求4-10的产品权利要求而言的，与权利要求l-3的方法权利要求无关。计时产品能够在产业上制造或使用并不必然表明涉及该计时产品的方法、用途也一定能够在产业上应用，具各实用性。另外，专利法中规定的实用性应当具有再现性并不意味着只要能够反复实施即满足实用性所要求的再现性。再现性要求这种重复实施不得依赖任何随机的因素，并且实施结果应该是相同的。也就是说不受任何随机因素的影响，具有客观重复性。本发明所要解决的问题是通过能够计时的产品测量人的脑力大小，如请求人所强调的，本发明确实可以重复实施，即对某个人或者某些人重复执行测量，但该测量结果（即人的脑力的大小）会因测试对象的个体差异以及其他许多随机因素的影响而导致不同，不具有客观重复性，而且这种测量结果也未必能真正做到客观、真实地反映人的脑力大小。故权利要求l-3的技术方案不具有再现性。 据此，专利复审委员会决定维持国家知识产权局于2010年9月3日对本申请作出的驳回决定。 上述事实有本申请、第39056号决定、当事人陈某等证据在案佐证。 本院认为：本案的核心问题在于本申请是否符合专利法第二十二条第四款关于实用性的规定。实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。具有实用性的发明或者实用新型专利申请主题，应当具有再现性。再现性，是指所属技术领域的技术人员，根据公开的技术内容，能够重复实施专利申请中为解决技术问题所采用的技术方案。这种重复实施不得依赖于任何随机的因素，并且实施结果应当是相同的。 本案中，本申请权利要求1-3请求保护一种能够计时产品的用途，即将能够计时的产品用于测量、比较人的脑力的大小或聪明程度的高低。根据权利要求书和说明书的记载可知，本申请权利要求1-3的方案是将能够计时的产品用于测量、比较人的脑力的大小或聪明程度的高低，即将能够计时产品所表示的时间的量表示为人的脑力大小的量或聪明程度高低的量，将第一遍就能把一些知识学会或把一些题做对与第二遍才能把一些知识学会或把一些题做对，脑力的不同或聪明程度的不同，规定或折合成时间的量。但是该方案的实施依赖于很多随机的因素，例如被测试人的书写速度。就影响书写速度的原因而言，固然有反应能力等智力因素，但也有体力、书写熟练程度等与人的聪明程度无关的因素。上述技术方案实施结果可以由于被测试人的体力、书写熟练程度等随机因素的影响而有所不同，或者说，被测试人可能因为体力或书写熟练程度的变化而导致其被测试出来的聪明程度有所不同，因此，该方案不具有再现性，不符合专利法第二十二条第四款的规定。原审判决及第39056号决定对此认定正确。 综上，原审判决及第39056号决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，本院予以维持。王某的上诉理由不能成立，对其上诉请求本院不予支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一、二审案件受理费各一百元，均由王某负担（均已交纳）。 本判决为终审判决。 审　判　长　　岑宏宇 代理审判员　　刘某 代理审判员　　焦　彦 二○一二 年 十二 月 十七 日 书　记　员　　孙鑫鑫 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第22条4款 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 中华人民共和国行政诉讼法 第61条1款1项