甲公司与谢功平专利权转让合同纠纷一审民事判决书

甲公司与谢某专利权转让合同纠纷一审民事判决书 广东省东莞市中级人民法院 民事判决书 (2014)东中法知民初字第193号 原告（反诉被告）：甲公司，住所地为 山东省汶上县经济开发区（宁民路东鸿福路西）。 法定代表人：彭某，该公司董事长。 委托代理人：胡某，某律师事务所律师。 被告（反诉原告）：谢某。 委托代理人：杨某，某律师事务所律师。 委托代理人：韩某，某律师事务所辅助人员。 原告（反诉被告）甲公司（以下简称“乙公司”）诉被告（反诉原告）谢某专利权转让合同纠纷一案，本院于2014年7月18日向双方送达应诉材料后，谢某于2014年8月18日提起反诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年10月17日组织当事人进行了庭前证据交换，并于2014年10月17、2014年11月3日公开开庭将本诉与反诉进行了合并审理。丙公司的委托代理人胡某2，被告谢某及其委托代理人杨某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）乙公司诉称：2013年6月9日，丁公司标识，其拥有四项专利（201010187479.6号发明专利；201020209585.5号实用新型专利；201130230324.1号外观专利；201020209619.0号实用新型专利）戊公司。己公司刚刚投入生产经营，急需谢某所称的“一种带底色的LED显示装置”的发明专利技术，以用于正常生产经营。2013年6月9日，乙公司依据诚信原则，与谢某签订协议，乙公司受让了该四项专利，并签订协议书。但是，谢某提出转让条件：1、乙公司必须聘请谢某为事业部经理，月薪为12000元；2、乙公司必庚公司、辛某的生产、办公设备、原材料及尚未销售的产品、客户资源；3、乙公司向谢某支付40万元转让费。协议签订后，乙公司按照协议支付了20万元给谢某，但是谢某根本无法履行2013年6月9日签订的转让协议。经查，壬公司、辛某的法定代表人，无权转让资产。谢某明知其无权转让资产，癸公司签订转让协议，以获取高额回报，其行为属于欺诈行为，导致谢某无法履行转让协议。经查，谢某所谓的发明专利被驳回，其他两项专利被终止。谢某明知其无权转让三项专利，子公司，丑公司收取高价，谢某的行为构成了违约。综上所述，请求判令：一、寅公司与谢某于2013年6月9日签订的《聘请协议书》；二、谢功卯公司；三、谢辰公司；四、本案诉讼费由谢某承担； 原告（反诉被告）乙公司为证明其诉讼主张，向本院提交了如下证据材料： 1.聘请协议书，巳公司、谢某关于专利权转让的约定； 2.专利登记状况表，拟证明谢某无权转让发明等四项专利； 3.企业登记信息，拟证明谢某无权进行转让； 4.委托支付证明、银行电子回单，巳公司已经依约支付了二十万给谢某。 5.午公司移交清单，拟证明谢某所移交货物价值。 对于上述证据，谢某发表如下质证意见：对于证据一 的三性均认可，但证据不完整，有三份附件没有提交，未公司申公司工作而不是专利转让的问题。关于专利转让协议在第四条第三点的约定酉公司，第七条有有关违约金的约定；对证据二真实性认可，但认为与本案无关联性，且把其中的实用新型改成卡槽式的；对证据三真实性认可，认为并不能反映双方在签订合同时的真实情况；证据四的真实性我方不清楚，其中对电子回单三性认可，我方的确收到对方二十万的转账费用，回单内容显示一份是设备款，一份是聘请费用，但没有显示是专利转让费用；对证据五的真实性不确认，该表不是双方确认的盘点表格。 戌公司的起诉，谢某答辩并提起反诉称：双方于2013年6月9日签订《聘请协议书》，亥公司聘请谢某担任LED显示屏事业部经理职务，月薪12000元。乙公司向谢某购买设备、原材料、成品、专利权及客户资源等，共计人民币40万元，签约时支付10万元，生产投产支付10万元，签约后第二年、第三年各支付10万元。并约定无故解除协议的，向守约方支付违约金50万元，且不得以任何理由主张违约金过高进行抗辩。合同签订后，谢某依约履行协议，乙公司于2014年5月30日无故单方面解除聘用关系，并于2014年6月26日起诉谢某要求解除聘用协议。综上所述，请求判令：一、乙公司向谢某支付转让费人民币20万元；二、乙公司向谢某支付违约金人民币50万元；三、甲23公司承担。 被告（反诉原告）谢某为证明其诉讼主张，向本院提交了如下证据材料： 1.聘请协议书，巳公司、谢某之间合同关 系以及权利义务内容； 2.专利文件，拟证明谢某具有合同约定的专利文件； 3.专利权转让文件，拟证明乙24公司； 4.核准变更登记通知书及工商登记资料，丙25公司丁26公司相关的设备及原材料、成品、客户资源等； 5.设备及物品清单，戊27公司支付的设备及财务详细情况； 6.货运证明，拟证明谢某有依约履行合同，己28公司； 7.录音录像资料，巳公司清楚签约时的专利情况，庚29公司打招呼而不敢出庭； 8.劳动仲裁裁决书，巳公司违反约定，擅自解除与谢某的合同，且不让谢某入厂，致使部分证据原件至今无法取出。 9.公证书，巳公司不让谢某进厂，致使部分证据原件至今无法取出； 10、聊天记录及快递单，辛30公司有业务关系。 对于上述证据，乙公司发表如下质证意见：对证据 一真实性无异议，但认为违约金应以实际造成损失为准，壬31公司的损失已大于五十万元；证据二的专利申请号为201010187479.6的专利是没有生效的，谢某没有获得专利权，癸32公司，是欺诈行为；201020209619.0专利真实性无异议，子33公司；201130230321.8、201130230324.1专利由于谢某未交年费导致该专利权无效，无权转让，即谢某已严丑34公司损失；对证据四真实性无异议，这份证据仅仅证寅35公司而不是四项专利；对证据四的真实性无异议，卯36公司仅是变更了法定代表人和股份，该公司的资产包括设备等并未全部转让，这也说明谢某存在欺诈行为，辰37公司巳38公司，午39公司转让给别人；对证据五真实性不予认可，乙公司没有收到这些物品；对证据六真实性不予认可，货运部应出具货运发票，且单据上没有说明是托运何种货物及托运数量也无法确认；对证据七的真实性不予认可，因朱某没有出庭作证；证据八裁定书未生效，乙公司已经向当地法院进行诉讼，且该裁定书与专利转让无关，未40公司解除聘请协议作出裁定，申41公司无故解除协议，乙公司也仅是要支付赔偿金24000元；对证据九真实性无异议，认为案件的证据原件是应由谢某保留好的，乙公司无关；酉42公司有业务往来，因为聊天记录是在其离职之后才形成。 本院经审理查明：乙公司注册资本为30000000元，因生产经营的需要，于20戌43公司担任LED显示屏事业部经理一职，并有如下约定：一、乙公司按月支付工资报酬给谢某，月薪为人民币12000元；二、谢某不得转让所持有《底色显示装置》亥44公司进行生产销售，同时也不得在合同期限内辞职，甲45公司产品相关的工作；三、在本协议生效的同时，乙公司乙46公司，丙47公司，辛某的生产、办公设备（明细另见附表）；四、在本协议生效的同时，乙公司乙46公司，丙47公司，辛某的原材料及尚未销售的产品（明细另见盘点表）；五、在本协议生效后，谢某自行研发的《一种带底色的显示装置》实用新型专利和发明专利及配套外观专利共四项，已经获得国家专利许可和正在丁48公司；六、本协议生效前谢某原有设备、原材料、成品、专利权及客户资源等折算成人民币共400000元，乙公司分三次支付给谢某，签约时支付100000元，生产投产再给100000元，签约后第二年、第三年各支付100000元；七、在协议的有效期限内，双方不得无故解除本协议，否则即构成违约，违约方应向对方支付违约金人民币500000元，任何一方不得以任何理由主张违约金过高进行抗辩。 上述约定的专利，乙公司主张为201010187479.6号“一种带底色的LED显示装置”发明专利、201020209585.5号“卡槽式LED显示屏模组”实用新型专利、20xxx24.1号“能混色的底色LED显示装置”外观专利、201020209619.0号“带底色的LED显示屏模组”实用新型专利，谢某则主张为201010187479.6号“一种带底色的LED显示装置”发明专利，201020209619.0号“带底色的LED显示屏模组”实用新型专利，201130230324.1号“能混色的底色LED显示装置”外观专利，201130230321.8号“带底色的LED显示装置”外观专利，涉案专利的发明人均为谢某，戊49公司。 上述专利中，201010187479.6号发明专利于2012年11月14日被国家专利局驳回，其中，国家知识产权局第一次审查意见通知书上载明“基于上述理由，本申请的独立权利要求以及从属权利要求都不具备创造性，同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而即使申请人对权利要求进行重新组合和／或根据说明书记载的内容作进一步的限定，本申请也不具备被授予专利权的前景。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明本申请具有创造性的充分理由，本申请将被驳回；201020209585.5号实用新型专利因未按时交纳年费，于2012年5月24日终止201130230324.1、201130230321.8号两外观设计专利因未按时交纳年费，于2012年7月19日终止；201020209619.0号实用新型专利已于己50公司。 乙公司称2013年6月认识谢某后开始商谈聘任事宜，签订聘请协议前不清楚上述专利的情况，基于诚信亦未查询上述专利的情况，直至在转让专利的时候才发现谢某无权转让上述专利；谢某则称2011年10月份双方就开始洽谈相关事宜，在签订聘请协议时，因为上述专利已经过时且没有再生产与上述专利相关的产品，所有没有缴费，庚51公司辛52公司转让给其妻弟。双方一致确认签订的聘任协议已解除，谢某于2014年5月30日被解聘。双方一致确认聘请协议约定的40万元包括了谢某原有设备、原材料、成品、专利权及客户资源，但未就各部分的比例达成一致意见，亦未有证据证明各部分的价值。 庭审中，证人陈某出庭作证，称经谢某介绍，壬53公司有业务来往。证人朱某未出庭作证。 本院另查明，癸54公司政管理局核准，辛某的法定代表人为谢某，企业名称于2012子55公司。丑56公司政管理局核准，寅57公司的法定代表人由谢某变更为李粹军，卯58公司的100%持股人。 本院再查明，2013年6月9日和2013年6月26日，乙公司共委托王明路向谢某支付专利转让费人民币200000元，济宁银行网上银行电子回单显示付款用途分别为设备款和聘请费用。对此，双方一致确认聘任协议书中约定的400000元是包括了专利转让、原有设备、原材料、成品及客户资源在内的总费用，但谢某认为上述200000元仅系设备款和聘请费用；乙公司则认为聘请费用是指聘请协议包括的所有费用，称聘请谢某就是看中谢某的专利，因此该200000元全部系专利转让费用。双方均提交了证据以证明“设备”的价值，但均系单方取得，无双方签字或确认。 另外，双方曾于汶上县劳动人事争议仲裁委员会进行劳动争议纠纷仲裁，请求：1、辰59公司违约；2、依法确认聘任协议终止；3、巳60公司支付2014年4、5月份的工资；4、巳60公司为谢某缴纳各项社会保险；5、巳60公司支付解除劳动合同赔偿金。汶劳人仲案字（2014）第35号劳动争议仲裁书显示，乙公司的答辩意见为“乙公司聘请谢某的工作是销售总经理，根据协议约定，谢某享有销售主导权，但销售价格需要被申请人批准，保证利润，但谢某规定的销售产品价格较低，午61公司发生严重亏损，未62公司的利益，违反了双方的协议，于是根据协议书对谢某进行解聘。庭审中，双方一致确认聘请协议的效力，并同意解除该聘请协议。 本院认为，本案系专利转让合同纠纷，双方的主要约定在于《聘请协议书》，故本案应当围绕《聘请协议书》进行审查。本案的争议焦点为：一、谢某是否存在违约行为；二、乙公司是否存在违约行为；三、乙公司、谢某应当承担何种责任。 一、谢某是否存在违约行为。 合同的订立应当公平、平等。双方签订《聘任协议书》涵盖多项内容，主要包含了双方的人事劳动关系及专利转让事宜，系一份混合协议。申63公司的主要责任在于聘用谢某、接收生产办公设备，谢某的主要责任在于负责日常管理及转让相关专利。根据《聘任协议书》的内容及双方当事人的当庭陈述可知，管理、研究开发及转让专利系聘请的对价。诚实守信用是民事行为的基本原则，也是订立合同各方当事人应有的状态。本案中，双方约定“在本协议生效后，谢某自行研发的《一种带底色的显示装置》实用新型专利和发明专利及配套外观专利共四项，已经获得国家专利许可和正在丁48公司”的前提必然是上述专利可转让，但在签订协议时，上述专利除实用新型专利可转让外，其余专利均处于不可转让的状态。根据诚实信用原则，在签订聘任协议前，谢某有责任释明专利所处的状态，并应当按时缴纳年费以保证专利的有效性。但谢某却最终因发明专利被驳回、外观设计专利未缴纳专利年费被终止而导致先天违约，致使合同不能履行。综上所述，根据全面履行原则，谢某未能履行合同约定的义务，其行为构成违约。 二、乙公司是否存在违约行为。 《聘任协议书》中双方明确约定“在协议的有效期内，双方不得无故解除本协议，否则即构成违约”，根据谢某的反诉请求、事实理由及庭审查明的事实，可以认定该违约金是对解除整个《聘任协议书》责任的约定，而不是对某一项违约的约定，而解除《聘任协议书》对谢某最大的影响必然是人事劳动关系，谢某的反诉请求佐证了这一点，故，谢某所诉求的违约金500000元系基于人事劳动关系，不属于本院的审理范围，本院对该项诉请不予处理。谢某可另行仲裁、起诉。 三、乙公司、谢某应当承担何种责任。 承上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”的规定，谢某违反了《聘请协议书》的约定，导致无法履行转让专利的义务，应承担违约责任。但，乙公司作为酉64公司，其应当具有最基本查询专利的能力与注意力，戌65公司却在2013年6月份仅仅认识谢某几天后，因“信任”未查询专利状态，导致对专利情况不知情的情况下与谢某签订聘请协议，亥66公司应为其未尽合理审查义务承担一定的责任。虽然双方均没有证据证明谢某违约造成的损失，戌65公司因未获得剩余三专利而遭受的损失却是显而易见的。故本院参考双方约定的违约金，综合考虑双方在签订聘任协议前三专利已无法转让，双方约定的400000元包含了专利转让、原有设备、原材料、成品及客户资源在内的总费用且双方不能就各部分的价格达成一致意见，乙公司存在审查过失，涉案专利的性质及市场前景等因素，甲67公司违约损失人民币80000元。 此外，甲公司在本案中请求判决解除案涉《聘请协议书》，谢某在庭审中亦同意解除，故本院确认案涉《聘请协议书》已于本案庭审之日，即2014年10月17日解除。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”，因本合同已经解除，双方一致确认聘任协议书中约定的400000元是包括了专利转让、原有设备、原材料、成品及客户资源在内的总费用，谢某乙68公司，而双方不能就谢某已收到的200000元的用途、乙公司收到的货物、已转让的专利价值及上述各部分费用所占的比例作出证明或约定，丙69公司、谢某的此项诉请均予以驳回。 至于诉讼费，本诉部分本院支持80000元相应比例的诉讼费1139元及反诉全部诉讼费10800元均由谢某负担，丁70公司负担。 综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第六十九条、第一百四十四条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下： 一、戊71公司与被告谢某签订的案涉《聘请协议书》于2014年10月17日解除； 二、己72公司违约损失80000元； 三、庚73公司的其他诉讼请求； 四、驳回被告谢某的所有反诉请求。 如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件本诉受理费人民币12800元，辛74公司负担11661元，谢某负担1139元；反诉受理费10800元由被告谢某负担。 如不服本判决，双方可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。 审　判　长　　蒋小美 代理审判员　　谢某2 代理审判员　　邹　越 二〇一四年十一月二十五日 书　记　员　　陈　琨 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第11条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第59条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第65条 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第7条 中华人民共和国民事诉讼法(2012修正) 第144条 中华人民共和国民事诉讼法(2012修正) 第253条 中华人民共和国民事诉讼法(2012修正) 第64条1款 中华人民共和国民事诉讼法(2012修正) 第69条 更多