佛山市南海区里水飞滕家具厂等诉谢某等侵害外观设计专利权纠纷案

佛山市南海区里水飞滕家具厂等诉谢某等侵害外观设计专利权纠纷案 广东省高级人民法院 民事判决书 (2012)粤高法民三终字第118号 上诉人（原审被告）：佛山市南海区里水飞滕家具厂，住所地：佛山市南海区某地工业区3号，个人独资企业营业执照：440682000149987。 法定代表人：郑某。 委托代理人：陈某。 委托代理人：罗某。 上诉人（原审被告）：郑某。 委托代理人：陈某。 委托代理人：罗某。 被上诉人（原审原告）：谢某。 委托代理人：何某，某律师事务所律师。 委托代理人：何某2。身份证号码：43xxx09。 原审被告：吴某。 委托代理人：陈某。 委托代理人：罗某。 上诉人佛山市南海区里水飞滕家具厂（以下简称飞滕家具厂）、郑某因与被上诉人谢某、原审被告吴某2害外观设计专利权纠纷一案,不服广东省佛山市中级人民法院民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 原审法院查明：2011年5月5日，谢某向国家知识产权局申请名称为“吊篮（01）”的外观设计专利,并于2011年9月28日获得授权，专利号为ZL201130105173.7。该专利有七副视图，即主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图、立体图，从视图可见，使用该外观设计专利的为吊篮，吊篮边框左右对称从顶部到底部逐渐变宽，底部边框水平连接左右边框，顶部变宽有一半圆形空洞，吊篮整体呈剖开的香瓜状，条框之间遍布杂乱编织的藤条使得吊篮背面呈半球体。具体视图如下： 2011年12月12日，谢某的委托代理人何某2与佛山市珠江公证处的公证员及公证员助理一起前往佛山市南海区某地工业区3号的一间厂区（在该厂区门口外，面对该厂区门口，该工厂大门上有“飞藤行”字样），甲公司购买了包含涉案被诉侵权产品在内的共四款产品，共支付人民币3415元，并取得了收据一张（盖有“佛山市南海区里水飞藤家具厂”印章）、“飞藤行家具（香港）乙公司常俊召”名片一张、“飞藤行家具”宣传图册一本。其中收据上载明型号为P902-BW、P903-BW、P722-BW为样板。广东省佛山市珠江公证处对本次购买过程进行了公证，并出具了（2012）粤佛珠江第1192号《公证书》。本次公证的公证费为1100元。谢某同时就本次公证购买的四款产品提起包括本案在内的四件案件的诉讼。 2011年12月28日，谢某的委托代理人何某2与佛山市珠江公证处的公证员及公证员助理一起前往广东省佛山市顺德区丙公司（该店铺上方有“飞滕行”标识牌），甲公司购买了型号为PK802-B的藤艺吊篮（不含吊杆），共支付人民币1110元，并取得了收据一张（盖有“佛山市南海区里水飞藤家具厂”印章）、“飞藤行家具（香港）乙公司杨浏”名片一张、“飞藤行家具”宣传图册一本。广东省佛山市珠江公证处对本次购买过程进行了公证，并出具了（2012）粤佛珠江第1193号《公证书》。本次公证的公证费为1100元。 一审法院根据谢某的申请对本案进行了证据保全，保全的被诉侵权产品如下图，双方确认（2012）粤佛珠江第1192号《公证书》中公证保全的本案被诉侵权产品型号为P722-BW。双方当事人一致确认法院保全的被诉侵权产品与型号为P722-BW的被诉侵权产品仅藤条编织方法不同，其他均一致。型号为P722-BW的被诉侵权产品为吊篮，吊篮正面边框成圆形，顶部有一半圆形空洞，正面边框和条框之间用黑白相间的藤条杂乱编织成半圆形。法院保全的被诉侵权产品除藤条颜色为纯黑色，成菱形镂空编织外，其余均与上述P722-BW型的吊篮一致。 另一款型号为PK802-B的被诉侵权产品是吊篮，该吊篮由上下两半拼接后整体呈被剖开的香瓜型，自顶部向左右对称向下逐渐变宽，底部边框水平连接左右边框，顶部有一半圆形空洞，吊篮中部拼接位置有一圆弧形横框，吊篮各边框和条框之间用藤条杂乱编织而成半球体。 被诉侵权产品如下图： P722-BWPK802-B 法院保全的被诉侵权产品 飞滕家具厂、郑某、吴某提出现有设计抗辩，认为型号为P722-BW以及法院保全的被诉侵权产品更接近专利号为ZL200730065455.2的外观设计专利，该专利的公开日为2008年9月10日，共有四幅视图，分别为后视图、立体图、主视图、左视图，从视图可见，使用该外观设计专利的产品为吊篮，吊篮分为篮体和支架两部分，其中篮体呈尖圆形，顶部为尖状，从顶部分出左右两条对称的弧形边框，底部边框为弧形将左右边框连接，正面为开口，背面由藤条杂乱编织呈上尖下圆的锥体。该专利的视图如下： 飞滕家具厂、郑某、吴某认为型号为PK802-B的被诉侵权产品更接近专利号为ZL200730056308.9的外观设计专利，该专利的公开日为2008年6月25日，共有四幅视图，分别为俯视图、后视图、立体图、仰视图、右视图、左视图、主视图，从视图可见，使用该外观设计专利的产品为吊篮，该吊篮顶部为尖状，从顶部分出左右两条对称的弧形边框，底部边框为弧形将左右边框连接，正面为开口，背面由藤条杂乱编织呈上尖下圆的锥体。 又查明，某律师事务所签订《民事委托代理合同》，约定一审律师费为15000元。2011年11月8日，谢某支付律师费15000元。 再查明，佛山市南海区里水飞滕家具厂的企业性质为个人独资企业，郑某为其投资人，该厂的经营范围为加工、制造、销售：木制家具，藤铁家具，藤工艺品。 郑某向国家知识产权局提出了宣告谢某涉案专利权无效的申请。 谢某于2012年1月4日向广东省佛山市中级人民法院起诉，请求法院判令：1、吴某、飞滕家具厂停止对谢某ZL201130105173.7专利侵权行为，销毁库存产品；2、吴某、飞滕家具厂、郑某连带赔偿谢某经济损失10万元；3、吴某、飞滕家具厂、郑某连带赔偿谢某为调查、制止侵权行为所支付合理费用17500元，上述两项合计117500元；4、吴某、飞滕家具厂、郑某承担本案全部诉讼费用。诉讼中，谢某明确第一项诉讼请求为要求吴某停止销售、许诺销售侵害谢某专利号为ZL201130105173.7的外观设计专利权的行为，要求飞滕家具厂停止生产、销售侵害谢某专利号为ZL201130105173.7的外观设计专利权的行为,并销毁库存产品。 原审法院认为本案为侵犯外观设计专利权纠纷。谢某是名称为“吊篮（01）”，专利号为ZL201130105173.7的外观设计专利权人，该专利至今有效存续，依法应受法律保护，任何单位或者个人，未经专利权人许可，都不得使用其专利。本案争议的焦点在于：1、被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围；2、飞滕家具厂、郑某、吴某的现有设计抗辩是否成立；3、本案是否应中止审理；4、飞滕家具厂、郑某、吴某应如何承担民事责任。 一、被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围 根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款的规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。外观设计侵权与否的判定，应当首先审查被诉侵权产品与专利产品是否属于同类产品。同时，以一般消费者的知识水平和认知能力，进行整体观察、综合判断，判定被诉侵权产品与专利是否构成相同或相近似。 本案三款被诉侵权产品与专利产品用途相同，都是吊篮，属于同类产品，可以进行近似性对比。将型号为P722-BW的被诉侵权产品与谢某的专利相比对，二者之间存在的差别在于：被诉侵权产品的外框呈圆形，而涉案专利的左右框呈上窄下宽的弧形；被诉侵权产品的底部边框呈弧形，而涉案专利的底部边框为直线形，从而使得涉案专利的底部比被诉侵权产品更宽更平。上述不同之处加上二者在颜色上的不同使得二者的整体视觉形成了实质性的差异。经比对，一审法院认为型号为P722-BW的被诉侵权产品与涉案外观设计专利不相同也不相似，没有落入涉案专利权的保护范围。法院保全的被诉侵权产品的颜色和编织方法与涉案专利不同，与原告涉案专利相比对，法院保全的被诉侵权产品与涉案专利的不同之处与上述型号为P722-BW的被诉侵权产品与涉案专利的不同之处相同，如上所述，法院保全的被诉侵权产品也与涉案外观设计专利不相同也不相似，没有落入涉案专利权的保护范围。 将型号为PK802-B的被诉侵权产品与谢某的专利相比对，二者均自顶部向左右对称向下逐渐变宽，且底部边框均水平连接左右边框，整体均呈被剖开的香瓜型，二者顶部均有一半圆形空洞，二者均用藤条杂乱编织而成半球体。二者存在以下区别：被诉侵权产品中部拼接位置有一圆弧形横框，而涉案专利没有。但上述不同之处仅为局部细微的差别，对二者的整体视觉没有实质性的差异。经比对，一审法院认为型号为PK802-B的被诉侵权产品与谢某涉案外观设计专利相似，落入谢某涉案专利权的保护范围。 二、飞滕家具厂、郑某、吴某的现有设计抗辩是否成立 根据《中华人民共和国专利法》第二十三条第四款的规定，现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。飞滕家具厂、郑某、吴某抗辩主张三款被诉侵权产品均是采用现有设计生产的。飞滕家具厂、郑某、吴某认为专利号为ZL200730056308.9的外观设计专利最接近型号为PK802-B的被诉侵权产品，该专利的公开日为2008年6月25日，早于涉案专利的申请日期，可以作为现有设计抗辩证据使用。被诉侵权产品与现有设计产品用途相同，都是吊篮，属于同类产品，可以进行近似性对比。将二者相比对，存在以下差异：被诉侵权产品顶部为圆弧形，而现有设计的顶部为尖状。该点不同之处差别明显，构成实质性差异，普通消费者足以根据上述不同之处将两者相区分。因此，经比对，一审法院认为型号为PK802-B的被诉侵权产品与专利号为ZL200730056308.9的外观设计专利不相同也不相似。飞滕家具厂、郑某、吴某提出的其他现有设计与型号为PK802-B的被诉侵权产品的差异更大。综上，对飞滕家具厂、郑某、吴某针对型号为PK802-B的被诉侵权产品提出的现有设计抗辩本院不予采纳。另外，型号为P722-BW的被诉侵权产品以及法院保全的被诉侵权产品飞滕家具厂、郑某、吴某也提出了现有设计抗辩。如上所述，型号为P722-BW的被诉侵权产品以及法院保全的被诉侵权产品未落入涉案专利权的保护范围，故飞滕家具厂、郑某、吴某针对该两个被诉侵权产品的现有设计抗辩是否成立已无必要。退一步讲，针对三被告提出的现有设计抗辩，本院认为：三被告主张专利号为ZL200730065455.2的外观设计专利最接近型号为P722-BW的被诉侵权产品以及法院保全的被诉侵权产品，该专利的公开日为2008年9月10日，早于谢某涉案专利的申请日期。被诉侵权产品与现有设计产品用途相同，都是吊篮，属于同类产品，可以进行近似性对比。由于吊篮的篮体和支架是可以独立存在的两部分，本案涉案专利保护的范围仅为篮体，故飞滕家具厂、郑某、吴某提出的现有设计抗辩也应主要从篮体来进行比对。将型号为P722-BW的被诉侵权产品以及法院保全的被诉侵权产品与现有设计的篮体相比对，二者存在以下区别：这两款被诉侵权产品顶部为圆弧形，而现有设计的顶部为尖状。该点不同之处差别明显，构成实质性差异，普通消费者足以根据上述不同之处将两者相区分。因此，经比对，一审法院认为型号为P722-BW的被诉侵权产品以及法院保全的被诉侵权产品与专利号为ZL200730065455.2的外观设计专利不相同也不相似。飞滕家具厂、郑某、吴某提出的其他现有设计与型号为P722-BW的被诉侵权产品以及法院保全的被诉侵权产品的差异更大。故飞滕家具厂、郑某、吴某针对型号为P722-BW的被诉侵权产品以及法院保全的被诉侵权产品提出的现有设计抗辩并不成立。 三、本案是否应中止审理 飞滕家具厂、郑某、吴某以其已在答辩期间内向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求为由，请求中止审理本案。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条第（三）项规定，关于被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的，可以不中止诉讼。在本案中，飞滕家具厂、郑某、吴某提交的请求宣告谢某专利无效的证据明显不充分，故对其提出的中止本案诉讼的请求，一审法院不予采纳。 四、飞滕家具厂、郑某、吴某应如何承担民事责任 根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款的规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。谢某的委托代理人何某2从飞滕家具厂购买了型号为PK802-B的被诉侵权产品，且其购买行为是在公证机关的公证下进行的，故一审法院对谢某关于飞滕家具厂存在销售PK802-B的被诉侵权产品的行为的主张予以采纳。飞滕家具厂抗辩认为其销售给谢某的被诉侵权产品系样板，尚未开始生产被诉侵权产品。首先，飞滕家具厂的经营范围中包括了加工制造藤铁家具，即飞滕家具厂具有生产被诉侵权产品的资质和能力；其次，虽然飞滕家具厂开具给谢某的收据上载明上述被诉侵权产品为样板，但销售样板并不表示飞滕家具厂无生产上述被诉侵权产品。综上，一审法院对谢某关于飞滕家具厂实施了生产被诉侵权产品的行为的主张予以支持，对飞滕家具厂的该项抗辩不予采纳。飞滕家具厂未经谢某许可，擅自生产、销售与谢某外观设计专利相似的同种产品，其行为已经构成了对谢某专利权的侵犯，依法应当承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。因此，谢某要求飞滕家具厂停止生产、销售侵犯涉案专利权的产品的请求成立，一审法院予以支持。谢某没有提供其因侵权所受损失的充分证据，也没有飞滕家具厂因侵权获利的证据，一审法院根据谢某请求保护的专利权为外观设计专利权、飞滕家具厂的侵权行为性质为生产、销售以及谢某支出的合理费用等因素，酌定飞滕家具厂赔偿谢某经济损失人民币40000元。飞滕家具厂属于个人独资企业，根据《中华人民共和国个人独资企业法》第二条的规定，投资人郑某应当对飞滕家具厂的赔偿责任承担无限责任。因此，当飞滕家具厂的财产不足以清偿上述债务时，郑某应以其个人的其他财产予以清偿。 谢某主张吴某实施了销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，但从谢某提供的证明其购买过程的公证书中反映原告的委托代理人何某2系在广东省佛山市南海区某地工业区3号的门口有“飞滕行”的店铺购买的被诉侵权产品，丁公司购买的被诉侵权产品。因此，原告提交的证据不能证明吴某存在销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，应承担举证不能的责任，对谢某要求吴某承担停止侵害并赔偿损失的主张一审法院不予支持。 综上所述，根据《中华人民共和国民法通则》第二十九条、第一百一十八条、第一百三十四条第一款第（一）项、第（七）项，第二款、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第二十三条第四款、第五十九条第二款、第六十五条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条第（三）项的规定，判决：一、佛山市南海区里水飞滕家具厂应于本判决发生法律效力之日起立即停止生产、销售侵犯谢某名称为“吊篮（01）”、专利号为ZL201130105173.7的外观设计专利权的产品的行为，并销毁库存侵权产品；二、佛山市南海区里水飞滕家具厂应于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿谢某经济损失40000元；三、佛山市南海区里水飞滕家具厂的财产不足以清偿上述第二项的债务时，郑某以其个人的其他财产予以清偿；四、驳回谢某的其他诉讼请求。当事人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2650元，证据保全费30元，合计2680元，由谢某负担680元，佛山市南海区里水飞滕家具厂、郑某负担2000元。 飞滕家具厂、郑某不服原审判决，向本院提起上诉，请求判令：1、撤销原审判决第一、二、三项，依法驳回被上诉人的诉讼请求；2、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实与理由：一、上诉人并未生产被诉侵权产品；二、涉案专利已经被公开，不具有新颖性；三、一审法院未依法中止诉讼；四、被诉侵权产品并未落入涉案专利保护范围。 谢某答辩称，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，上诉人的上诉理由不成立，请求二审法院予以维持。 本院审理查明，原审判决查明的事实属实，本院予以确认。 另查明：本院二审庭审时，郑某当庭向本院提交了专利复审委于2012年8月29日作出的第19184号无效宣告请求审查决定，该决定宣告本案ZL201130105173.7外观设计专利权全部无效。郑某据此认为，谢某涉案专利已被宣告全部无效，其提起本案诉讼已经没有权利基础。谢某对该决定书的真实性予以确认，但主张其已提起行政诉讼，该决定不是最终决定，本案应等待行政诉讼结果再进行审理。 本院认为，本案为侵害外观设计专利权纠纷。《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在，故专利复审委于2012年8月29日作出的第19184号无效决定，宣告本案专利全部无效后，谢某涉案专利权应视为自始即不存在，不受法律保护。谢某的诉讼请求丧失了权利基础，其起诉应予驳回。 综上所述，基于二审诉讼期间专利复审委作出宣告谢某本案专利权全部无效的决定，本院依照《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条、《诉讼费用交纳办法》第八条第一款第（二）项之规定，裁定如下： 一、撤销广东省佛山市中级人民法院（2012）中中法民三初字第118号民事判决； 二、驳回谢某的起诉。 谢某预交的一审案件受理费2650元，佛山市南海区里水飞滕家具厂预交的二审案件受理费2650元，一、二审法院予以清退。 本裁定为终审裁定。 审判长高某 代理审判员张某 代理审判员石某 二O一二年十月十七日 书记员杨某 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第11条2款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第23条4款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第47条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第59条2款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第65条 中华人民共和国民法通则(2009修正) 第118条 中华人民共和国民法通则(2009修正) 第134条1款1项 中华人民共和国民法通则(2009修正) 第134条1款7项 更多