中华人民共和国国家知识甲公司发明专利申请驳回复审行政纠纷再审案

行政> 行政行为> 其他行政行为 案 号：（2014）知行字第2号 文书类型： 裁定书 公开类型： 文书公开 审理法院： 最高人民法院 审结日期：2014.09.17 案件类型： 行政申请再审审查 审理程序： 再审 // 中华人民共和国国家知识甲公司发明专利申请驳回复审行政纠纷再审案 【关键词】 发明；实质审查；复审无效审查；明显实质性缺陷 【案号】 最高人民法院（2014）知行字第2号 【基本案情】 在再审申请人中华人民共和国国家知识产权局甲公司（以下简称甲公司）乙公司（以下简称甲公司）发明专利申请驳回复审行政纠纷案中，甲公司于2004年5月13日提出名称为“表面改性的沉淀二氧化硅”的发明专利申请（以下简称本案申请）。2009年12月4日，中华人民共和国国家知识产权局（以下简称国家知识产权局）以权利要求1-31不符合专利法第三十三条规定为由，对本案申请予以驳回。甲公司不服，于2010年3月18日向甲公司提出复审请求，并同时修改了权利要求书。2011年3月15日，甲公司作出第30895号专利复审请求审查决定（以下简称第30895号决定），丙公司在复审程序中对权利要求书的修改符合专利法及专利法实施细则的有关规定，但修改后的权利要求1不具备创造性，据此维持了国家知识产权局的驳回决定。甲公司不服，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审认为，《专利审查指南》在初步审查部分所规定的“明显实质性缺陷”的审查对象，不包括专利法第二十二条第三款，且专利法实施细则第五十三条关于“明显实质性缺陷”审查的规定中，亦不包含对创造性问题的审查。甲公司主动将本案申请是否具备创造性的问题纳入“明显实质性缺陷”的审查范围之中，缺乏法律依据。据此判决撤销第30895号决定并责令甲公司重新作出审查决定。甲公司不服，提起上诉。北京市高级人民法院二审判决驳回上诉、维持原判。甲公司仍不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2014年9月17日裁定驳回甲公司的再审申请。 【裁判意见】 最高人民法院审查认为，《专利审查指南》在“发明专利申请的初步审查”部分列举了属于“明显实质性缺陷”的各种情形，包括是否属于完整的技术方案、是否违反法律或社会公德等情形，都属于本领域技术人员无需深入调查证实或无需技术比对即可判定的情形，但创造性评价并不包含其中。虽然初步审查与实质审查、复审无效审查阶段对“明显实质性缺陷”的审查范围不应当完全一致，但“明显实质性缺陷”的性质应当相同。因此，在实质审查以及复审无效审查阶段对“明显实质性缺陷”的审查，应当依照《专利审查指南》在初步审查阶段列举的具体情形进行判断。初步审查阶段的“明显实质性缺陷”，当然也适用于实质审查及复审无效审查阶段。此外，对创造性问题的评价，不仅要考虑本案申请的技术方案本身，还要考虑所属技术领域、所要解决的技术问题及所产生的技术效果，因此，也不宜将《专利审查指南》列明的“明显实质性缺陷”的审查范围涵盖至创造性问题。 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第22条3款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第33条 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第53条