张某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2013)高行终字第302号 审理法官： 刘某 陶钧 石某 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2013.05.08 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 行政复议 合法 行政判决 关联性 行政复议 不予受理 维持原判 // 张某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2013)高行终字第302号 上诉人（原审原告）张某。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区某地银谷大厦10－12层。 法定代表人张某2，副主任。 委托代理人李某，该委员会审查员。 委托代理人曹某，该委员会审查员。 上诉人张某3发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第1326号行政判决，向本院提起上诉。本院2013年1月15日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 北京市第一中级人民法院认定，名称为“多重反复泵浦技术在全固体激光器和光纤激光器等领域中的应用”的发明专利申请（简称本申请）的申请日为2004年2月2日，申请人为张某。经实质审查，国家知识产权局于2009年8月7日以对本申请说明书的修改不符合2000年修正的《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第三十三条的规定；权利要求1-10相对于对比文件1不符合《专利法》第二十二条第二款有关新颖性的规定为由发出驳回决定，驳回了本申请。张某不服，于2009年8月28日向国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)提出复审请求。2011年11月16日，专利复审委员会作出第37260号复审请求审查决定（简称第37260号决定），维持了国家知识产权局的驳回决定。 北京市第一中级人民法院认为，本申请说明书新增加的内容并不都能从原说明书附图以及说明书和权利要求书直接地、毫无疑义地确定，故相关修改超范围，不符合《专利法》第三十三条的规定。同时，专利的申请日系由国家知识产权局予以确定，鉴于国家知识产权局公布的本申请的申请公开说明书中已列明本申请的申请日为2004年2月2日，故张某所提异议不予支持。 根据查明事实，国家知识产权局于2004年2月27日作出优先权恢复请求审批决定之后，张某曾对此提起行政复议，后国家知识产权局作出国知复不字第1098号复议申请不予受理通知。该决定经司法审查已经生效，故本申请不享有优先权。鉴于张某明确表示因对比文件1即为其在美国在先申请的而在本案中据以要求优先权的专利，本申请是否具备新颖性的核心在于本申请是否能够享有优先权，如果本申请不能享有优先权，则本申请没有新颖性。因此，第37260号决定关于本申请权利要求1-10不具备新颖性的认定结论正确。 北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持专利复审委员会作出的第37260号决定。 张某不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销一审判决。其上诉理由为：本案主要问题在于优先权申请被驳回导致了本申请的驳回，但是国家知识产权局在审理过程中没有提供补正机会，而是直接驳回了优先权申请，存在错误。一审判决对此未予纠正，亦存在错误，而且在先判决仅系对是否受理进行的认定，并未涉及优先权的问题。 专利复审委员会服从一审判决。 经审理查明： 本申请的申请公开说明书中载明：本申请的申请日为2004年2月2日，名称为“多重反复泵浦技术在全固体激光器和光纤激光器等领域中的应用”的发明专利申请，其申请号为03120369.8，申请人为张某，公开日为2005年8月10日。 经实质审查，国家知识产权局原实质审查部门于 2009年8月7日以对本申请说明书的修改不符合《专利法》第三十三条的规定；权利要求1-10相对于对比文件1不符合《专利法》第二十二条第二款有关新颖性的规定为由发出驳回决定，驳回了本申请。驳回决定所引用的对比文件如下: 对比文件1: US2002/0105997A1公开日为2002年8月8 日。 驳回决定所依据的文本为张某于2007年6月1日提交的本申请权利要求第1-10项，说明书第1-6、8-13、15-28 页，2007年10月25日提交的说明书第7，14页，2004年2月2日提交的说明书附图第1-8、10-32页，2004年11月24日提交的说明书附图第9页，2003年3月17日提交的说明书摘要以及2004年11月24日提交的摘要附图。驳回决定所针对的本申请权利要求书包括1项独立权利要求和9项从属权利要求2-10。 张某对上述驳回决定不服，于2009年8月28日向专利复审委员会提出了复审请求，没有提交修改文本。张某认为:驳回决定无视了初步审查中有关本申请优先权应该恢复的事实；实际上，初步审查程序中本申请的优先权应该恢复，初步审查部门于2004年2月27日作出不予恢复优先权的审批决定之后，张某于2004年4月23日提交了意见陈某2书以及经美国专利局证明的在先申请文件的副本，本申请应该享受优先权；实质审查部门以在先申请的公开文本作为本申请的对比文件来评述本申请的新颖性从而驳回本申请是错误的、毫无意义的。说明书的两处修改没有超出原申请记载范围，而且是可要可不要的极小的修改，就是审查不能通过也完全无妨大雅。 经形式审查合格，专利复审委员会于2010 年11月23日依法受理了该复审请求，并将其转送至原实质审查部门进行前置审查。 原实质审查部门在前置审查意见书中坚持原驳回决定。 随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理。 专利复审委员会于2011年7月8日向张某发出复审通知书，指出：（1）说明书第16页第29行新增加了“此外，矩形激光片顶端也可采用不掺杂的材料制作”，还新增加了第23-38页内容，但是上述内容不能从原权利要求书和说明书（包括说明书附图）直接地、毫无疑义地确定，因此说明书的上述修改超范围，不符合《专利法》第三十三条的有关规定。（2）在初步审查部门作出了不予恢复优先权的审批决定之后，本申请不能再享受优先权。由此对比文件1构成了本申请的现有技术，权利要求1-10相对于对比文件1不具备《专利法》第二十二条第二款有关新颖性的规定。 张某先后于2011年8月31日和2011年9月19日两次提交了意见陈某2书，未提交修改文件。 张某认为：在初步审查程序中，国家知识产权局没有按照《审查指南》的规定，给其正当的补正机会，国家知识产权局从未作出过本申请丧失优先权的关键处分决定，那么也就根本不存在优先权丧失的依据；对说明书的修改可以依据第2007年6月1日提交的说明书修改版本中的第1页2行至5行等、以及第6、7页的相关记载，因此没有超出原申请的记载范围。 在上述程序的基础上，专利复审委员会认为本案事实己经清楚，可以作出审查决定。 2011年11月16日，专利复审委员会作出第37260号决定，认定： 一、审查文本的认定 本复审决定是在张某于2007年6月1日提交的权利要求第 1-10项，说明书第1-6、8-13、15-28页， 2007年10月25日提交的说明书第7、14页，2004年2月2日提交的说明书附图第1-8、10-32页，2004年11月24日提交的说明书附图第9页，2004年2月2日提交的说明书摘要以及2004年11月24日提交的摘要附图的基础上作出的。 二、关于《专利法》第三十三条 1、说明书第16页第29 行新增加了“此外，矩形激光片顶端也可采用不掺杂的材料制作”，但是，原说明书中第16页第27-29行仅记载了图14和图15展示的泵浦方案几乎都可以实现对矩形激光片顶端至顶端的泵浦，如此可消除两端的畸变，当采用三能级激光工作物质时，可消除自吸收效应。原说明书中并没有关于在激光片顶端采用不掺杂材料制作的说明，而且原说明书和权利要求书中也没有关于上述内容的任何记载，因此从原权利要求书和说明书（包括说明书附图）的记载无法直接地、毫无疑义地确定出上述增加的内容，上述修改超范围，不符合《专利法》第三十三条的有关规定。 2、说明书新增加了第23-28页内容，以进一步对说明书附图20-25进行解释说明，并对蓝激光、红激光和弱激光谱线运转、白激光和多波长激光以及进一步提高泵浦功率和泵浦强度的措施进行说明，但是上述对附图20-25的所有说明并不都能从原说明书附图以及说明书和权利要求书直接地、毫无疑义地确定，而上述对激光光谱运转、以及白激光和多波长激光的产生和提高泵浦功率和泵浦强度的措施的说明同样不能从原权利要求书和说明书（包括说明书附图）直接地、毫无疑义地确定，因此说明书的上述修改超范围，不符合《专利法》第三十三条的有关规定。 三、关于《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性 1、关于优先权 针对本申请能否享受优先权，张某强调，在初步审查程序中，应该给专利申请人正当的补正机会，由于知识产权局从未作出过本申请丧失优先权的关键处分决定，根本不存在优先权丧失的依据，因而本申请的优先权应该恢复。对此，专利复审委员会认为，在初步审查程序中，由于张某提交的在先申请文件的副本不符合规定，初步审查部门于2003年8月8日向复审请求人发出“视为未要求外国优先权通知书”，其中明确指出，张某没有在《专利法》第三十条规定的期限内提交在先申请文件的副本，由此己经给张某提供了正当的补正机会，张某于2003年9月11日针对上述“视为未要求外国优先权通知书”向初步审查部门提交“请求恢复优先权的说明”而要求恢复优先权时，并未提交在先申请文件副本，因此鉴于初步审查部门己经于2003年8月8日和2003年10月24日两次发出“视为未要求优先权通知书”，初步审查部门于2004年2月27日作出“优先权恢复请求审批决定”是正确的。随后尽管张某于2004年4月23日向初步审查部门提交了美国专利局出具的在先申请文件副本，但其并未按照审查指南的规定将其作为一个正式的权利恢复请求提出，也未缴纳恢复费，而且，从初步审查部门于2003年8月8日作出视为未要求外国优先权通知书起算，也超过了能够依据《中华人民共和国专利法实施细则》（简称《专利法实施细则》）第六条第二款规定而作为一个合格的权利恢复请求提出的期限，即从收到视为未要求外国优先权通知书之日起两个月，因此初步审查部门于2004年2月27日作出的不予恢复优先权的审批决定是正确、合理的，没有需要更正的情形，故初步审查部门对张某于2004年4月23日提交的材料未作处理或再次作出审批决定也是正确与合理的。在初步审查部门作出了不予恢复优先权的审批决定之后，本申请不能再享受优先权。 2、关于新颖性 如上所述，本申请不能享受优先权，因此本申请的申请日自然就应该认定为本申请的申请日2004年2月2日，只要在2004年2月2日之前公开的技术都可以认为是现有技术，而对比文件1的公开日为2002年8月8日，构成了本申请的现有技术，因而可以用来评价本申请的新颖性。权利要求1） 请求保护一种构造多重反复泵浦泵浦头的方法，对比文件1的说明书的公开内容实质上与本申请说明书的内容相同，对比文件1公开了一种多重反复泵浦泵浦头的方法，并披露了权利要求1的全部技术特征（见说明书第0083-0356段，图1-25），而且对比文件1与本申请属于同一技术领域，对比文件1的技术方案与权利要求1的技术方案相同，解决的技术问题相同，达到了相同的技术效果，因此权利要求1不符合《专利法》第二十二条第二款有关新颖性的规定。 从属权利要求2-10的附加技术特征均在对比文件1中公开（见说明书第0083-0356段，图1-25），因此在独立权利要求1不具备新颖性的基础上，从属权利要求2-10也不符合《专利法》第二十二条第二款有关新颖性的规定。 基于上述理由，专利复审委员会决定维持国家知识产权局于2009年8月7日针对本申请作出的驳回决定。 在一审法院审理本案过程中，张某为支持其诉讼请求提交了9份证据：1、第37260号决定；2、专利复审委员会邮寄第37260号决定的信封正面；3、专利复审委员会邮寄第37260号决定的信封反面；4、国家知识产权局2003年8月8日发出的视为未要求外国优先权通知书；5、国家知识产权局于2003年3月26日发出的专利申请受理通知书；6、落款日期为2004年2月4日的意见陈某2书；7、落款日期为2003年8月28日的请求恢复优先权的说明；8、国家知识产权局于2004年2月27日发出的优先权恢复请求审批决定；9、张某于2004年4月23日补交的美国专利局寄来的在先申请文件副本。 在一审庭审中，张某补充提交了1份证据，即（2010）一中行初字第2874号案件中国家知识产权局提交的证据清单。专利复审委员会补充提交了以下证据：1、（2010）一中行初字第2874号行政判决书；2、驳回复审决定；3、张某于2007年6月1日提交的权利要求第1-10项，说明书第1-6、8-13、15-28页， 2007年10月25日提交的说明书第7、14 页，2004年2月2日提交的说明书附图第1-8、10-32页，2004年11月24日提交的说明书附图第9页，2004年2月2日提交的说明书摘要以及2004年11月24日提交的摘要附图。 甲公司提交的证据，对方当事人均不持异议，一审法院予以采信。张某对专利复审委员会在一审庭审中提交的3份补充证据未提出异议，故予以采信。张某在一审庭审中补充提交的证据与本案并无关联性，一审法院未予采信。 在一审庭审过程中，双方当事人陈某下意见： 1、张某4专利复审委员会均认可本案应适用2001年《专利法》、2001版《审查指南》、2003年《专利法实施细则》。 2、张某表示因对比文件1即为其在美国在先申请的而在本案中据以要求优先权的专利，故本申请是否具备新颖性的核心在于本申请是否能够享受优先权。如果本申请不能享有优先权，则本申请没有新颖性。 3、专利复审委员会认为虽然张某于2003年3月17日提出本申请，国家知识产权局于2003年3月26日受理，但因张某于2004年2月2日补交了一个21页的附图，故根据专利法的规定，本申请的申请日应为2004年2月2日，且根据《专利法实施细则》第四十一条的规定，申请日是由专利局确定的，并非专利复审委员会的职权。张某认为其在2003年3月17日就已经提交了上述21页的附图，本申请的申请日应为2003年3月17日。 4、张某4专利复审委员会均认可本申请的申请公开说明书中的权利要求书及说明书内容均与2003年3月17日提出本申请时提交的权利要求书及说明书内容一致。 5、专利复审委员会表示第37260号决定中关于“2003年10月24日初步审查部门再次向张某发出视为未要求外国优先权通知书”的认定是错误的，没有这一过程。 6、张某认可原说明书和权利要求书中没有记载修改后的说明书第16页第29行新增加的“此外，矩形激光片顶端也可采用不掺杂的材料制作”内容，并认为上述增加的内容可加可不加。 7、张某认可修改后的说明书第23-28页即“第十节”至“第十五节”内容系新增加的内容，但认为均未超出原说明书记载的范围：原说明书第3页最后一个自然段对应“第十节”内容；原说明书第3页第2自然段对应“第十二节”至“第十四节”内容；原说明书第13页中“各种手段”对应“第十五节”内容。 另查，国家知识产权局于2004年2月27日以张某未消除权利丧失的原因为由作出优先权恢复请求审批决定。张某针对此决定于2010年6月提起行政复议，后国家知识产权局作出国知复不字第1098号复议申请不予受理通知。张某不服该通知于2010年8月2日向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，该院于2010年12月10日作出（2010）一中行初字第2874号行政判决，维持了国知复不字第1098号复议申请不予受理通知。后张某对上述判决提起上诉，北京市高级人民法院维持原判。 原说明书中并没有关于在激光片顶端采用不掺杂材料制作的说明。修改后的说明书新增加了第23-28页内容，系进一步对说明书附图20-25进行解释说明，并对蓝激光、红激光和弱激光谱线运转、白激光和多波长激光以及进一步提高泵浦功率和泵浦强度的措施进行说明。 上述事实有第37260号决定、国家知识产权局2003年8月8日发出的视为未要求外国优先权通知书、本申请公开文本、本申请的申请公开说明书、驳回决定、复审请求书、对比文件1、张某和专利复审委员会在诉讼过程中所提交的证据，以及双方当事人陈某2等证据在案佐证。 本院认为： 根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五条的规定，人民法院审理行政案件，对具体行政行为是否合法进行审查。本案中，张某仅对本申请是否具有优先权提出异议。根据在案证据，由于国家知识产权局于2004年2月27日在其作出的优先权恢复请求审批决定中已经明确载明不同意恢复本申请的优先权要求，并且张某对此提出行政复议及行政诉讼，均由于超过法定期限未予受理，由此上述决定已经发生法律效力，在该决定并未被撤销前，本申请不享有优先权。因此，张某关于优先权的上诉请求缺乏事实及法律依据，本院不予支持。一审判决的相关认定并无不当，本院予以确认。 由于张某对一审判决及第37260号决定的其他认定内容并未提出异议，经审查，并无不当，本院予以确认。 综上，张某的上诉理由不能成立，其上诉请求本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一审案件受理费一百元，由张某负担（已交纳）；二审案件受理费一百元，由张某负担（已交纳）。 本判决为终审判决。 审　判　长　刘　辉 代理审判员　陶　钧 代理审判员　石某 二○一三 年 五 月 八 日 书　记　员　李小英 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第41条 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第6条2款 中华人民共和国专利法(2000修正) 第22条2款 中华人民共和国专利法(2000修正) 第30条 中华人民共和国专利法(2000修正) 第33条 中华人民共和国行政诉讼法 第5条 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 更多