甲公司与中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会因发明专利申请驳回复审行政纠纷案

甲公司与中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会因发明专利申请驳回复审行政纠纷案 北京知识产权法院 行政判决书 (2015)京知行初字第5744号 乙公司，住所地瑞士联邦吕施利孔尼德巴德大街80号。 法定代表人汉斯·格奥尔格·不劳恩施魏勒，董事会主席。 委托代理人陈某，某律师事务所律师。 委托代理人王某，丙公司专利代理人。 被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地中华人民共和国北京市海淀区某地银谷大厦。 法定代表人葛某，副主任。 委托代理人李某，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。 委托代理人吴某，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。 乙公司（丁公司）因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2015年8月3日作出的第94622号复审请求审查决定（简称被诉决定），在法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2015年11月12日受理后，依法组成合议庭，并于2016年7月26日公开开庭审理了本案。戊公司委托代理人陈某、王某，被告专利复审委员会的委托代理人李某、吴某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 己公司针对申请号为200680005720.0、名称为“具有切向变形能力的外底”的PCT发明专利申请（简称本申请）提出的复审申请，作出被诉决定认定： 一、审查文本的认定 庚公司于2011年7月25日提交的权利要求第1-12项，于2007年8月22日进入中国国家阶段时原始提交的国际申请中文译文的说明书第1-81段、说明书附图、说明书摘要及摘要附图为基础作出。 二、关于《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第二十二条第三款 《专利法》第二十二条第三款规定：创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。 如果一项权利要求与最接近的对比文件之间存在两项区别，其中一项区别被另一篇对比文件公开，且另一篇对比文件也给出了将该区别特征结合入最接近的对比文件中的技术启示，而另一项区别是本领域的常规技术手段，则该权利要求相对于上述两篇对比文件以及本领域常规技术手段的结合不具备创造性。 1、权利要求1要求保护一种具有沿着纵向的跟部区域和脚掌区域的外底，对比文件1(参见说明书第1页、附图1-2)公开了一种具有双抓地件的训练鞋外底，其中第一抓地件4较长并以一定角度设置。当重力施加到该以一定角度设置的抓地件4时，抓地件4被压缩，帮助鞋底经由常规的抓地件5向前移动。抓地件之间提供空间使得抓地件4被完全压缩。当重量释放时，抓地件4帮助鞋底抬起。制成外底的材料应具备一定的强度、弹性和耐用性。由附图1可见，对比文件1中的外底具有沿着纵向的跟部区域和脚掌区域，该外底能够沿着切向方向向后弹性变形。 对比文件1中的第一抓地件4对应于本申请中的第一元件，抓地件5对应于本申请中的第二元件，结合附图1可知，对比文件1公开了特征“所述外底包括第一元件和第二元件，其中所述第一元件影响该外底沿着切向的可弹性变形性”，“所述第一元件在所述外底的跟部区域和脚掌区域的至少一个区域中形成区域，并且所述第二元件在所述外底的跟部区域和脚掌区域的至少一个区域中形成区域”，以及“所述第一元件形成的区域和所述第二元件形成的区域沿纵向重复交替”。对比文件1中当力施加到抓地件4时，抓地件之间提供空间使得抓地件4被完全压缩，即达到临界变形，从而使得常规的抓地件5起作用。可见，对比文件1中的外底仅在抓地件4被完全压缩后才因第二抓地件5触地从而相对于切向变形是基本刚硬的，即第二抓地件5能够影响与超出该临界变形的切向变形相反的刚硬度。第二抓地件5设置的长短等将直接影响第一抓地件的临界变形程度，例如，当第二抓地件5较长时，第一抓地件4稍加压缩便可以达到临界变形，也即对比文件1公开了权利要求1中的特征“该外底能够沿着切向方向向后弹性变形，并且仅在超出了当前变形区域中的临界变形时才相对于切向变形是基本刚硬的，所述第二元件影响与超出该临界变形的切向变形相反的刚硬度，以及在当前变形区域中的该临界变形的程度”。 由上所述，权利要求1所要求保护的技术方案与对比文件1所公开的内容相比，区别特征是：（1）该外底能够沿着切向方向向前弹性变形；所述第一元件能够沿所有方向切向变形，且其中所述第一元件是中空的并由此也能够仅垂直地变形，其中所述第一元件具有底部。（2）所述第一元件形成的区域和所述第二元件形成的区域同时沿横向重复交替；其中在所述外底的跟部区域和/或脚掌区域中，所述第二元件形成连贯的表面，所述第一元件以散布方式布置在该连贯的表面中。基于上述区别特征，权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题为：使得外底可沿多方向变形以及提供一种第一元件与第二元件的替换布置方式。 对于上述区别特征（1），对比文件2（参见说明书第2页第10行至第3页第9行、第5页第9行至第6页第33行、附图1-3）公开了一种轮滑鞋底，轮滑鞋底1由多个断面状的空心元件3构成，这些空心元件3具有管3.1，并与上面形成的腹板3.2一起例如通过粘合固定在轮滑鞋1的中间鞋底4的下侧。所述轮滑鞋底在很大的变形范围内也是切向柔性和弹性的，并且在轮滑时局部受限的变形临界点只有在轮滑鞋底的每次施加最大负荷的区域内以及只有在发生该最大负荷的时刻才达到。所谓终止根据本发明的轮滑鞋底的切向变形性的变形临界点依赖于变形的类型。变形也无须仅是切向的，在纯正交或垂直变形时也可达到变形临界点。 对比文件2中的空心元件3在承受负荷时发生变形，对应于本申请中的第一中空件3a。对比文件2中轮滑鞋底只有在超过已达到某一变形临界点的区域内的至少该变形临界点时，针对切向变形才是大致刚性的。由图1可见，对比文件2中的外底能够沿着切向方向向前和向后弹性变形；由图3可见，对比文件2中的空心元件3具有底部，能够沿鞋底长度方向向前及向后切向变形，且其中所述空心元件3是中空的并由此也能够沿鞋底的垂直方向切向变形；由图2a、2b可见，侧倾斜承受负荷时，空心元件3的管状部分发生压缩，且根据图2b，空心元件3的管状部分沿其轴线（也即鞋底的横向）发生不同程度的压缩，进而可以确定该管状部件的形状沿其轴线也发生不同程度的改变，也即空心元件3沿鞋底侧向切向变形。综上，对比文件2中的空心元件3沿鞋底的长度方向、横向以及垂直方向均可切向变形，而进一步由于变形并非完全规则地沿一固定方向发生，从而可以确定，在由该三个方向作为X、Y、Z方向所构成的立体空间内的所有方向上该空心元件3均可实现切向变形。由此可见，对比文件2公开了上述区别特征（1），且其在对比文件2中的作用与其在本申请中的作用相同，均为使外底可沿多方向变形，即对比文件2给出了在外底上设置可多方向变形的弹性可变形元件的技术启示。当本领域技术人员需要使对比文件1中的第一抓地件4多方向变形时，能够从对比文件2得到启示从而以空心元件3替代对比文件1中的第一抓地件4。 对于上述区别特征（2），对比文件1的附图1-2均为训练鞋及其外底的侧视图，尽管由附图1-2仅仅能够看出第一抓地件4与第二抓地件5沿纵向重复交替，但将第一抓地件形成的区域和第二抓地件形成的区域同时沿横向重复交替以实现第一抓地件与第二抓地件在横向方向相互配合使用是本领域的常规技术手段，此外，将抓地件沿鞋底的跟部区域和/或脚掌区域设置为连贯的表面，以通过增加抓地件的数量和密度而实现更好地发挥抓地件的作用也是本领域的常规技术手段。从而本领域技术人员在对比文件1的基础上，结合上述本领域常规技术手段容易想到将起常规的第二抓地件设置为沿鞋底的跟部区域和/或脚掌区域形成连贯的表面，并在该表面中通过将第一抓地件在纵向和横向上均与第二抓地件重复交替而布置第一抓地件，以实现更好地发挥抓地件的作用并使第一抓地件和第二抓地件沿纵向和横向均相互作用。 由此可见，在对比文件1的基础上结合对比文件2及本领域的常规技术手段得到权利要求1所要求保护的技术方案，对于本领域技术人员来说是显而易见的，且权利要求1的技术方案相对于对比文件1、2并未产生预料不到的技术效果。因此，权利要求1不具有突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第22条第3款有关创造性的规定。 戊公司答复复审通知书时认为对比文件2中的空心元件3沿横向水平设置（即垂直于对比文件2的图1中的纸面方向），也即沿横向轴向对称，从而该空心元件3在外底的横向上不可变形，也即该空心元件3不是所有方向切向变形。对此，专利复审委员会经审查后认为：首先，对于弹性的可变形部件来说，由于弹性的存在，该部件受到不同方向的外加力时沿该力的方向均会发生一定程度的变形。而当部件的外形沿一方向轴向对称时，由于该外形并不影响该部件在轴向上的弹性，从而并不会阻碍该部件在受到沿轴向方向的力时沿该轴向方向发生变形。其次，虽然对比文件2中包括管状部件的断面状的空心元件3沿垂直于对比文件2的图1中的纸面方向的横向水平设置，也即该空心元件3的管状部件的轴垂直于对比文件2的图1中的纸面方向，然而根据对比文件2的图2a及2b，当鞋底侧倾斜而承受负荷时，该空心元件3的管状部件沿其轴线方向发生不同程度的变形，此时沿该轴线方向，该空心元件3的外形发生不同程度的变化，从而可以认为此时该空心元件3沿该轴线方向，也即图2中的水平方向、图1中的纸面方向发生切向变形。而进一步如上文所述，由于变形并非完全规则地沿一固定方向发生，从而可以确定，对比文件2中的空心元件3在立体空间内的所有方向上均可实现切线变形。 戊公司所认为的本申请图7a-7c或图9a所示的第一元件6a具有截锥和／或旋转对称形状，可沿所有的水平方向变形，由此可满足对于诸如网球等运动而言，在沿前后方向的可变形性之外希望外底沿横向也具有可变形性，甚至希望外底沿所有水平方向都具有可变形性的要求，专利复审委员会认为：首先，戊公司所陈某2的“第一元件6a具有截锥和／或旋转对称形状”并未记载在本申请的权利要求1中，因此评价权利要求1的创造性时不予考虑。而且即使考虑该点，对比文件2的附图11还公开了：轮滑鞋底具有单个轮滑鞋底元件11，该单个轮滑鞋底元件11具有一个垂直对准小管，取代水平对准小管，由附图11可见，元件11具有相对于垂直轴线的旋转对称形状，同样能够沿所有方向弹性变形，而截锥形也是常见的具有垂直轴线的旋转对称形状，从而本领域技术人员结合对比文件2附图11所公开的内容或进一步再结合本领域公知常识容易获得该技术特征，并将其结合入对比文件1中，由此获得的外底同样能够沿前后方向、横向及其他水平方向均具有可变形性，并能够满足网球等运动的要求。因此，即使考虑该点，其也无法使权利要求1具备创造性。 戊公司答复复审通知书时关于权利要求1与对比文件1之间的区别特征（2）的意见，专利复审委员会认为：如上文所述，将第一抓地件形成的区域和第二抓地件形成的区域同时沿横向重复交替以实现第一抓地件与第二抓地件在横向方向相互配合；以及将抓地件沿鞋底的跟部区域和/或脚掌区域设置为连贯的表面，以通过增加抓地件的数量和密度而实现更好地发挥抓地件的作用均是本领域的常规技术手段。复审通知书中在评价区别特征（2）中的“第二元件形成连贯的表面”的技术特征时，不但提及了“当第二元件形成连贯的表面时”，还明确提出了“这种布置方式是本领域的常规技术手段”。从而复审通知书同样也是认为第二抓地件设置为连贯的表面也是本领域的常用技术手段，辛公司所述的认为第二元件形成连贯的表面是由第一、二元件在沿纵向重复交替的同时也沿横向重复交替而自然得到的。 戊公司所认定的由两项区别特征所带来的技术效果，专利复审委员会认为：壬公司认为“本申请8d所示的外底能够以相同方式沿所有水平方向变形”，但根据本申请说明书所述，外底能够以相同方式沿所有水平方向变形实际是由“第一元件具有旋转对称形状”所带来的。然而，如上文关于区别特征（1）的内容中所述，权利要求1中并未记载“第一元件具有旋转对称形状”，因此评价权利要求1的创造性时不予考虑由该技术特征所带来的技术效果。而且即使考虑该技术效果，对比文件2的附图11也公开了相对于垂直轴线具有旋转对称形状的第一元件且给出了将该技术特征结合如对比文件1中的技术启示，从而本领域技术人员有动机将对比文件2附图11所公开的具有旋转对称形状的第一元件结合入对比文件1中以形成第一抓地元件。进一步如上文关于区别特征（2）的内容中所述，本领域技术人员结合上述本领域常规技术手段容易想到将起常规的第二抓地件设置为沿鞋底的跟部区域和/或脚掌区域形成连贯的表面，并在该表面中通过将第一抓地件在纵向和横向上均与第二抓地件重复交替而布置第一抓地件。此时，多个第一抓地元件由于具有旋转对称形状同样能够获得以相同方式沿所有水平方向变形的技术效果；而第二元件与第一元件沿纵向和横向重复交替使脚部在外底区域上滚动时两种元件都会发挥作用；此外第二元件形成连贯的表面，能使第一元件被第二元件更好地包围，从而使得较为敏感且易损的第一元件能够在受到冲击时被周围的刚性的第二元件更充分地保护。由此可见，戊公司所陈某2的上述技术效果均是本领域技术人员在对比文件1的基础上结合对比文件2并根据本领域的公知常识而完全可以预期的。综上，戊公司的意见专利复审委员会不予支持。 2、权利要求2-4、6的附加技术特征对权利要求1作了进一步限定，但其已经被对比文件1（参见说明书第1页、图1-2）公开：由附图1可见，在从外底看去时，第一抓地件4相对于第二抓地件5突出，直到当力施加到抓地件4时，抓地件4被压缩从而获得临界变形（对应于权利要求2的附加技术特征）。在超出所述临界变形时，所述第一抓地件4被完全压缩至抓地件之间所提供的空间内，从而与第二抓地件5在变形至该程度的区域中对齐（对应于权利要求3的附加技术特征）。在变形至该程度的区域中达到所述临界变形之前，第一抓地件4被压缩，因此所述第二抓地件5不受力（对应于权利要求4的附加技术特征）。所述外底是用于训练鞋（运动鞋的一种，为运动鞋的下位概念）的外底（对应于权利要求6的附加技术特征）。因此在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下，从属权利要求2-4、6也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。 3、权利要求5的附加技术特征对权利要求1作了进一步限定，对比文件2还公开了以下技术特征（参见附图1、8）：空心元件3（对应于本申请中的第一元件）紧固至中间鞋底的下侧。当将对比文件2中的空心元件3应用于对比文件1中时，为了使第一元件与第二元件合理布置，本领域技术人员能够从对比文件2公开的内容中得到启示，从而将第一抓地件和第二抓地件都紧固至中间鞋底的下侧。因此在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下，从属权利要求5也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。 4、权利要求7的附加技术特征对权利要求1作了进一步限定，但其已经被对比文件2（参见附图11）公开：轮滑鞋底具有单个轮滑鞋底元件11（对应于本申请中的第一元件），该单个轮滑鞋底元件11具有一个垂直对准小管，取代水平对准小管。由附图11可见，元件11具有相对于垂直轴线的旋转对称形状，从而同样能够沿所有方向弹性变形。因此在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下，从属权利要求7也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。 5、权利要求8、10的附加技术特征对权利要求1作了进一步限定，但其已经被对比文件2（参见说明书第6页第20-28行、附图1，3）公开：由图3可见，空心元件3可沿切向和/或垂直路径变形。而空心元件3的变形路径在根据图1a）的未承受负荷的状态和根据图1b）的具有摩擦连接的状态之间，可完全达到大于20％，甚至大于50％。其作用同样为限定临界变形的程度。因此在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下，从属权利要求8、10也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。 6、权利要求9的附加技术特征对权利要求1作了进一步限定，但本领域技术人员为了获得在垂直方向和切向方向的缓冲能力的平衡，将切向方向和垂直方向的变形程度设置为在到达临界变形之前可能的切向变形路径的程度近似地相当于在到达临界变形之前可能的垂直变形路径的程度是本领域技术人员的常规选择，其效果也是能够预期的。因此在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下，从属权利要求9也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。 7、权利要求11的附加技术特征对权利要求1作了进一步限定，在满足第一元件和第二元件基本功能的情况下，本领域技术人员能够灵活选择两者的材料，例如两者均由可弹性变形材料形成；而出于制造更方便等原因将第一元件和第二元件一体形成是本领域的常规技术手段，因此在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下，从属权利要求11也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。 8、权利要求12的附加技术特征对权利要求11作了进一步限定，在满足第一元件和第二元件基本功能的情况下，本领域技术人员能够根据实际需要选择第一元件和第二元件的适合的高度，不需付出创造性劳动。因此在其引用的权利要求11不具备创造性的情况下，从属权利要求12也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。 综上所述，本申请权利要求1-12不具备专利法第22条第3款规定的创造性。 根据上述事实和理由，专利复审委作出被诉决定。 戊公司诉称：一、专利复审委员会作出被诉决定存在重大程序错误。专利复审委员会在被诉决定中评述权利要求1的创造性时对于未记载在权利要求1的特征“第一元件6a具有截锥和/或旋转对称形状”进行了评述，并认为即使权利要求1中加入该技术特征也不具备创造性，违背了复审制度的基本原则和设置复审制度的初衷。复审程序审查的基础是权利要求书，对发明创造性的评价应当正对权利要求限定的技术方案进行，复审决定不能超越权利要求书而对权利要求书之外的技术方案进行审查。主动审癸公司对该新的技术方案是否具有创造性陈某2意见的机会，违反了听证原则。专利复审委员会的这一行为导致新的技术方案没有经历实质审查程序而直接进入复审程序，子公司失去了修改的机会。二、关于对比文件1。（一）专利复审委员会对对比文件1公开的内容认定存在事实上的错误。部分区别特征（1）为“该外底能够沿着切向方向向前和向后弹性变形”，而非“该外底能够沿着切向方向向前弹性变形”。（二）专利复审委员会对“技术问题”认定错误。专利复审委员会认为权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题为：使得外底可沿多方向变形以及提供一种第一元件与第二元件的替换布置方式。基于区别特征（1）和（2），涉案发明申请的权利要求1对于对比文件1实际解决的问题为：使得外底能适应各种体育运动及日常使用，丑公司认为的技术方案本身。三、关于对比文件二。专利复审委员会对对比文件2公开内容的认定存在事实上的错误。专利复审委员会认为空心元件3的管状部件沿其轴线方向发生不同程度的变形，此时沿该轴线方向，该空心元件3的外形发生不同程度的变化。事实上，上述变形并不是沿着空心元件3的轴线方向，而是沿着与轴线方向垂直的单纯垂直方向。四、专利复审委员会对“技术启示”分析错误，并且在创造性判断中没有给出必要的证据。关于区别特征（1），对比文件1的仅有目的是使得鞋底向前或者有助于鞋底向前运动。对比文件2的空心元件3并没有以一定角度设置因而不能使得鞋底向前也不能有助于鞋底向前运动，只是空心元件3自身能够向前变形。用对比文件2中的空心元件3替换对比文件中1中的第一抓地件4，不能实现对比文件1中的“使得鞋底向前”的仅有目的，是与对比文件1的目的相背离的。对比文件2与对比文件1实现的目的不同，本领域技术人员不会想到将二者结合而获得涉案发明申请要求保护的鞋底。关于区别特征（2），对比文件2没有公开第二元件，专利复审委员会没有提供证据证明第一抓地件4形成的区域和由第二抓地件5形成的区域同时沿横向重复交替，也没有提供将抓地件设置为形成连贯表明的证据，仅认为是本领域的常规技术手段。对比文件1和2均未公开涉案发明申请的上述区别特征（1）和（2），也没有给出任何启示。通过该两个区别特征能够实现的技术效果在对比文件1和2中均不能实现。综上，权利要求1具有创造性，专利复审委员会作出被诉决定程序违法，认定事实有误，法律适用不当，故请求法院撤销被诉决定。 专利复审委员会辩称：被诉决定认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法、审查结论正确，请求法院驳回戊公司的诉讼请求。 本院经审理查明： 申请号为200680005720.0、名称为“具有切向变形能力的外底”的PCT发明专利申请（即本申请）寅公司，申请日为2006年2月23日，优先权日为2005年2月24日，公开日为2008年2月20日。 经实质审查，国家知识产权局原实质审查部门于2011年4月8日以本申请权利要求第1-7项不符合不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性为由作出驳回决定。驳回决定所依据的文本为2007年8月22日进入中国国家阶段时原始提交的国际申请中文译文的说明书第1-81段、说明书附图、说明书摘要及摘要附图；2011年1月12日提交的权利要求第1-12项。驳回决定所针对的权利要求书包括12项权利要求。 上述驳回决定引用的现有技术包括：对比文件1：GB2285569A，公开日期为1995年7月19日；对比文件2：WO03/103430A1，公开日期为2003年12月18日；对比文件3：US6082024A，公开日期为2000年7月4日；对比文件4：EP1264556A1，公开日期为2002年12月11日。 戊公司不服驳回决定,于2011年7月25日向专利复审委员会提出了复审请求，并提交了权利要求书全文的修改替换页，其中将权利要求1中的特征“所述第二元件形成一致的表面，所述第一元件以散布方式布置在该一致的表面中”修改为“所述第二元件形成连贯的表面，所述第一元件以散布方式布置在该连贯的表面中”，对于其他权利要求并未进行修改。修改后的权利要求书共包括12项权利要求，其中独立权利要求1的内容如下： “1.一种具有沿着纵向的跟部区域和脚掌区域的外底，该外底能够沿着切向方向向前和向后弹性变形，并且仅在超出了当前变形区域中的临界变形时才相对于切向变形是基本刚硬的，其中，所述外底包括第一元件和第二元件，其中所述第一元件影响该外底沿着切向的可弹性变形性，其中，所述第二元件影响与超出该临界变形的切向变形相反的刚硬度，以及在当前变形区域中的该临界变形的程度，其中，所述第一元件在所述外底的跟部区域和脚掌区域的至少一个区域中形成区域，并且所述第二元件在所述外底的跟部区域和脚掌区域的至少一个区域中形成区域，其中，所述第一元件形成的区域和所述第二元件形成的区域沿纵向并沿横向重复交替，其中所述第一元件能够沿所有方向切向变形，且其中所述第一元件是中空的并由此也能够仅垂直地变形，其中所述第一元件具有底部，其中在所述外底的跟部区域和/或脚掌区域中，所述第二元件形成连贯的表面，所述第一元件以散布方式布置在该连贯的表面中。” 2015年8月12日，专利复审委员会作出被诉决定。被诉决定引用的现有技术为对比文件1和对比文件2。 对比文件1“双抓地件运动鞋底”，公开日为1995年7月13日，公开了一种双抓地运动鞋类，当施加重量时，第一抓地件（4）压缩，允许鞋底向前运动到传统的第二抓地件（5）上。 对比文件2“外底”，公开日为2003年12月18日，公开了一种外底（1,3），尤其用于运动鞋（2），该外底可构成具有在切线方向的较大弹性变形性，由此，在倾斜和稍微滑移地触地时，也可实现良好减震。该外底（1）只有在超过已达到某一变形临界点的区域内的至少该变形临界点时，针对切向变形才是大致刚性的。这样，可使跑步者在相应的触地点或负荷点获得更安全的站立。跑步者也可从负荷点再次退离而没有路线损失。因此避免了外底的漂浮效应。该外底也可作为整体或者分成多个部分可拆卸地固定在鞋（2）的中间鞋底（4）上。 戊公司明确若权利要求1没有创造性，对其他权利要求的创造性不再主张。 上述事实有被诉决定、专利复审委员会审查本案时所依据的文本、对比文件1、对比文件2及当事人陈某2等证据在案佐证。 本院认为：根据诉辩意见，本案的争议焦点为专利复审委员会作出被诉决定是否存在程序问题，以及本申请的权利要求1是否具有创造性。 一、专利复审委员会作出被诉决定是否存在程序问题 戊公司认为，专利复审委员会在被诉决定中评述权利要求1的创造性时对于未记载在权利要求1的特征“第一元件6a具有截锥和/或旋转对称形状”进行了评述，并认为即使权利要求1中加入该技术特征也不具备创造性，违背了复审制度的基本原则和设置复审制度的初衷。 戊公司所认为的本申请图7a-7c或图9a所示的第一元件6a具有截锥和／或旋转对称形状，可沿所有的水平方向变形，由此可满足对于诸如网球等运动而言，在沿前后方向的可变形性之外希望外底沿横向也具有可变形性，甚至希望外底沿所有水平方向都具有可变形性的要求，专利复审委员会认为：首先，戊公司所陈某2的“第一元件6a具有截锥和／或旋转对称形状”并未记载在本申请的权利要求1中，因此评价权利要求1的创造性时不予考虑。而且即使考虑该点，对比文件2的附图11还公开了：轮滑鞋底具有单个轮滑鞋底元件11，该单个轮滑鞋底元件11具有一个垂直对准小管，取代水平对准小管，由附图11可见，元件11具有相对于垂直轴线的旋转对称形状，同样能够沿所有方向弹性变形，而截锥形也是常见的具有垂直轴线的旋转对称形状，从而本领域技术人员结合对比文件2附图11所公开的内容或进一步再结合本领域公知常识容易获得该技术特征，并将其结合入对比文件1中，由此获得的外底同样能够沿前后方向、横向及其他水平方向均具有可变形性，并能够满足网球等运动的要求。因此，即使考虑该点，其也无法使权利要求1具备创造性。 《专利审查指南》第二部分第四章第6.4节规定：“发明是否具备创造性是针对要求保护的发明而言的，因此，对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行。发明对现有技术做出贡献的技术特征，例如，使发明产生预料不到的技术效果的技术特征，或者体现发明克服技术偏见的技术特征，应当写入权利要求中；否则，即使说明书中有记载，评价发明的创造性时也不予考虑。”戊公司陈某2的“第一元件6a具有截锥和／或旋转对称形状”并未记载在本申请的权利要求1中，专利复审委员会在评价权利要求1的创造性时明确载明“不予考虑”并无不妥。但其在之后的论述的“即使考虑该点，其也无法使权利要求1具备创造性”，虽然主要用于帮助说明前述观点，但却实际超出了权利要求限定的技术方案对本申请的创造性进行了评价，超出了复审的范围，本院予以纠正。 二、本申请的权利要求1是否具有创造性 《专利法》第二十二条第三款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。 判断发明是否具有突出的实质性特点，应当从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见，即现有技术是否给出将区别特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示。 （一）关于对比文件1 本申请权利要求1要求保护的是“一种具有沿着纵向的跟部区域和脚掌区域的外底，该外底能够沿着切向方向向前和向后弹性变形”。对比文件1公开了一种具有双抓地件的训练鞋外底，根据附图1可见，对比文件1中的外底具有沿着纵向的跟部区域和脚掌区域，当施加重量时，第一抓地件4压缩，允许鞋底向前运动到传统的第二抓地件5上，该外底能够沿着切向方向向后弹性变形。因此专利复审委员会认定本申请区别特征（1）为“该外底能够沿着切向方向向前弹性变形”并无不当。 专利复审委员会认为权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题为：使得外底可沿多方向变形以及提供一种第一元件与第二元件的替换布置方式。戊公司认为本申请权利要求1对于对比文件1实际解决的问题为：使得外底能适应各种体育运动及日常使用，丑公司认为的技术方案本身。本院认为，发明实际解决的技术问题应当基于本申请权利要求与最接近的现有技术相比的区别特征所能达到的技术效果确定，且本领域技术人员应当能够从说明书记载的内容中得知该技术效果。由于在对专利申请审查的过程中发现的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，故不能简单地将说明书中描述的技术问题确定为发明实际解决的技术问题，本案中应根据本申请权利要求1与对比文件1相比的区别技术特征所能达到的技术效果确定其实际解决的技术问题。因此，尽管根据说明书的记载，本申请的目的在于指示从已知类型的外底如何可以以经济的方式更好地适用于实践要求，包括不同类型的运动要求。但本申请与审查中确定的最接近的现有技术相比，区别特征仅在于：（1）该外底能够沿着切向方向向前弹性变形；（2）所述第一元件形成的区域和所述第二元件形成的区域同时沿横向重复交替。由该区别特征所能达到的技术效果仅在于使得外底可沿多方向变形以及提供一种第一元件与第二元件的替换布置方式。故被诉决定认定的本申请权利要求1实际解决的技术问题并无不当。 （二）关于对比文件2。 戊公司认为专利复审委员会对对比文件2公开内容的认定存在事实上的错误，其认为空心元件3的外形发生不同程度的变化并不是沿着空心元件3的轴线方向，而是沿着与轴线方向垂直的单纯垂直方向。根据公知常识，物体发生变化的方向与施加于其上的力相关。对比文件2中附图显示，若垂直承受负荷时，空心元件3的外形变化是沿着与轴线方向垂直的单纯垂直方向；而在侧倾斜承受负荷时，空心元件3的管状部分沿其轴线（也即鞋底的横向）发生不同程度的压缩，进而可以确定该管状部件的形状沿其轴线也发生不同程度的改变，也即空心元件3沿鞋底侧向切向变形。因此，专利复审委员会对该事实的认定亦不当。 （三）关于技术启示 是否能够获得技术启示的判断，应以所属技术领域的技术人员为判断主体，以其是否会将相应的区别技术特征或常规手段等应用于最接近的现有技术，从而解决所要求保护技术方案欲解决的技术问题为判断标准。本案中，对比文件1公开一种第一抓地件和第二抓地件沿纵向重复交替的分布方式，但将第一抓地件形成的区域和第二抓地件形成的区域同时沿横向重复交替以实现二者在横向方向相互配合使用是本领域的常规技术手段，此外，将抓地件沿鞋底的跟部区域和/或脚掌区域设置为连贯的表面，以通过增加抓地件的数量和密度而实现更好地发挥抓地件的作用也是本领域的常规技术手段。本领域技术人员在对比文件1的基础上，结合上述本领域常规技术手段容易想到将起常规的第二抓地件设置为沿鞋底的跟部区域和/或脚掌区域形成连贯的表面，并在该表面中通过将第一抓地件在纵向和横向上均与第二抓地件重复交替而布置第一抓地件，以实现更好地发挥抓地件的作用并使第一抓地件和第二抓地件沿纵向和横向均相互作用。对比文件2给出了在外底上设置可多方向变形的弹性可变形元件的技术启示。当本领域技术人员需要使对比文件1中的第一抓地件4多方向变形时，能够从对比文件2得到启示从而以空心元件3替代对比文件1中的第一抓地件4。在此基础上，在无其他相反技术教导的情况下，本领域技术人员有动机将以空心元件3替代对比文件1中的第一抓地件4，故对比文件2给出了相应的技术启示。 故本院认为，在对比文件1的基础上结合对比文件2以及本领域公知常识以得到该权利要求请求保护的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求请求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。 权利要求2-12引用权利要求1，属于从属权利要求。戊公司亦表示如果权利要求1不具有独创性，对权利要求2-12亦不再主张具有独创性。因此，在其引用的权利要求1不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性的情况下，该权利要求2-12亦不具备创造性。 综上所述，本申请的权利要求均不具有创造性，不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。被诉决定虽程序存在瑕疵，但结论并无不当。戊公司的诉讼理由缺乏事实及法律依据，本院对其诉讼请求不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下： 卯公司的诉讼请求。 案件受理费人民币一百元，乙公司负担（已交纳）。 如不服本判决，乙公司可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及按对方当事人的人数提交上诉状副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。 审　判　长　　姜庶伟 审　判　员　　吴园妹 人民陪审员　　张一凡 二〇一六年十一月五日 法官　助理　　卢爱媛 书　记　员　　田羽洁 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第22条3款 中华人民共和国行政诉讼法(2014修正) 第69条