李某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案（(2011)高行终字第625号）

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2011)高行终字第625号 审理法官： 张某 谢某 陈曦 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2011.06.16 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 合法 无效 行政判决 质证 维持原判 // 李某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2011)高行终字第625号 上诉人（原审原告）李某。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区某地银谷大厦10-12层。 法定代表人张某2，副主任。 委托代理人田某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 委托代理人杨某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 上诉人李某因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第2329号行政判决，于法定期限内向本院提出上诉。本院于2011年3月1日受理后，依法组成合议庭，于2011年5月12日公开开庭进行了审理。上诉人李某，被上诉人国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人田某、杨某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 北京市第一中级人民法院经审理查明如下事实： 李某于2006年1月23日向国家知识产权局申请了名称为“一种龟鳖全部食用的方法和龟鳖全补丸（粉）的制备工艺”的发明申请专利（即本申请），申请号为200610049202.0。 2009年7月10日，国家知识产权局专利局实质审查部门以本申请权利要求1-4不具备《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第二十二条第三款规定的创造性为由作出驳回决定。 李某对该驳回决定不服，于2009年7月26日向专利复审委员会提出复审请求，但未提交任何修改文本。形式审查合格后，专利复审委员会受理了该复审请求，于2009年8月31日向李某发出复审请求受理通知书，同时向国家知识产权局实质审查部门发出前置审查通知书。国家知识产权局实质审查部门在前置审查意见书中仍然坚持驳回决定。专利复审委员会依法组成合议组对本复审请求进行了审查。 2009年11月12日，专利复审委员会向李某发出的复审通知书中指出：（1）权利要求1要求保护一种新型的龟、鳖全部食用的方法和龟、鳖全补丸（粉）的制备工艺，其特征部分的记载为：先食其肉，后食其龟鳖全补丸(粉)，将龟鳖的滋补、营养一网打尽。可见，权利要求1中仅记载龟、鳖全部食用的方法，而没有记载龟、鳖全补丸（粉）的制备工艺，因此权利要求1的主题名称和其技术内容不相适应，不符合《中华人民共和国专利法实施细则》（简称《专利法实施细则》）第二十条第一款的规定；（2）权利要求1-4中“龟鳖全补丸（粉）”、“其他中药材”、“添加不同功能的中药材”词语的具体组成成分是不确定的，导致权利要求1-4保护范围不清楚，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。 2009年12月13日李某针对复审通知书提交了意见陈某书未提交任何修改文本。2010年1月29日，专利复审委员会再次向李某发出复审通知书，除坚持前次复审通知书中认为本申请权利要求1-4不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的意见外，专利复审委员会还针对李某的意见作出了评述。 针对第二次复审通知书，李某于2010年2月22日提交了意见陈某书及权利要求书的修改替换页。修改后的权利要求1-4如下： “1.一种新型的龟、鳖全部食用的方法和龟、鳖全补丸（粉）的制备工艺，其食用特征在于：先食其肉，后食其龟鳖全补丸（粉），将龟鳖的滋补、营养一网打尽。其制备工艺特征在于：将阴阳互补的龟鳖中的肉质部分添加各种佐料或者中药材，通过熟化（清蒸、红烧）等加工工艺做成具有不同口味的鲜食龟、鳖肉制品进行食用，并将前熟化工序后龟甲鳖壳经干燥后加不同的中药材、粉碎包装成功能性龟鳖丸（粉），它能将龟、鳖的所有营养成分最大限度地、全面地被充分吸收。 2.如权利要求1所述的龟、鳖食用法，其特征在于： a）将活龟、活鳖宰杀后先食其肉。 b）将吃剩的龟甲鳖壳经晒干或烘干、消毒后备用。 c）将龟甲、鳖壳或添加其他中药材，一起经超细粉碎后制成龟鳖全补丸（粉）。 3.如权利要求1所述龟鳖全补丸（粉），其特征在于：在龟甲、鳖壳粉碎时，可在专家的指导下，根据消费者的不同滋补、医疗需求添加不同功能的中药材，使龟鳖全补丸（粉）既含有龟甲、鳖壳的所有营养成分，又具有不同的滋补、医疗功能。 4.如权利要求1所述龟鳖全补丸（粉），其特征在于：由于在各个加工中添加的中药材成分和量不同，所以生产出的龟鳖全补丸（粉），除补钙性能基本一致外，其他功能将因材而异。” 专利复审委员会于2010年4月12日作出第22393号复审审查决定。专利复审委员会在该决定中认定： 1、审查文本的确定 本复审决定针对的文本为: 李某于申请日提交的说明书第1-3页、说明书摘要，于2010年2月22日提交的权利要求1-4项。 2、关于《专利法实施细则》第二十条第一款 权利要求1中的“龟、鳖全补丸（粉）”一词，根据本申请说明书第2页发明内容分部分的记载，是“由龟甲、鳖壳经烘干或晒干和消毒，再视每个消费者的滋补需求，结合每个人的体质特征，在专业医师的指导下，适量添加人参、石斛、三七……等其他名贵中药材，经超细粉碎后制成的”。可见，“龟鳖全补丸（粉）”需要视消费者的滋补需求，结合每个人的体质特征，添加不同的药材，而且所添加的药材的品种是不确定的，因此其具体组成成分是不确定的；此外，权利要求1中在龟鳖肉中添加的“佐料或中药材”及在干燥后的龟鳖壳中加入的“其他中药材”，其具体品种和组成成分也是不确定的，导致权利要求1的保护范围无法确定，因此权利要求1的保护范围不清楚，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。 权利要求2对要求1作了进一步限定，权利要求2附加技术特征③“将龟甲、鳖壳或添加其它中药材”的其它中药材具体是什么，在本申请说明书和权利要求2中均没有记载，故“其它中药材”这一词语的含义也是不清楚的；此外，根据前文的评述，权利要求2中出现的“龟鳖全补丸（粉）”的具体组成成份也是不确定的，因此权利要求2的保护范围也不清楚，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。 权利要求3对权利要求1作了进一步的限定，其附加技术特征中的“添加不同功能的中药材”具体是什么，在本申请说明书中和权利要求3中均没有记载，故“不同功能的中药材”这一词语含义也是不清楚的；此外，根据前文的评述，权利要求3中出现的“龟鳖全补丸（粉）”的具体组成成份也是不确定的，因此权利要求3的保护范围也不清楚，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。 权利要求4引用了权利要求1，根据前文的评述，权利要求4中出现的“龟鳖全补丸（粉）”的具体组成成份也是不确定的，因此权利要求4的保护范围也不清楚，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。 综上所述，专利复审委员会决定：维持国家知识产权局于2007年7月10日作出的驳回本申请的决定。 在原审诉讼庭审过程中李某、专利复审委员会发表如下意见： 李某对被诉决定作出的程序、案由部分及审查文本认定部分没有异议。李某主张专利复审委员会在作出复审决定时变更了理由，不符合《审查指南》第四部分第二章4.1节的规定。对此，专利复审委员会认为根据《审查指南》第四部分第二章第4.1节的规定，复审决定可以采用驳回决定未指出的明显实质性缺陷。 李某还主张，权利要求1的保护范围大并不意味其保护范围不清楚，本申请权利要求的保护范围是确定的，且许多在先类似专利都获得了授权。对权利要求2-4的异议同权利要求1。对此，专利复审委员会认为权利要求1中的中药材品种成分不确定，导致权利要求的保护范围不清楚。在先专利的情况与本案未必相同，即使在先专利获得授权也不意味着本申请能获得授权。 李某对被诉决定第7页倒数第2段有异议，其主张专利复审委员会引用《审查指南》第四部分第二章4.1是错误的。专利复审委员会坚持被诉决定意见。 李某当庭提交1份证据专利ZL00111455.7授权公告文本，专利复审委员会不予质证。原审法院以该证据未在复审请求审查行政程序中提交，并非被诉决定作出的依据为由，对其未予采纳。 北京市第一中级人民法院认为，就本案而言，专利复审委员会采用不同于驳回决定的理由作出维持驳回决定的审查决定属于《审查指南》第四部分第二章第4.1节规定的第（2）种情况，也符合《专利法实施细则》第六十二条第一款规定。李某对《审查指南》第二部分第八章第6.1.4.2节、第四部分第二章第1节的理解系其个人观点，缺乏相关法律法规的支持，在此基础上得出的被诉决定违背《专利法》与《审查指南》相关规定的结论，法院不予支持。 权利要求1中的“龟鳖全补丸（粉）”需要视消费者的滋补需求，结合每个人的体质特征，添加不同的药材，因此所添加的药材的品种是不确定的，导致其具体组成成分是不确定的；此外，权利要求1中在龟鳖肉中添加的“佐料或中药材”及在干燥后的龟鳖壳中加入的“其他中药材”，其具体品种和组成成分也是不确定的，因此，权利要求1的保护范围不清楚，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。权利要求2-4为权利要求1的从属权利要求，皆存在“龟鳖全补丸（粉）”具体组成成分不确定的缺陷，因此它们的保护范围也不清楚，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。李某虽主张有类似权利要求保护范围大的专利申请已获得授权，但其它专利被授予专利权并非本申请应当获得授权的法定依据。北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持专利复审委员会作出的第22393号驳回复审请求审查决定。 李某不服原审判决向本院提出上诉，请求撤销原审判决，判令《审查指南》第四部分第二章第4.1（2）节内容与第二部分第八章第6.1.4.2节内容矛盾且无效，判令专利复审委员会纠正第22393号复审决定。李某的主要上诉理由为：一、原审判决适用法律错误，专利复审委员会无权根据不同的理由维持国家知识产权局的驳回决定。二、原审判决事实不清。1、李某原审诉讼中当庭提交的证据应当被采纳。2、李某原审诉讼中当庭提交的证据说明《专利法》所保护的权利范围既可以是具体的，也可以是某些特定的“广义范围”，专利复审委员会以本申请“保护范围不清”为由作出不同理由的驳回决定不合理，也不合法。 专利复审委员会服从原审判决。 本院经审理查明：原审判决查明事实清楚，且有专利复审委员会审查本案时所依据的本申请原始公开的说明书及权利要求书、李某于2010年2月22日提交的权利要求书、国家知识产权局的驳回决定、第22393号决定及当事人陈某等证据在案佐证，本院对原审法院查明的事实予以确认。 另查，李某原审庭审中补充提交的ZL00111455.7专利授权公告文本与本申请无关。该事实有ZL00111455.7专利授权公告文本在案佐证。 本院认为，行政诉讼是对具体行政行为进行审查，李某要求判令《审查指南》第四部分第二章第4.1（2）节内容与第二部分第八章第6.1.4.2节内容矛盾且无效的上诉主张，不是行政诉讼审查的内容，故本院对此不予审理。 根据《专利法实施细则》第二十条第一款的规定，权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。同时《审查指南》第二部分第二章第3.2.2节规定：权利要求书是否清楚，对于确定发明或者实用新型要求保护的范围是极为重要的。权利要求书应当清楚，一是指每一项权利要求应当清楚，二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。首先，每项权利要求的类型应当清楚，权利要求的主题名称还应当与权利要求的技术内容相适应。其次，每项权利要求所确定的保护范围应当清楚，权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。本申请权利要求1中的“龟鳖全补丸（粉）”需要根据消费者的不同滋补、医疗需求添加不同功能的中药材，因所添加药材品种的不确定，导致其具体组成成分的不确定。而且，权利要求1中记载的添加于龟鳖肉质中的“佐料或者中药材”及加在干燥后龟甲鳖壳中的“中药材”的具体品种、成分和量也是不确定的。因此，原审法院关于权利要求1的保护范围不清楚，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款规定的认定是正确的。由于权利要求2-4为权利要求1的从属权利要求，同样存在“龟鳖全补丸（粉）”的具体组成成分不确定的缺陷，原审法院认定其保护范围也不清楚，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款规定的认定也是正确的。李某原审庭审中补充提交的证据并未在复审请求审查行政程序中提交，既非被诉决定作出的依据，且其内容亦与本申请无关，故原审法院对此不予采纳并无不当。而且，其它专利被授予专利权并非本申请应予授权的法定依据。因此李某提出的类似权利要求保护范围大的专利申请已获得授权，故本专利也应获得授权，以及原审法院应当采纳其补充提交的证据的上诉主张，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。 根据《专利法实施细则》第六十二条第一款的规定，专利复审委员会进行复审后，认为复审请求不符合专利法和本细则有关规定的，应当通知复审请求人，要求其在指定期限内陈某意见。期满未答复的，该复审请求视为撤回；经陈某意见或者进行修改后，专利复审委员会认为仍不符合专利法和本细则有关规定的，应当作出维持原驳回决定的复审决定。《审查指南》第四部分第二章第4.1节规定：在复审程序中，合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现审查文本中存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查，并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定：（1）足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷。（2）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出的缺陷性质相同的缺陷。鉴于本申请在复审请求阶段提交的修改后的权利要求1-4存在不符合《专利法实施细则》第二十条第一款规定缺陷，属于明显实质性缺陷，故专利复审委员会在复审程序中审查出该明显实质性缺陷，并采用不同于驳回决定的理由作出维持驳回决定的审查决定符合《专利法实施细则》和《审查指南》的前述规定。原审法院对此所作认定正确。李某据此提出的上诉理由，于法无据，本院不予支持。 综上，李某的上诉理由因缺乏事实和法律依据不能成立，其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一、二审案件受理费各人民币一百元，均由李某负担（均已交纳）。 本判决为终审判决。 审　判　长　　 张　冰 代理审判员　　 谢某 代理审判员　　 陈　曦 二Ο一一 年 六 月 十六 日 书　记　员　　 张见秋 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第22条3款 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第20条1款 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第62条1款 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 中华人民共和国行政诉讼法 第61条1款1项