翟某与吴林祥等专利申请权纠纷上诉案——专利申请权纠纷中的股东代表诉讼

翟某与吴某等专利申请权纠纷上诉案 ——专利申请权纠纷中的股东代表诉讼 【案情】 原告：吴某。 原告：陈某。 被告：翟某，甲公司股东及执行董事。 第三人：甲公司（以下简称甲公司）。 乙公司于2003年4月25日设立，发起股东为吴某、陈某、翟某及李嘉东。该公司的经营范围为数码智能锁具、数码智能安全防范设备的制造、销售；数码智能锁具、机电一体化及计算机软件技术开发、技术服务。丙公司执行董事、总经理。后李嘉东退出，现股东为吴某、陈某和翟某3人，翟某占69%股份。 2004年3月1日，乙公司就“一匙通”数码智能锁项目向常州市高新技术开发区科技局申报“常州市科技发展计划”。计划项目设计任务书记载：“本项目产品由锁、钥匙和钥匙设定器三种独立的产品组成”，“本项目的研究以世界上现有的电子锁和指纹锁为基础，其中包括磁卡电子锁、IC卡电子锁、IP卡电子锁、TM卡电子锁和电子门禁系统。在继承和发扬现有电子锁的优点，对关键技术问题有重点突破的基础上开展本项目研究”。项目主要研究人员为翟某、陶涛、吴某、尤启国。2004年7月22日，甲公司就上述项目与常州市科学技术局签订“常州市科技项目合同”。9月21日，甲公司还就此项目与常州市新北区科学技术局签订科技项目合同，合同载明项目负责人为翟某，主要研究人员为陶涛、吴某和尤启国。2003年9月至2004年9月，常州市科学技术局和常州市新北区科学技术局先后三次为“一匙通”数码锁项目拨款40万元。 自2003年5月至2005年7月，乙公司为上述项目购买了设备、元器件，并委托他人进行零部件加工。如2003年7月28日，与常州市武进鸣凰无线电器材厂签订协议书，丁公司提供的图纸加工电子锁的零部件；2003年7月18日，与镇江丹徒区星宇压铸厂签订协议书，丁公司提供的图纸加工电子锁具的外壳。2005年3月20日，甲公司给常州市新区工商局的申请报告称：公司自注册成立两年来，投入大量财力和人力开发自主知识产权的“一匙通”数码智能锁，在这两年间未形成销售。 2004年3月，甲公司就“一匙通”数码智能锁项目向常州市高新技术开发区科技局申报科技发展计划的材料中载明：“戊公司独家研发和实施……本项目的所有知识产权均为自主知识产权，己公司所有”。2005年6月22日，甲公司与扬州市人民防空办公室签订的锁具购销协议约定，甲公司在2005年8月中旬负责将订购的锁具交付，该合同已实际履行。该锁具涉及的技术方案与翟某申请专利的发明创造所反映的技术方案一致。 2005年8月，被告翟某以其个人名义向国家知识产权局提出关于“一种由钥匙提供电源的微功耗电子锁具”的发明、实用新型专利申请各一项，专利申请号分别为2005100414845和2005200744982。两项专利申请的权利要求书基本相同，共有41项权利要求。将翟某的上述专利申请文件与原告吴某、陈某提供的、庚公司名称的图纸进行比对，原告方某的图纸所记载的技术方案与翟某的专利申请技术方案相同。 两原告认为，甲公司为“一匙通”数码智能锁项目的研究投入了大量的资金、设备等物质技术条件，辛公司所有。翟某利用自己作为该项壬公司法定代表人的便利，以自己的名义将上述技术申请专利，癸公司的利益，请求法院判子公司，并由被告翟某承担诉讼费用和其它合理费用。 被告翟某辩称，第一，吴某和陈某不具备原告主体资格，不能以自己的名义起诉被告；第二，本案涉及的发明创造不属于职务发明，丑公司设立之前，甲公司设立后，公司只是对上述技术方案进行实施，而不是对相关技术方案进行开发、研究；第三，本案涉及的技术方案已由被告此前的多项专利技术完全覆盖，请求法院驳回原告的诉讼请求。 乙公司未作陈述。 【审判】 江苏省南京市中级人民法院经审理认为： 首先，吴某、陈某系本案适格原告，有权提起本案诉讼。公司高级管寅公司利益，公司在上述人员不当行为控制之下不能或怠于以自己的名义主张权利，卯公司利益对不当行为人提起诉讼的，人民法院应予受理。原告吴某、辰公司的股东，巳公司的执行董事，午公司，甲公司在被告的控制之下不能以自己的名义主张权利。在此情形之下，两原告向某法院未公司所有，申某作为第三人，酉公司利益对被告提起诉讼，符某律规定。故被告关某原告不具备诉讼主体资格、不是本案适格原告的答辩理由不能成立，不予采纳。 其次，被告翟某不具有涉案专利申请权。被告翟某辩戌公司设立之前由其个人研制成功，亥公司仅是为实现产业化，但翟某仅仅提交了相关产品实物，不能证明涉案专利申请技术方案的形成时间。被告提供的证人证言也不能证明涉案专利技术方案系由被告个人完成，不能认定该技术成果属于被告所有。甲23公司之前的多项个人专利已完全覆盖了涉案专利申请技术方案，但未能提供相应证据予以证明。另据本案事实，甲公司自2003年4月成立后的两年时间里未生产出“一匙通”数码锁具成品，直至2005年6月才有产品投放市场，也表明在这两年时间里，甲公司一直在研制开发相关产品。因此被告的上述答辩理由不能成立，不予采纳。 根据专利法第六条的规定，执行本单位的任务或主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明，职务发明创造申请专利的权利属于该单位。本案中，原乙24公司的图纸等技术资料，经比对，上述技术资料所反映的技术方案与被告翟某的专利申请方案相同，可以确认为同一技术方案。甲公司自2004年成立之后，就上述技术方案项目申报常州市科技发展计划项目，翟某为该项目的负责人，丙25公司的陶涛、吴某、尤启国等人。甲公司为该技术方案项目投入了相当的人力、物力，为该项目专门购买仪器设备，常州市科技局也为该项目拨款予以支持。这些事实都足以证明涉案专利申请丁26公司的任务，戊27公司的物质技术条件完成该项目，属于职务发明，己28公司，庚29公司。退一步说，辛30公司成立之前已独立从事相关技术方案的研究开发，并且取得了一定的研究成果，壬31公司经过进一步的研究、开发，形成最终的技术方案，翟某等人在此过程中系执行单位职务并利用单位的物质技术条件进行研发，则最终的技术方案，亦即涉案专利申请技术方案也应认定为职务发明，癸32公司所有，子33公司。 综上，被告翟某以自己的名义提出的“一种由钥匙提供电源的微功耗电子锁具”发明丑34公司其他人员共同完成的职务发明创造，寅35公司股东，卯36公司利益向某法院提起诉讼符某律规定。两原告请求法院判令被告翟某支付为诉讼支出的其它合理费用，但其起诉时未提出明确的数额，而且这一诉讼请求也没有法律依据，故法院不予支持。 据此，南京市中级人民法院于2006年5月23日作出判决：被告翟某以自己的名义申请“一种由钥匙提供电源的微功耗电子锁具”发明和实用新型专利（专利申请号分别为2005100414845和2005200744982）不当，上述辰37公司；驳回原告吴某、原告陈某的其他诉讼请求。案件受理费500元，其它费用200元，共计700元，由被告翟某承担。 宣判后，翟某不服一审判决，向某2省高级人民法院提起上诉。江苏省高级人民法院以（2006）苏民三终字第0120号判决驳回上诉，维持原判。 【评析】 巳38公司法第一百五十二条规定了股东代表诉讼制度，午39公司又怠于诉讼时，未40公司的利益，有权直接以自己的名义对董事、监事、高管人员、控制股东以及第三人的侵害行为向法院提起诉讼。申41公司法施行后，具体适用股东代表诉讼制度而提起的专利申请权纠纷案件。酉42公司法导入了股东代表诉讼制度，但公司法的规定过于原则，缺乏可操作性，如何使股东代表诉讼制度的导入不仅仅停留于简单的“条文移植”，而兼具适应性和适用性，则有赖于司法实践的探索与总结。本案作为一起典型案例，对于股东代表诉讼制度在专利纠纷案件中的具体适用进行了有益的尝试，具有积极的现实意义。 一、股东代表诉讼制度的司法实践 股东代表诉讼兼具代位性和代表性，戌43公司的诉权，亥44公司消极不行使诉权而遭受损失；另一方面原告股东又是代表和自己地位相当的其他股东提起诉讼，以维护全体股东所应享有的间接利益。如何在鼓励诉讼与限制滥诉、甲45公司独立人格之间取得较好的平衡，需要通过司法实践的积累不断完善程序，丰富规则。 （一）股东代表诉讼的当事人 1.股东代表诉讼的原告。股东代表诉讼中的原告是享有代表诉讼提起权的股东。乙46公司法对于原告股东的资格条件设定不一，丙47公司丁48公司组织形式作出了不同规定。戊49公司兼具资合与人合的特征，己50公司的关系相对稳定，法律赋予其较为宽泛的权利，戊49公司的股东提起股东代表诉讼没有资格条件的限制；庚51公司股东较为分散，流动性较大，为防止股东随意诉讼，辛52公司的正常经营，庚51公司的股东则需要连续持壬53公司1%以上股份才可以提起股东代表诉讼。本案中，甲公司戊49公司，癸54公司的发起股东，子55公司至诉讼时也仅有他们三位股东，两原告依法具备提起股东代表诉讼的原告资格。 股东身份、持股期限及持股比例均是从客观方面对原告资格作出的限制，就主观要件而言，丙47公司法未作出相应的限定。股东代表诉讼制度设立的宗丑56公司及自身合法权益的法律途径，因此通常认为，股东提起股东代表诉讼须是基于善意，寅57公司利益为目的。如果提起诉讼追究董事责任的目的仅是追求该股东个人或第三人的不正当利益，卯58公司造成损害，则该股东不得提起诉讼。如果被告有证据证明原告起诉并非出自善意，如原告股东曾参加、批准或默许过所诉侵害行为，辰59公司正常生产经营为目的，巳60公司竞争对手牟取竞争优势等，则其提起的诉讼可以推定为恶意诉讼。本案中，午61公司法定代表人及涉案技术项目负责人的便利，将职务发明以个人名义申请专利，两原告对此并不知情，待发现后即以提起股东代表诉讼的方式明确表示反对，未62公司注册登记的主要经营范围，因此，可申63公司合法利益，具有善意。 2.股东代表诉讼的被告。股酉64公司戌65公司承担赔偿责任的当事人。丙47公司法第一百五十二条第一款、第二款采用列举的方式，亥66公司造成损害的董事、高管人员明确规定为股东代表诉讼的被告，该条第三款则属于兜底条款，甲67公司合法权益的他人。由此，通过文义解释，公司的控股股东、其他股东、乙68公司之外的任意第三人，丙69公司实施了侵害行为，都可以成为股东代表诉讼的被告。可见在被告的范围上，丙47公司法没有采取日本和我国台湾地区的限制模式，而是借鉴了英美法系的自由模式，采用列举式与概括式并用的立法技术，丁70公司权益的行为人均纳入股东代表诉讼被告的范畴，这有利于充分发挥股东代表诉讼制度的作用，戊71公司法制现代化的趋势。本案中，己72公司的执行董事，庚73公司职务过程中完成的技术方案以个人名义申请专利，违反董事的忠实义务，辛74公司合法权益的行为，当然构成股东代表诉讼的适格被告。 3.公司的诉讼地位。丙47公司壬75公司在股东代表诉讼中的地位没有作出规定，癸76公司列为被告的，子77公司列为第三人的。丑78公司既有冲突又有一致，寅79公司怠于或拒绝行使诉权才导致了股东代表诉讼的提起，这是两者相冲突之处；但是股东代表诉讼中股东仅享有形式意义上的诉权，卯80公司，如果股东胜诉，辰81公司，可见巳82公司之间利益的根本冲突，午83公司之间在利益上具有一致性，因此，将公司作为被告有违股东代表诉讼的利益结构。笔者认为，未84公司对于原告和被告之间的诉讼标的不能再单独提起诉讼，申85公司具有法律上的利害关系，这完全符合我国民事诉讼法中无独立请求权第三人的特征。本案诉讼中，法院将甲公司列为无独立请求权第三人，有利于查清案件事实，酉86公司在诉讼中的处分权，既符合股东代表诉讼的内在逻辑，又契合我国民事诉讼的制度现实。 （二）前置程序的豁免 股戌87公司的诉权，而公司法人具有独立的法律人格，对其自由意志应当予以充分尊重，亥88公司法都规定了股东代表诉讼的前置程序。丙47公司甲89公司机关提出请求，乙90公司机关收到请求后拒绝提起诉讼或30日内未提起诉讼，或者情况紧急、丙91公司利益遭受难以弥补的损害等情形下，股东才可以以自己名义直接向法院起诉。可见股东代表诉讼中的前置程序是原则，只有在特殊情况下才可以豁免。丙47公司法第一百五十二条第二款中规定的“情况紧急”属于概括性概念，需要经由长期的实践才能归纳出类型化的判断标准，在目前股东代表诉讼制度运行的初级阶段，不妨参考该制度已经较为成熟国家的丰富经验，结合案件实际情形作出具体的判断。丁92公司法规定，下列情形下，可以免除前置程序：1.董事们是所诉的过错行为人；2.董事在过错行为人的控制之下；3.董事们否认过错行为的发生；4.董事们已经批准了所诉的过错行为。本案中，甲公司戊93公司，对己94公司的法定代表人——执行董事，并兼任总经理，甲公司的意志执行机关已被加害人实际控制，公司本身难以对加害人提起诉讼，如果拘泥于条文仍要求履行前置程序，不但会徒劳地拖延诉讼，而且有可能给予加害人隐匿证据、转移财产的机会。因此，笔者认为本案属于董事就是所诉侵害行为人的情形，在这种情形下前置程序可以豁免，庚95公司利益，辛96公司机关提交书面申请，直接以自己名义向法院提起诉讼。 （三）案由及管辖的确定 1.案由的确定。有人认为股东代表诉讼的案由应当遵循代位权诉讼和撤销权诉讼的先例，直接定为股东代表诉讼纠纷，笔者对此不能赞同。根据最高人民法院《关于印发<民事案件案由规定>的通知》（法发[2008]11号）规定的原则，民事案件的案由应当依据当事人主张的民事法律关系的性质来确定。股东代表诉讼是基于股东公益权而产生的诉讼，壬97公司的诉权，癸98公司实施了某种侵害行为，是否需要承担相应的民事责任，才是股东代表诉讼实质主张的民事法律关系，也是股东代表诉讼的实质要件与前提，因此，应当根据原告所主张的侵害行为法律关系的性质来确定股东代表诉讼的案由。本案的被告将执行职务过程中、子99公司物质技术条件完成的、丑100公司主要业务范围的技术方案，以自己名义申请专利，寅101公司的具体侵害行为所体现的法律关系性质是专利申请权纠纷，因此，本案案由确定为专利申请权纠纷是适当的。 2.管辖的确定。关于股东代表诉讼的管辖是否需要参照其他国家的立法例，卯102公司住所地法院管辖，存在不同意见。有人认为股东代表诉讼多涉及股东、董事、经理等内部人员行为的审查与认定，从方便诉讼、有利于调查取证的角度出发，辰103公司住所地法院专属管辖。有人则认为应当根据股东代表诉讼的类型来确定管辖：巳104公司利益时，由公司住所地法院管辖；午105公司利益时，则适用一般管辖原则。对此，笔者均不赞同。未106公司利益的行为是董事、申107公司内部人员所为，那酉108公司所在地，我国民事诉讼法规定的侵权行为地管辖原则同样能够解决方便诉讼及调查取证的问题，根据侵权人身份区别确定管辖并无必要。而且，戌109公司住所地法院专属管辖，亥110公司完全能够通过操纵股东提起代表诉讼的方式，规避普通管辖原则，甲111公司乙112公司住所地法院审理。考虑到我国司法的现状，这样规定反而会增加法院正常审理案件的难度。所以，笔者认为，丙113公司法为保护全体股东利益衍生出的一项特殊诉讼制度，但究其本质仍属于普通民商事诉讼的范畴，就管辖而言，适用民事诉讼的一般管辖原则即可，无需规定特殊的管辖原则。丁114公司实施的是侵害专利申请权的行为，而专利纠纷案件实行专属管辖。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第2条规定，专利纠纷案件，由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖，无论是被告住所地的扬州市中级人民法院还是公司住所地的常州市中级人民法院，当时均不能审理专利纠纷案件，所以本案只能由南京市中级人民法院审理。 二、职务发明的认定 股东代表诉讼中双方争议的焦点包括两个层面，一是原告股东是否具有股东代表诉讼提起权，戊115公司利益。在确认了原告股东的诉讼主体资格后，被告以个人名义申请专利的技术方案是否属于职务发明就成为本案的主要焦点。 我国专利法第六条规定，职务发明是指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，职务发明创造申请专利的权利属于该单位。确定涉案技术方案是否属于职务发明，可以从两个方面考虑。首先，应当确定技术方案的完成时间。己116公司成立之前，则该发明创造就不属于职务发明。一般而言，就一项发明创造提出专利申请，说明这项技术方案已经完成，如果没有相反证据，只能以专利申请日为依据推定该技术方案的完成时间。本案中，翟某以个人名义申请专利的时间是2005年8月，庚117公司的成立时间为2003年4月。辛118公司设立之前就已完成，但其提供的实物证据本身无法反映形成时间，即使通过金属元素放射、衰变周期鉴定的方法，能确定的也只是实物证据中主要金属成份的形成时间，并不能等同于实物证据的形成时间；翟某提供的证人仅仅是为其加工部分零件，加工的零件具体安装在哪里不清楚，且证人不会拆卸实物证据，不仅无法确认实物证据中是否有其加工的零件，也不能确认其看到的实物证据是否就是翟某申请专利的发明创造，据此，可以推定壬119公司成立之后才完成的。其次，癸120公司提供物质技术条件的目的。如果不是为了完成发明创造，而仅仅是为了验证或实施发明创造，则该发明创造同样不属于职务发明。甲公司就“一匙通”数码智能锁向当地科技局子121公司与当地科技局签订的科技项目合同、科技项目拨款凭证等证据，丑122公司独家研发和实施，且该项目的研发负责人为翟某。此外，甲公司2005年3月给常州市新区工商局的申请报告中记载，该公司自注册成立两年来，投入大量的财力和人力开发具有自主知识产权的“一匙通”数码智能锁。根据上述证据，寅123公司成立后的一项主要任务，涉案发卯124公司的物质技术条件。 因此，辰125公司的任务，巳126公司物质技术条件的基础上完成的涉案发明创造属于职务发明创造，午127公司。翟某将职务发明以自己个人名义申请专利，癸公司的合法权益。 文/王静；周毓敏 （作者单位：江苏省南京市中级人民法院） 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2000修正) 第6条 最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定 第2条 中华人民共和国民事诉讼法 未128公司法(2005修订) 第152条1款 未128公司法(2005修订) 第152条2款