甲公司、乙公司侵害外观设计专利权纠纷民事二审民事判决书

甲公司、乙公司侵害外观设计专利权纠纷民事二审民事判决书 山东省高级人民法院 民事判决书 (2021)鲁民终2420号 上诉人(原审被告)：甲公司，住所地山东省烟台市经济技术开发区某地。 法定代表人：李某，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：苏某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：孙某，某律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)：乙公司，住所地浙江省温州市瑞安市某地。 法定代表人：张某，总经理。 委托诉讼代理人：林某，某律师事务所律师。 丙公司(以下简称丙公司)丁公司(以下简称丁公司)侵害外观设计专利权纠纷一案，不服山东省青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初210号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 丙公司上诉请求：1.撤销(2021)鲁02民初210号民事判决，戊公司的全部诉讼请求；2.己公司承担。事实和理由：一、一审判决认定事实错误，涉案专利的“包塑柄”属于日常使用的常见工具部件，存在大量的外观设计，其设计空间较小。被控侵权产品外观与其有多处明显不同的设计区别，并不侵害被上诉人的涉案专利。1.根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十四条的规定，人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时，一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。设计空间较大的，人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。羊角锤的锤柄作为自古以来就被普遍使用的日常手工工具，其外形受到人体工学的自然限制，因此设计空间较小，一般消费者更容易注意到不同设计之间的较小区别。2.庚公司提交的图片可以看到涉案专利与被控产品，在该部位产品正常使用时容易被直接观察到的部位还存在其他多处明显不同。至少包括：涉案专利为黑色和黄色，而被诉产品为黑色和灰色；被诉产品“羊角锤”的侧面有装饰语的引人注意的设计特征，而涉案专利没有；被诉“羊角锤”产品尾端有孔，而涉案专利没有；涉案专利柄身中段与柄身黑色手握柄呈“凹”字型连接，被控侵权实物中段与柄身黑色手握柄呈“锤头形状”连接。按照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定足以认定两者的整体视觉效果不相同。3.对比现有设计方案，一审判决认定的其他相同点是现有设计的常见特征。综上，被控侵权的“羊角锤”辛公司所主张的授权外观设计既不相同也不近似，不构成侵权。被控侵权产品的锤柄，为单一长条状，受限于此，其设计只能是颜色的搭配或者图案细节的微小区分，而就一般消费者而言，也更容易注意到不同设计之间的较小区别，在本案已有以上多项细节与涉案专利严重不符的情况下，若不对两者加以区分，则不可避免的产生扩大专利权保护范围的问题，有违专利权设置的初衷，也无法律和事实依据。二、一审法院认定事实错误，丙公司销售涉案产品具有合法来源首先，壬公司已经提交证据证明不是被诉“羊角锤”产品的生产者，癸公司生产，子公司丑公司的。并且，寅公司也拥有有效的相关产品外观设计专利。卯公司不承担赔偿责任。其次，辰公司巳公司采购被控侵权产品，已经在关联案件(2021)鲁02民初202号、(2021)鲁02民初252号案件中被法院依法认定。在本案中对相关证据也给予了认定。因此，午公司未公司采购涉案产品的前提下，将申公司，丙公司亦向法院提交了相关采购合同及收据等证明材料，酉公司所售被控侵权产品具备合法来源，不应承担侵权赔偿责任，一审法院认定丙公司所提交的材料达不到合法来源抗辩的标准，但并未予以说明，属于认定事实错误，且与他案中认定的事实相互矛盾。三、在本案中消费者所购买的是“羊角锤”产品，而不是“包塑柄”产品，且羊角锤中锤柄的色彩和构图对羊角锤价值的贡献极低，一审法院判决金额明显偏高本案事实是任何一个消费者在选择、购买的是“羊角锤”产品，而不是“包塑柄”产品。涉案销售的也不是“包塑柄”产品。因此，丙公司戌公司的销量，且羊角锤中锤柄的色彩和构图对羊角锤价值的贡献极低，羊角锤的主要价值部分和消费者关注的部分均为羊角锤的锤头部分，而非锤柄，因此，即使构成侵权，一审法院也未综合准确考虑涉案专利对被控侵权产品的价值的贡献度，判决金额明显偏高。四、一审法院适用法律错误。1.在一审判决中既然适用了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条，该条明确规定，“下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。”在本案中，授权外观设计受限于锤柄的形状，可供设计的空间极小，对整体视觉效果更具有影响的是授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征，也即被控侵权产品的“凹”字形设计，而被控侵权产品是明显的“羊角锤”图形设计，两者在有限的设计选择中区别明显，以一般消费者的而言，足以进行明确区分，一审法院在认定被控侵权产品构成侵权的情况下，适用此法条错误，且自相矛盾。2.本案中，即使法院认定被控侵权产品午39公司的专利权，也应适用中华人民共和国专利法(2008修正)第七十条的规定，即“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”本案中，丙公司在一审中已经提交充足证据证明了被控侵权产品的合法来源，法院应亥公司的“合法来源”的抗辩请求。 丁公司未作答辩。 丁公司向一审法院起诉请求：1.甲23公司立即停止生产、乙24公司外观设计专利权的“包塑柄”商品行为，销毁库存及生产模具；2.甲23公司丙25公司经济损失及因调查、制止侵权行为所支出的合理维权费用(维权费用包括公证费、取证人员调查费、购买侵权产品的费用、律师费)共计人民币8万元；3.甲23公司承担本案诉讼费用。 一审法院认定事实：丁公司于2016年5月26日向国家知识产权局申请了名称为“包塑柄”的外观设计专利，2017年1月11日授权公告，专利号为ＺＬ20163020××××.3，该外观设计专利包括：主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图。在简要说明中明确外观设计产品用于与锤子组合使用，设计要点为产品的整体外观形状，主视图最能表明外观设计的设计要点。该专利目前处于有效状态。2020年9月28日国家知识产权局根据丁公司申请出具评价报告，丁26公司第ＺＬ20163020××××.3号外观设计专利与其他现有设计在产品设计上存在明显区别，对一般消费者来说，该差别对外观设计的整体视觉效果产生了显著影响，符合专利法第二十三条第一款、第二款的规定，未发现该专利存在其他不符合专利法有关外观设计授权条件的缺陷。 2020年11月14日、11月30日，丁公司委托代理人李某2过福建省厦门市鹭江公证处“公证云”平台“见证实录”功能，登录该处取证服务器，在拼多多网店名为“丹宇旗舰店”购买“巧匠圆头包胶羊角锤13ｏｚ”一把，并用录屏软件对操作过程进行录像。2020年11月19日、戊27公司委托代理人蔡某、张某2在福建省厦门市鹭江公证处公证员蔡某监督下，打开“丹宇旗舰店”邮寄的包裹，对购买的“羊角锤”拍照封存。福建省厦门市鹭江公证处出具(2020)厦鹭证内字第119520号公证书，对上述过程进行公证。 一审庭审过程中，己28公司第ＺＬ20163020××××.3号外观设计专利附图庚29公司图片进行比对，从主视图看两者相同点：柄身前段均为六面棱体，中段与柄身呈变形侧倒“凹”字型连接形状连接(网店图片)，手握柄上下两侧分别有一列小孔延伸至柄体尾部并与之呈“Ｔ”字型连接，柄体尾部呈微向左下方弯曲的竖斜端面。从主视图看不同点：被诉侵权产品柄体黑色和灰色，涉案专利包塑柄为黑色和黄色；被诉侵权实物中段与柄身“羊角锤”形状连接，涉案专利呈变形侧倒“凹”字型连接形状连接；被诉侵权产品手柄的侧面有装饰语，手柄尾部有1个孔，涉案专利没有；被诉侵权产品手柄锤头连接处为方形，涉案专利柄头为“凹”型。丁公司为本案支付律师费、公证费等相关费用。另查明：拼多多的“丹宇旗舰店”甲公司运营。 一审法院认为，乙公司享有ＺＬ20163020××××.3“包塑柄”外观设计专利权，目前处于有效状态，依法应受保护。根据我国专利法规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。 丁公司辛30公司制造、许诺销售、销售被诉侵权产品。丁公司外观设计专利简要说明中明确提出，该“包塑柄”外观设计产品用于与锤子组合使用，因此被诉侵权产品“羊角锤”壬31公司外观设计专利属同类产品。癸32公司ＺＬ20163020××××.子33公司“丹宇旗舰店”展示图片进行比对，两者除色彩外，在整体设计的视觉效果上，无实质性差异，丁公司专利权未明确保护色彩的前提下，局部存在的差异，对整体视觉效果不具有显著的影响；与被诉侵权产品羊角锤的锤柄比对，两者除色彩外，在整体设计的视觉效果上，最大的差异在中段与柄身连接图案，该差异是对展示图片中锤柄设计连接图案替换而来，其他部分设计基本一致。综上，丑34公司ＺＬ20163020××××.3寅35公司展示图片和侵权产品进行比对，尽管前者的相似程度更高，但以一般消费者的认知能力进行整体观察综合判断，两者均构成近似，卯36公司专利权的保护范围。 根据查明事实及双方当事人的陈述，应认定绿林机电司系被诉侵权产品销售者而非制造者，但其在“丹宇旗舰店”辰37公司外观设计专利相似产品的行为，构成许诺销售。巳38公司合法来源的抗辩，一审法院认为，丙公司提交的证据不足，达不到认定产品合法来源的证明标准，故对其该抗辩主张，一审法院不予支持。 丙公司为生产经营目的许诺销售、销售被诉侵权产品，午39公司的外观设计专利权，应停止侵权，未40公司因诉讼支出的合理费用。丁公司申41公司制造被诉侵权产品以及“销毁库存及生产模具”等诉讼请求，证据不足，一审法院不予支持。关于本案的赔偿问题，丁公司要求赔偿人民币8万元(包含因诉讼支出的合理费用)，未提交其因侵权所造成损失、丙公司侵权获利的证据，亦无专利许可使用费的参考，请求法院适用法定赔偿。一审法院综合考虑以下因素作为酌定赔偿依据：第一、丁公司涉案专利系外观设计专利，该外观设计专利包塑柄对消费者选购产品起积极作用；第二、羊角锤销售价格以及锤柄所占比重；第三、丙公司侵权行为的性质和情节；第四、丁公司因本案诉讼已实际支出律师费、公证费等相关费用。综上，酉42公司丙25公司经济损失及合理费用2万元。 一审法院依照《中华人民共和国专利法》(2008年修订)第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十四条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、丙公司立即停止许诺销售、戌43公司ＺＬ20163020××××.3“包塑柄”外观设计专利权产品的行为；二、丙公司亥44公司经济损失及合理费用共计2万元；三、甲45公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1800元，丙公司负担1125元，丁公司负担675元。丙公司负担部分应在判乙46公司。 本院二审期间，各方当事人均未提交新证据。 本院对一审法院认定的事实予以确认。 本院认为，本案二审争议的焦点问题是：一、丙公司丙47公司的涉案外观设计专利权；二、丙公司的合法来源抗辩是否成立；三、如果构成侵权，一审判决的民事责任是否适当。 一、巳38公司丙47公司的涉案外观设计专利权的问题。《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条第一、三款规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。本案中，其一，丁公司主张保护的涉案外观设计专利是“包塑柄”。将被诉侵权产品中的锤柄与涉案外观设计专利进行比对，二者均可以分为前段、后段和尾部三部分，且三部分的比例相似；柄身前段均为六面棱体，且主视图中的棱面均向中间凹；柄身后段相比前段较粗，手握柄上下两侧分别有一列小孔延伸至柄体尾部；前段与后段的连接处呈现不规则形状并在连接面的中间处向后段突出；柄身尾部较整个柄身最粗，且尾部微向下方弯曲；后段与尾部的连接形状相似。丙公司主张的侧面装饰语、产品尾端是否有孔以及柄体前段与后段连接处的差异等均属于细微差异，不会对二者整体外观构成近似产生实质性影响。丁48公司专利权未明确保护色彩，戊49公司主张的颜色区别也不足以否定两者的相似性。因此，被诉侵权产品的柄锤设计与涉案专利外观设计在整体视觉效果上并无实质性差异，落入了涉案外观设计专利权的保护范围。其二，丙公司提交了公告号为CN303488829S、CN301934206S等多个设计方案，己50公司涉案专利为现有设计，但经审查，上述证据显示的外观设计均与被诉侵权设计存在明显区别，戊49公司的现有设计抗辩不能成立。 二、巳38公司的合法来源抗辩是否成立的问题。《中华人民共和国商标法实施条例》第七十九条规定：“下列情形属于商标法第六十条规定的能证明该商品是自己合法取得的情形：(一)有供货单位合法签章的供货清单和货款收据且经查证属实或者供货单位认可的；(二)有供销双方签订的进货合同且经查证已真实履行的；(三)有合法进货发票且发票记载事项与涉案商品对应的；(四)其他能够证明合法取得涉案商品的情形。”本案中，丙公司提交的采购合同、微信聊天记录、收据等证据，不能形成完整的证据链条，证明其符合上述规定的情形，庚51公司合法来源抗辩不成立，具有事实和法律依据，本院予以维持。 三、关于一审判决的民事责任是否适当的问题 如前所述，丙公司承诺辛52公司的涉案外观设计专利权，故一审判决其承担停止侵权、赔偿损失的民事责任，并无不当。关于赔偿数额，《中华人民共和国专利法》第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给与一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，壬53公司未能提供证据癸54公司因侵权所获利益的具体数额，故一审法院适用法定赔偿的方式定本案赔偿数额并无不当。综合考虑涉案专利权的性质、涉案外观设计专利对消费者选择所起到的积极作用、羊角锤的销售价格以及被诉侵权锤柄在产品利润中所占比重、丙公司侵权行为的性质、子55公司为维权支付的合理开支等因素，一审法院依法酌定丙公司丙25公司经济损失及合理开支共计2万元并无不当。 另外，丑56公司将同一货物拆分诉讼的问题。经审查，与本案关联的案件共涉及3种产品，不存在同一当事人对相同产品重复承担责任的情况，且一审法院是在综合考虑了全部关联案件的情形后，对当事人系生产、销售还是单纯销售进行区分，酌情确定了赔偿数额，符合案件的事实，不存在赔偿数额明显高出损失的问题。 综上，丙公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费328元，甲公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 长 王海娜 审 判 员 柳维敏 审 判 员 张金柱 二〇二一年十二月二十日 法官助理 许学镁 书 记 员 闫旭冉 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第11条2款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第59条2款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第65条 中华人民共和国专利法(2008修正) 第70条 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第10条 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第11条1款 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第11条3款 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第8条 更多