某公司等与中华人民共和国国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2022)最高法知行终705号 审理法官： 岑宏宇 周某 孔某 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 最高人民法院 审结日期：2023.11.16 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 合法 反证 举证责任 新证据 维持原判 // 某公司等与中华人民共和国国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 中华人民共和国最高人民法院 行政判决书 (2022)最高法知行终705号 上诉人(一审原告、专利申请人)：甲公司某公司。住所地：瑞士联邦巴塞尔市××街××号。 代表人：彼得·库恩彼某，该公司副经理。 代表人：安东尼奥·纳托利安某，该公司代表。 上诉人(一审原告、专利申请人)：乙公司某技术公司。住所地：日本国东京都港区虎之门1丁目17-1号。 代表人：高崎正启高某，该公司执行董事长、执行董事兼总经理。 以上两上诉人共同委托诉讼代理人：汤某，中国专利代理(香港)丙公司专利代理师。 以上两上诉人共同委托诉讼代理人：张某，中国专利代理(香港)丙公司专利代理师。 被上诉人(一审被告)：中华人民共和国国家知识产权局。住所地：中华人民共和国北京市海淀区某地中华人民共和国北京市海淀区××路××号。 法定代表人：申某，该局局长。 委托诉讼代理人：赵某，该局审查员。 委托诉讼代理人：杨某，该局审查员。 丁公司某公司(以下简称丁公司)、乙公司某技术公司(以下简称乙公司)与被上诉人中华人民共和国国家知识产权局(以下简称国家知识产权局)发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，戊公司某公司和乙公司某技术公司、名称为“检测液体样本中的分析物的电致化学发光方法以及分析系统”的发明专利申请(以下简称本申请)。国家知识产权局作出第200519号复审请求审查决定(以下简称被诉决定)，维持国家知识产权局于2018年6月21日对本申请作出的驳回决定；丁公司某公司和乙公司某技术公司不服，向中华人民共和国北京知识产权法院(以下简称北京知识产权法院)提起诉讼，请求撤销被诉决定，国家知识产权局重新作出审查决定。北京知识产权法院于2022年6月20日作出(2020)京73行初10201号行政判决，己公司某公司和乙公司某技术公司的诉讼请求；丁公司某公司和乙公司某技术公司不服，向本院提起上诉。本院于2022年10月9日立案后，依法组成合议庭，并于2023年2月22日询问当事人，庚公司某公司和乙公司某技术公司的共同委托诉讼代理人汤某、张某，被上诉人国家知识产权局的委托诉讼代理人赵某、杨某2庭参加询问。本案现已审理终结。 本案基本事实如下：本申请系名称为“检测液体样本中的分析物的电致化学发光方法以及分析系统”的发明专利申请，辛公司某公司和乙公司某技术公司，申请号为201480028847.9，申请日为2014年5月16日，优先权日为2013年6月19日，进入国家阶段日为2015年11月18日，公开日为2016年3月30日。作为本案审查基础的权利要求1为： “1.一种使用分析循环系列来检测液体样本中的分析物(160)的电致化学发光方法，所述方法包括：针对所述分析循环系列中的每个分析循环， 将包含包括蛋白质涂覆的磁性微颗粒(138)的流体的容器(168)提供给搅拌单元(178)， 获取指示所述容器(168)中所包含的流体的量的信号， 取决于所述容器(168)中的流体的量来确定针对所述搅拌单元(178)的旋转频率，所述旋转频率与流体的所述量成比例， 通过应用先前确定的旋转频率来搅拌所述流体达预定义时间段，所述预定义时间段对于每个搅拌过程都保持恒定， 从所述容器(168)提取包含蛋白质涂覆的磁性微颗粒(138)的所述流体的部分，由此减少所述容器(168)中所包含的流体的量， 将所述液体样本的部分与包括蛋白质涂覆的磁性微颗粒(138)的所述流体的所述部分混合，并且与标记混合， 使包括所述分析物(160)、所述蛋白质涂覆的磁性微颗粒(138)和所述标记的混合物在孵化器(102)中孵化， 将所述混合物的部分从所述孵化器(102)输运到测量单元(108)， 将磁场应用于测量单元(108)以用于将所述蛋白质涂覆的磁性微颗粒(138)磁性粘附到所述测量单元(108)的工作电极(120)， 应用激励能量以用于引起发光， 测量发光以用于获取测量信号(130)，以及 使用所述测量信号(130)生成指示所述液体样本中所述分析物(160)的存在的输出信号。” 2018年6月21日，国家知识产权局经其原审查部门审查，决定驳回本申请。主要理由为：本申请不具备2008年修正的《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第二十二条第三款规定的创造性。国家知识产权局原审查部门引用了如下证据： 对比文件1：CN102066934A，公开日为2011年5月18日。对比文件1公开了一种使用磁性粒子的分析装置(参见说明书第[0001]-[0002]段、[0016]-[0020]段、[0027]-[0064]段及附图1-4)，并具体公开了以下技术特征：检测部116具备电化学发光检测流通池，电化学发光是金属螯合物等电化学发光物质因电极反应被激发而发光的现象，利用此电化学发光检测抗原或抗体等微量物质，分析装置是一种电化学发光免疫测定装置，其将磁性粒子作为固相使用进行免疫分析，试剂分注移液管112向试剂盘114的盖子129的开口部129A的上方移动，吸引指定量指定试剂，移动到恒温箱盘107上方，将试剂分注到有样品的反应容器127中；将反应容器127设置在反应液搅拌机构104，反应液搅拌机构104通过对反应容器施加旋转运动，搅拌反应容器内的样品和试剂，反应容器127内部的溶液2中，存在分散状态的磁性粒子3；溶液2中包括：测定对象物质以及用于使测定对象物质和磁性粒子特异性结合的抗体等，即对于反应液，测定对象物质和磁性粒子通过抗体等形成复合体；结束了搅拌的反应容器，通过样品分注管尖、反应容器输送机构105，返回到恒温箱盘107，恒温箱盘将反应容器127加温到指定温度，并保持恒温，通过溶液吸引泵18A吸引反应液，通过溶液吸引配管17A将吸引溶液送液到电化学反应流通池26内部；通过磁铁驱动电机5将磁铁4密接在电化学反应流通池26的下面，把通过电化学反应流通池26的反应液中的磁性粒子，用磁力吸附在一对反应电极27的内、下侧的反应电极的表面，在反应电极27上施加电压诱发电化学发光反应；发光量通过设置在电化学反应流通池26外部的发光检测器28测定。 对比文件2：CN102818907A，公开日为2012年12月12日；对比文件2公开一种自动分析仪(参见说明书第[0048]段及图1)，具体内容为：作为搅拌机构的磁粉搅拌臂116(也称为搅拌器)被设置在试剂盘111上，臂116移动到试剂容器的上部区域并且通过降低臂116的磁粉搅拌元件和旋转该搅拌元件来搅拌磁粉溶液，该试剂容器包含有这样的试剂，该试剂包含了待被搅拌的磁粉溶液。为了将磁粉从溶液中的自然沉降中释放，磁粉搅拌臂116刚好在试剂被分配之前搅拌该磁粉。 对比文件3：CN102066949A，公开日为2011年5月18日。 2020年1月13日，国家知识产权局作出被诉决定，认为本申请权利要求1-13均不具备创造性，据此维持国家知识产权局于2018年6月21日对本申请作出的驳回决定。 丁公司某公司和乙公司某技术公司不服，于2020年8月4日向一审法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出审查决定。事实和理由为：被诉决定认定的区别特征(2)是对技术问题的解决作出贡献的技术特征。根据《专利审查指南》有关规定，审查员在审查意见通知书中引用的本领域公知常识应是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应说明理由或提供相应的证据予以证明。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。被诉决定认定区别特征(2)为公知常识时，未按照上述规定提供证据予以证明，且其中有关变频搅拌是本领域常用技术手段的认定与本申请说明书中“在采用搅拌单元的大多数常见的分析系统中，搅拌器的旋转频率对于每一个分析循环而言是相同的”相悖。因此，被诉决定关于本申请权利要求1相较于对比文件1、2及本领域公知常识的组合不具备创造性的结论缺乏事实依据。 国家知识产权局辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，审查结论正确，请求法院己公司某公司和乙公司某技术公司的诉讼请求。 一审法院经审理认定了上述事实。 一审法院认为：根据双方诉辩主张，本案争议焦点在于本申请是否具备创造性。 (一)关于本申请权利要求1是否具备创造性 本申请权利要求1与对比文件1相比，区别特征为：(1)将包含包括蛋白质涂覆的磁性微颗粒(138)的流体的容器(168)提供给搅拌单元(178)；(2)使用分析循环系列来检测液体样本中的分析物的电致化学发光方法，所述方法针对所述分析循环系列中的每个分析循环；获取指示所述容器(168)中所包含的流体的量的信号，取决于所述容器(168)中的流体的量来确定针对所述搅拌单元(178)的旋转频率，所述旋转频率与流体的所述量成比例，通过应用先前确定的旋转频率来搅拌所述流体达预定义时间段，所述预定义时间段对于每个搅拌过程都保持恒定。被诉决定认定，基于上述区别特征，本申请权利要求1实际解决的技术问题是：充分搅拌包含磁性微颗粒的试剂，使磁性微颗粒分散均匀；提高搅拌效率，进而提高检测精度。丁公司某公司和乙公司某技术公司不认可上述认定，认为实际解决的技术问题应是：可以使得分析循环过程搅拌步骤时间恒定，促进分析过程的自动化。对此，一审法院认为，根据本申请说明书记载，上述区别特征使得系统可在恒定时间花费的情况下执行搅拌过程，有利于分析过程的自动化。因此上述区别特征实际解决的技术问题是：如何使每个搅拌过程的时间保持恒定从而促进系统分析过程的自动化。上述区别特征并未涉及能够实现充分搅拌包含磁性微颗粒的试剂、提高搅拌效率的技术内容，故被诉决定的相关认定有误，一审法院予以纠正。 根据查明事实，丁公司某公司和乙公司某技术公司认可被诉决定针对区别特征(1)的评述，对此一审法院亦不持异议。关于区别特征(2)，对于本领域技术人员而言，可根据分析测试的需求选择采用分析循环系列，故使用分析循环系列来检测液体样本中分析物的电致化学发光方法是容易想到的。此外，本领域技术人员知晓在流体量恒定情况下，为达到一定均匀程度，搅拌频率越高所需时间越短；在流体量变动情况下，为达到一定均匀程度，如果搅拌频率恒定，则流体量越大，所需时间越长，如果搅拌时间恒定，则流体量越大，搅拌频率就越高。同时，本领域技术人员亦知晓分析循环系列中每个分析循环花费恒定时间有利于分析循环系列的自动化。因此，测量容器中的液体量并根据指示流体量的信号来确定用于搅拌液体的搅拌单元旋转频率使其与流体量成比例，并通过应用先前确定的旋转频率来搅拌所述流体达到保持恒定的预定义时间段，是本领域常规技术手段。被诉决定的相关认定结论正确，一审法院予以认可。 关于是否需举证证明区别特征(2)为公知常识，根据专利审查指南相关规定，对于审查员引用的公知常识存在异议时，审查员也可以通过说明理由的方式进行阐述，举证证明公知常识并非国家知识产权局的唯一选择。本案中，被诉决定已对此进行相应说理，壬公司某公司和乙公司某技术公司的相关主张缺乏依据，一审法院不予支持。 综上，被诉决定关于本申请权利要求1相对于对比文件1、2及公知常识的结合不具备创造性的认定结论正确，一审法院予以认可。 (二)关于本申请权利要求2-13是否具备创造性 癸公司某公司和乙公司某技术公司明确表示在本申请权利要求1不具备创造性的情况下，认可本申请权利要求2-11不具备创造性，故一审法院对于本申请权利要求2-11是否具备创造性不再予以评述。丁公司某公司和乙公司某技术公司针对本申请权利要求12的意见同针对权利要求1的意见，基于相同理由，被诉决定关于本申请权利要求12不具备创造性的认定结论正确，一审法院予以认可。癸公司某公司和乙公司某技术公司明确表示在本申请权利要求12不具备创造性的情况下，认可权利要求13不具备创造性，故一审法院对于权利要求13是否具备创造性不再予以评述。 一审法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：“子公司某公司、乙公司某技术公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，甲公司某公司、乙公司某技术公司负担(已交纳)。” 丁公司某公司和乙公司某技术公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求：1.撤销一审判决；2.撤销被诉决定，并判令国家知识产权局重新作出审查决定。事实和理由为：第一，根据《专利审查指南》有关规定，审查员在审查意见通知书中引用的本领域公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应提供相应证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。由此可见，“提供证据”应在先，而“说明理由”在后。此外，该条规定还着重指出，在特定情形下，即“权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征被认定为公知常识时”，通常应当提供证据，而一般不再适用“说明理由”的方式认定公知常识。第二，在无证据证明的情况下，一般不应将权利要求中的“发明点”认定为公知常识，即对于发明或实用新型的发明点，不宜在无相应证据的情况下直接认定其为本领域公知常识，这一标准也是司法机关在长期实践中所采纳的。第三，“通常应当提供证据”中的“应当”一词表明提供证据是义务性、强制性要求。虽然“应该”一词之前还使用了“通常”一词，但“通常”并非意指可有可无，而仅是允许在特殊情况的少数案件中存在适用例外。 国家知识产权局辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，丑公司某公司和乙公司某技术公司上诉请求，维持一审判决。 本案二审期间，双方当事人均未提交新证据。 本院经审理查明：一审法院认定的事实基本属实，本院予以确认。 本院认为：本申请的优先权日在2008年修正的专利法施行日(2009年10月1日)之后、2020年修正的专利法施行日(2021年6月1日)之前，本案应适用2008年修正的专利法。本案二审争议焦点问题是：本申请是否具备创造性，具体是指被诉决定关于区别特征(2)属于公知常识的评述是否恰当。 专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”寅公司某公司和乙公司某技术公司的上诉理由，本院对本申请权利要求1是否具备创造性评述如下。 (一)关于区别特征(2)为公知常识的评述是否恰当 被诉决定认为，本申请权利要求1与最接近的现有技术即对比文件1公开技术方案之间的区别特征有两项，其中区别特征(2)为：“使用分析循环系列来检测液体样本中的分析物的电致化学发光方法，所述方法针对所述分析循环系列中的每个分析循环；获取指示所述容器(168)中所包含的流体的量的信号，取决于所述容器(168)中的流体的量来确定针对所述搅拌单元(178)的旋转频率，所述旋转频率与流体的所述量成比例，通过应用先前确定的旋转频率来搅拌所述流体达预定义时间段，所述预定义时间段对于每个搅拌过程都保持恒定。” 被诉决定对上述区别特征(2)的评述为：对于本领域技术人员而言，可根据分析测试的需求选择采用分析循环系列，故使用分析循环系列来检测液体样本中分析物的电致化学发光方法是容易想到。测量容器中液体的量并根据指示流体的量的信号确定用于搅拌液体的搅拌单元的旋转频率使其与流体的量成比例，并根据旋转频率对流体搅拌预定义时间段，以充分搅拌，达到磁性微颗粒在流体中分散均匀的目的，是本领域常规技术手段。液体搅拌元件在设计时均按使用工况的要求考虑一定余量，在实际使用过程中，如果搅拌元件工作在非满负荷状态，则不需要在最大转速下工作，而是根据实际负荷状态(即被搅拌液体的量)调节搅拌元件的转速，达到既能充分搅拌液体又能节约能量的目的。本领域技术人员通常通过加装变频调速装置来调节搅拌元件的转速，使搅拌元件的转速(即旋转频率)与液体的量成比例，显然为了使得液体搅拌均匀，还需保持一定搅拌时间，即达到预定时间段。对于分析循环系列中每个分析循环，为使得液体搅拌保持均匀，容易想到使得所述预定时间段对于每个搅拌过程中都保持恒定，其效果也可预期。 以上关于区别特征(2)为本领域公知常识的评述及结论基本符合本领域技术人员的普遍认知水平和研发实际，并无明显不当，本院经审查予以认可。 (二)卯公司某公司和乙公司某技术公司的上诉理由 丁公司某公司和乙公司某技术公司关于被诉决定中区别特征(2)评述不当的相关上诉主张均不能成立，理由如下：首先，区别特征(2)所含技术步骤较多，该等技术步骤均是所属领域现有技术中的惯常技术手段，其在本申请权利要求1和现有技术中各自发挥的作用及实现效果并无实质差异，且相互之间的组合及次序也不复杂，无法体现出创造性劳动。在此情形下，通过“说明理由”方式来评述其是否属于公知常识，具有一定合理性。其次，被诉决定对区别特征(2)进行了细致拆解，对其中每一技术步骤是否属于公知常识或是否容易被想到均予以详细说明，说明的程度亦较为充分，其中并无难以理解或突兀之处。第三，关于专利审查指南中“将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明”的规定，此处“通常应当提供证据”应作宽泛理解，即国家知识产权局在授权确权行政审查过程中，可根据案件实际情况选择“提供证据”或“说明理由”方式对相关区别特征是否属于公知常识进行评述，两种方式应作并列的、二选一的理解。如果国家知识产权局选择后者进行评述，且该评述内容亦无明显不当，通常应认为相关区别特征属于本领域公知常识的结论是正确的。在此情形下，举证责任应转移至作为行政相对人的专利申请人，由其提出反证，以推翻国家知识产权局的有关评述，即证明相关区别特征在涉案专利申请日是所属领域较少采用的非公知性技术手段。 综上所述，丁公司某公司和乙公司某技术公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费100元，甲公司某公司和乙公司某技术公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 长 岑宏宇 审 判 员 周 觅 审 判 员 孔某 二〇二三年十一月十六日 法官助理 喻 琰 法官助理 诸方卉 书 记 员 郑 帅 裁判要点 案号 (2022)最高法知行终705号 案由 发明专利申请驳回复审行政纠纷 合议庭 审判长：岑宏宇 审判员：周某、孔某 法官助理：喻琰、诸方卉 书记员：郑某 裁判日期 2023年11月16日 本申请 “检测液体样本中的分析物的电致化学发光方法以及分析系统”发明专利申请(201480028847.9) 关键词 发明专利申请；驳回复审；创造性 当事人 上诉人(一审原告、专利申请人)：甲公司； 上诉人(一审原告、专利申请人)：乙公司； 被上诉人(一审被告)：中华人民共和国国家知识产权局。 裁判结果 驳回上诉，维持原判。 一审判决主文：辰公司乙公司的诉讼请求。 被诉决定主文：维持国家知识产权局于2018年6月21日对本申请作出的驳回决定。 涉案法条 《中华人民共和国专利法》(2008年修正)第二十二条第三款 法律问题 发明专利是否具备创造性的判断 裁判观点 关于专利审查指南中“将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明”的规定，此处“通常应当提供证据”应作宽泛理解，即国家知识产权局在授权确权行政审查过程中，可根据案件实际情况选择“提供证据”或“说明理由”方式对相关区别特征是否属于公知常识进行评述，两种方式应作并列的、二选一的理解。如果国家知识产权局选择后者进行评述，且该评述内容亦无明显不当，通常应认为相关区别特征属本领域公知常识的结论是正确的。在此情形下，举证责任应转移至作为行政相对人的专利申请人，由其提出反证，以推翻国家知识产权局的有关评述，即证明相关区别特征在涉案专利申请日是所属领域较少采用的非公知性技术手段。 注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第22条3款 中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第69条 中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第89条1款1项