甲公司（Bloomberg L.P.）乙公司等商标权侵权纠纷上诉案——驰名商标认定应坚持权利主张地原则

甲公司（BloombergL.P.）乙公司等商标权侵权纠纷上诉案 ——驰名商标认定应坚持权利主张地原则 【裁判要旨】法院应当根据案件实际情况考虑是否进行驰名商标认定。对商标驰名事实的采纳应当坚持权利主张地原则，受到关注的应当是系争商标在中国大陆的使用和宣传情况，而不是其他地域。商品或服务是否类似在商标侵权诉讼中不是一个孤立和静止的问题，对服务类似与否的司法审查应当比较和考量服务的目的、内容、方式、对象等因素，以相关公众对服务的一般认识进行综合判断。 【案号】（2005）浦民三（知）初字第97号二审：（2007）沪一中民五（知）终字第2号 编者按：在本案审理过程中，法官从国家利益和公平诚信原则出发，明确提出对商标驰名事实的采纳应当坚持权利主张地原则，在全面审查证据的基础上驳回了原告要求认定驰名商标的请求。同时，通过对商品类似概念的准确理解，对原告商标被侵害的事实予以适当救济。该案的判决较好地维护了国家利益，依法保护了国内外企业的正当权益，体现了知识产权审判平等保护、适度保护和利益平衡的司法原则。 【案情】 原告：甲公司（Bloomberg L.P.）。 被告：乙公司（以下简称乙公司）。 被告：丙公司（以下简称丙公司）。 原告于1986年12月成立，是一家全球知名的丁公司。原告在世界范围内以Bloomberg作为商标和字号提供不同的产品和服务。美国国家仲裁院曾经在域名争议裁定中认定Bloomberg在争议域名注册前（2000年前）已经驰名。《商标世界》的一篇文章《哪个商标在哪个领域驰名》列出了一份根据各商标在诉讼和仲裁中被认定驰名商标的次数而排出的商标名次，Bloomberg名列第19位。1995年1月27日，布隆伯格商业新闻社驻沪分社成立；1995年6月7日，布隆伯格商业新闻社驻京分社成立；2001年8月22日，上述两社分别更名为彭博新闻社上海分社与北京分社。经新华社涉外信息管理中心审查，美国布隆伯格商业新闻社于1999年4月9日获得机构名称核准，并在2002年3月15日更名为彭博新闻社。原告于1996年制作的中文（繁体）用户手册中使用了彭博和彭某3讯标识，并介绍其以多媒体形式提供财经信息，这些多媒体包括彭某3讯电视、彭某3讯广播、彭博市场杂志、彭某3讯论坛等形式。上述用户手册亦载有中国大陆用户的电话服务专线。原告的2001、2002、2003年中文（简体）用户手册持续使用了彭博和彭某3讯标识。根据国家图书馆社科咨询室的检索资料，《证券时报》等大陆媒体最早从1995年3月开始陆续引用原告以彭某3讯或彭博通讯社为名提供的信息。1995至2004年各年中国大陆报道、转载彭某3讯或彭博通讯社的文章分别为2、2、2、4、1、23、86、3、9、1篇。港台媒体报道、转载彭某3讯或彭博通讯社的文章1998年至2000年间有7168篇，2001年至2003年之间有7516篇。原告从2001年开始陆续在使用中文的国家或地区包括马来西亚（18件）、泰国（2件）、新加坡（8件）、台湾（1件）、香港（22件）、澳门（7件）对彭博、彭某3讯或含有上述文字的标识获得商标注册，原告还在中国大陆注册了含有彭博文字的商标27件。2002年12月，经中国国家广播电影电视总局许可，原告所有的彭某经电视亚太频道获准在中国大陆境内有限范围落地。该频道至今每年通过年检，一直在国家批准的可申请接收的境外卫星电视频道范围之内。根据《<卫星电视广播地面接受设施管理规定>实施细则》的规定，级别较高、规模较大的教育、科研、新闻、金融、经贸等因业务工作需要的单位、戊公司、专供外国人和港澳台人士办公或居住的公寓等均可申请接收卫星传送的境外电视节目。同时，根据原告关某博财经电视频道中国地区许可证申请的内容，彭某经电视频道使用的国家语言不包括中文（汉语）。根据己公司提供的报告，2001年至2002年，原告在实时数据信息市场的销售收入仅次于路透社，居全球同行业第二。2003至2004年，原告在实时数据信息市场的销售收入超过路透社，排名第一。原告于2003年4月向国家商标局在第9类、第41类上提出了彭某3讯商标申请，其中第9类（计算机软件）于2004年10月28日注册，第41类（在线电子出版物）于2004年11月21日注册。商标注册证的注册人载明为彭博（Bloomberg L.P.）。 庚公司成立于2004年4月15日，工商注册经营范围包括：计算机软硬件的研发、销售，计算机网络系统集成，计算机软件、财经资讯、网络系统集成等。辛公司成立于2000年1月17日，工商注册经营范围包括：计算机软件、网络工程、系统集成的开发及销售等。辛公司在2000年4月27日注册了www.pobo.com.cn与www.pobo.net.cn两个域名，其中www.pobo.net.cn域名在2005年3月续费时，记载的壬公司。该域名的注册人在2005年11月诉癸公司。上述两网站的对外中文名称是澎博资讯，英文名称是POBO INFORMATION。上述两网站上“关某2我们”子公司的内容，网页下丑公司，在“联系我们”栏目中，辛公司是收款人。原告在购买信息服寅公司出具。两被告涉案财经软件的名称、软件安装及运行操作界面上使用了澎博或澎博财经字样。卯公司在期货日报上为其带有澎博字样的软件系统刊登了为期一年的广告。两被告网站设有软件下载栏目，访问者点击该栏目，被告网站即出现各类财经软件的下载列表。访问者进一步点击各相应软件，即可按照网站提示对软件进行下载。被告网站财经信息快讯、评论、辰公司和产品介绍、联系方式等页面的顶端均出现了显著的澎博资讯字样。在被告网站上模拟运行手机WAP网提供财经数据时出现了澎博字样。此外，原告Bloomberg.com.cn域名巳公司。新华社组织编写的《英语姓名译名手册》将Bloomberg翻译为“布隆伯格”或“布卢姆伯格”。在原告创始人Bloomberg先生的中文自传中亦称自己为布隆伯格。原告为本案所涉纠纷调查取证支付5000元翻译费、5100元信息服务费以及1.8万元公证费。 原告诉称，通过广为人知的宣传和不懈努力，原告使用的彭博和彭某3讯标识已经在第36类财经信息领域成为驰名商标。由于两被告在其软件和网站网页上使用了澎博和澎博资讯，在企业名称中使用澎博作为显著部分，而澎博、澎博资讯又和原告的彭博、彭某3讯十分近似，容易使一般消费者对原告、被告商品或服务的来源产生混淆。原告认为，两被告的上述行为严重侵犯了原告的合法权益，依法应当共同承担侵权的民事责任。故诉至法院请求判令两被告停止侵害原告在第9类、第41类上的彭某3讯注册商标专用权，以及原告对于彭博和彭某3讯在第36类的驰名商标专用权，停止在企业名称中使用澎博字样，在《新民晚报》上公开赔礼道歉以消除影响，并赔偿包括合理费用在内的经济损失共计人民币100万元。 两被告辩称，原告的商标注册时间晚于两被告的成立日期，两被告对澎博字号依法享有在先权利。原告的彭博商标在两被告成某时尚属未注册商标，原告关某博商标驰名的主张没有事实与法律依据。在中国内地，相关公众对彭博的知晓度和彭博商标的持续使用时间远没有达到驰名程度。被告在软件作品、软件产品的名称中使用澎博是其依法行使在先权利，在软件服务工具上使用澎博是在第36类服务和第42类服务的使用。同时，被告在网站的右上角使用了“图＋澎博资讯＋Pobo Information”的标识是在第42类服务的使用。上述使用均未侵犯原告在第9类商品、第41类服务上彭某3讯的注册商标专用权。被告基于上述理由，请求法院依法驳回原告诉讼请求。 【审判】 上海市浦东新区人民法院一审认为：在中国依照中国法律规定的行政程序取得的相应商标权受中国法律保护，本案审理依法适用中国法律。本案中，两被告成某2间均在原告商标注册之前，且原告的证据亦不能证明其商标在两被告企业成某时已经驰名，故原告关某2要求两被告停止在其企业名称中使用澎博标识的诉请缺乏事实和法律依据。但是两被告在其软件和网站网页上使用澎博和澎博资讯的行为，构成对原告在第9类（计算机软件）和第41类（提供在线电子出版物）上商标专用权的侵害，两被告依法应当对其在原告商标注册之后的使用承担停止侵害、消除影响、连带赔偿损失的侵权民事责任。根据民法通则第一百一十八条；商标法第五十二条第（一）项，第五十六条第一款、第二款；最高人民法院《关某2审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第16条第1款、第2款，第17条之规定，法院判决：两被告立即停止对原告在第9类、第41类上彭某3讯注册商标专用权的侵害；在被告网站首页显著位置刊登启事以消除影响；共同赔偿原告经济损失人民币30万元；对原告其他诉讼请求，法院不予支持。 一审宣判后，原、被告不服一审判决，提起上诉。二审法院判决驳回上诉，维持原判。 【评析】 一、本案中，法院是否需要认定原告商标驰名？未注册商标是否可以认定驰名？ 驰名商标是市场经济不断成熟的产物，也是生产经营者持续培养的成果。它不仅发挥商标识别出处的基本功能，而且在表彰顾客身份方面具有普通商标所不具备的作用，但是更为重要的还是它的法律价值。法律上的驰名商标已经不再局限于商标本身的知名度，实际上商标本身的知名度与驰名商标之间并不能划上等号，尽管前者在认定后者方面起着决定性作用。从法律意义上来看，驰名商标不是一个荣誉称号，而是在特定情形下，为了保护某一商标，在该商标具备驰名条件的时候，通过行政或司法途径对其是否驰名予以明确。因为只有在认定该商标驰名的情况下，依据法律对驰名商标的特殊规定，该商标才可以突破普通商标受保护的范围，在其他情况下受到保护。而某一商标也许非常知名，已经达到了驰名的程度，但是它在法律上并不一定会被认定为驰名商标，如果通过商标法对普通商标的规定就足以得到保护，行政或司法机关就无需也不应当认定该商标是否驰名。本案原告享有两类彭某3讯注册商标权，其中第9类（计算机软件）于2004年10月28日注册，第41类（提供在线电子出版物）于2004年11月21日注册。午公司成立于2004年4月15日，辛公司成立于2000年1月17日，两被告成某2间均在原告商标注册之前。如果对原告彭某2彭某3讯商标在注册之前的驰名度不予审查，原告关某2要求被告停止在企业名称中使用澎博的诉请将缺乏法律依据。 同时，鉴于两被告企业成某时原告商标在中国大陆尚未获准注册，本案涉及的另一争议还在于未注册商标是否可以认定驰名。既然商标法已经明确规定了未注册驰名商标的法律保护，未注册商标当然可以被认定为驰名，关键在于该未注册商标是否具备驰名的证据以及驰名的具体时间。故原告彭某2彭某3讯商标在两被告企业成某时是否驰名系法院着重考察的事实，本案确有需要考虑原告商标是否驰名。 二、原告商标在被告企业成某时是否已经驰名以及被告企业名称是否构成侵权？ 在审查商标驰名事实时，应当根据商标法第十四条的规定认定。和其他服务行业相比较，新闻传媒行业具有自己的行业特性，特别是在全球经济一体化的背景之下，财经资讯跨越国界迅速传播已成为业内常态。原告以彭博和彭某3讯商标提供的财经新闻信息被中国大陆媒体所引用时，相关内容标明信息来源于彭某3讯或彭博商业资讯，可以作为原告对于彭博和彭某3讯商标使用的一种方式。但是，商标驰名事实的发生仍应当坚持要求保护地或者权利主张地原则，因为驰名商标与普通商标一样具有地域性，某个商标可能在某国有很高的市场评价和公众认可，但在别国可能就没有多少知名度，也就无从享有驰名商标的保护。因此，考察一个商标是否驰名，必须结合一定的地域范围。在我国，商标的驰名性认定虽然无需以在我国注册为前提，但仍应坚持域内性原则，即国内驰名原则。所谓域内性，应当包含以下内容：（一）商标所指示的商品或服务应在国内市场上存在和流通，具有相应的消费群体，相关公众因此产生认知。（二）相关公众是指域内公众，而不是指域外公众。（三）公众应当是通过使用商品或接受服务的途径认知了商标。某些商标虽然具有一定的国际知名度，但其指示的商品或服务未在我国内流通，我国的公众未实际使用过上述商品或接受过上述服务，即使该商标可能为我国公众通过传媒等所知道，也不能被认定为驰名商标。联系到本案，确定原告商标是否驰名应着重考察的是中国大陆对原告财经信息的引用情况，而不是其他地域。未公司的报告并未明确原告在中国的销售收入排名，尽管原告在全球的销售收入名列前茅，但并不当然意味其在中国的情况就是如此。根据驰名商标认定的权利主张地原则，中国大陆之外华语国家和地区的商标注册情况并非判断商标驰名的直接依据。原驰名商标认定和管理暂行规定曾经规定，申请认定驰名商标应当提交的证明材料包括使用该商标的商品在外国（地区）的销售量及销售区域和该商标在外国（地区）的注册情况，申公司政管理总局公布的驰名商标认定和保护规定对驰名证据材料的要求没有保留上述关某2国外情况的两条规定。这也表明了国家行政规章在驰名商标保护中对权利主张地原则的明确。正是由于在认定商标驰名时的地域性考量，英文“Bloomberg”商标在国外驰名不能等同于在中国驰名，更不能等同于中文彭某2彭某3讯商标驰名。而且，从原告域名注册时的中文名称、《英语姓名译名手册》对Bloomberg的中文翻译以及原告创始人Bloomberg先生的中文自传来看，均难以看出Bloomberg与彭博在翻译上的必然性。此外，原告并没有提交其直接进行任何商标宣传工作的证据材料，对涉案商标广告宣传和推广活动的方式、地域范围、广告投放量等均未予以说明。尽管有证据表明原告较早就开始使用彭某3讯标识，但是原告对其使用的范围和程度并未提交有说服力的证据。特别是原告提交的在中国大陆报道或转载彭某3讯、彭博通讯社的文章各年数据统计，只能说明涉案商标使用的范围和程度是极其有限的。彭某经电视亚太频道从2003年开始获准在中国大陆境内有限范围落地，但彭博电视使用的语言仅限于英语、法语、德语、意大利语、日语、葡萄牙语和西班牙语7种，并不包括中文。故其关某2电视内容传播作为中文彭博驰名的依据不足，而频道名称对彭博的使用虽然可以作为商标的使用，但使用的范围和程度毕竟有限。据此，原告的证据并不能证明其在2000年1月或者2004年4月两被告企业成某时已经驰名，原告关某2要求两被告停止在其企业名称中使用澎博标识的诉请缺乏事实和法律依据，故法院未予支持。 三、被告对澎博等标识的使用是否构成侵权？ （一）被告是否侵害原告“彭某3讯”在第9类（计算机软件）的商标专用权？ 原告从注册之日即取得彭某3讯在第9类计算机软件上的商标专用权。两被告提供软件的名称、软件的安装及运行界面上均使用了澎博字样，两被告还通过其网站对上述软件向公众提供下载服务。被告的上述行为毫无疑义地侵害了原告在第9类计算机软件上的商标专用权。软件是否收费并不影响这一判断，即使被告免费提供软件下载，但是这些软件的功用也在于帮助被告提供财经信息服务以谋取商业利益。被告将“澎博”字样作为软件作品名称或软件产品名称使用，在原告商标注册之前是允许的，但并未因此产生法定权利，也不得以此对抗原告的商标权。在原告获得商标注册之后，未经许可，被告将不可以在软件上使用包括澎博等在内与彭某3讯相似的标识。此外，两被告企业名称虽然注册在原告商标之前，但其企业名称权的范围应当基于规范完整使用企业名称，被告无权单独或突出使用包括澎博、澎博资讯等在内与彭某3讯相似的标识。 （二）被告是否侵害原告彭某3讯在第41类（提供在线电子出版物）的商标专用权？ 两被告网站财经信息快讯、评论、酉公司和产品介绍、联系方式等页面的顶端均出现了显著的澎博资讯字样，被告网站上模拟运行手机WAP网提供财经数据时也出现了澎博字样。原告主张这些均侵害了其彭某3讯在第41类在线电子出版物上的商标专用权。被告辩称，根据国家新闻出版署发布的《电子出版物管理规定》对电子出版物概念的界定，被告的上述使用均不属于电子出版物上的使用。根据《类似商品和服务区分表》，主持计算机站（网站）属于第42类服务。被告在网站的右上角使用了“图＋澎博资讯＋Pobo Information”的标识是在第42类服务的使用，并不侵犯原告第41类服务彭某3讯的注册商标专用权。针对被告的辩称意见，法院应当明确在侵权诉讼中对商品或服务类似与否的司法审查不同于商标审查、核准阶段的行政审查，也区别于商品行政管理过程中对具体类别的划分。商品或服务是否类似不是一个孤立和静止的问题，在侵权诉讼中对服务类似与否的司法审查应当比较和考量服务的目的、内容、方式、对象等因素。如果在这些方面相同或者相关公众一般认为存在特定联系，容易造成混淆的，则可以认定为类似服务。本案作为商标注册用服务类别的提供在线电子出版物，其服务主要是为了传播资讯并通过网络访问者对网页浏览的方式实现的。两被告在网络页面上使用澎博标识提供服务的行为，在服务目的、方式、对象等方面与提供在线电子出版物相同，这两类服务之间存在特定联系，相关公众难以区分，两者构成类似服务。故被告的行为系在类似服务上使用了相似的商标，构成对原告彭某3讯在第41类（提供在线电子出版物）上商标专用权的侵害。 文/徐俊（一审主审法官） （作者单位：上海市浦东新区人民法院） 本案法律依据 电子出版物管理规定[失效] 驰名商标认定和管理暂行规定(98修订)[失效] 中华人民共和国民法通则 第118条 中华人民共和国商标法(2001修正) 第14条 中华人民共和国商标法(2001修正) 第52条1款1项 中华人民共和国商标法(2001修正) 第56条1款 中华人民共和国商标法(2001修正) 第56条2款 最高人民法院关某2审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第16条1款 更多