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深圳市博xxxxx甲公司、东莞市炜xxx乙公司专利申请权权属纠纷民事一审民事判决书
广州知识产权法院
民事判决书
(2021)粤73知民初473号
原告:丙公司,住所地广东省深圳市宝安区。
法定代表人:李某,该公司执行董事。
委托诉讼代理人:张某,某律师事务所律师。
委托诉讼代理人:胡某,丁公司(普通合伙)专利代理师。
被告:戊公司,住所地广东省东莞市。
法定代表人:来某某,该公司总经理。
委托诉讼代理人:蔡某,该公司工作人员。
委托诉讼代理人:王某,某律师事务所律师。
己公司(以下简称己公司)庚公司(以下简称辛某)专利申请权(申请号为20201005xxxx.X)权属纠纷一案,本院立案后依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。己公司的委托诉讼代理人张某、胡某,辛某的委托诉讼代理人蔡某、王某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
壬公司向本院起诉,请求判令:1.癸公司对专利申请号为“20201005xxxx.X”,名称为“一种应用于不干胶标签收卷x”的发明专利拥有专利申请权;2.辛某子公司办理专利申请权权属的变更登记事宜;3.辛某己公司支付合理维权费用人民币30000元;4.辛某承担本案的诉讼费用。诉讼中,己公司变更第1项诉讼丑公司。主要事实和理由:己公司的前员工蔡某,在离职不满一年时间内,寅公司,并作为发明人申某“一种应用于不干胶标签收卷x”的发明专利(专利申请号为20201005xxxx.X,以下简称“涉案专利”),根据《中华人民共和国专利法》第六条第一款和《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条的规定,该发明为职务发明创造,卯公司。一、辰公司的前员工蔡某,巳公司处承担的本职工作和所分配任务有关。己公司成立于2004年,专业致力于标签和包装及智能化数码印刷后加工技术,是集研发、生产、销售、售后服务于一体的国家级高新技术企业,致力于为国内外高端的包装与数码标签用户提供优质的印刷后加工解决方案,倾力打造标签和包装智能化后加工设备领域第一品牌。己公司自主研发生产的标签与包装及智能化数码印刷后加工系列设备包括:TR不停机收卷系统;BF多层植入式标签后加工系统等,其中涉案专利提及的“一种应用于不干胶标签收卷x”己公司TR不停机收卷系统的部分,所述BF多层植入式标签后加工系统同样为涉案专利中不干胶标签收卷机的不同叫法,两者均属于同一技术产品。蔡某分别于2014年11月3日到2017年6月12日,2018年6月29日午公司的技术研发岗位任职,未公司的第二次入职岗位为技术研发部的机械设计经理,负责产品设计、生产及研发项目的工作,作为技术骨干深度参与了标签收卷机的设计和研发工作等。己公司与涉案专利发明人蔡某于2021年11月9日在深圳市宝安区××,申公司的工作内容为机械设计,所处部门为研发部,酉公司。结合相关证据陈某理由如下:1.结合证据4到证据8,戌公司的技术研发岗位,己公司存在正当劳动关系,其入职岗位为技术研发部的机械设计经理;2.结合证据9,亥公司为期近一年的《多层标签加工设备》研发项目,该项目由深圳市科技创新委员会主办,该项目所解决的主要技术问题是多层标签加工设备的效率提升问题;3.结合证据10到证据12,可知蔡某申请涉案专利之日,甲23公司辞职之日(2019年4月27日)不满1年;4.结合证据13,乙24公司技术骨干,于2018年10月丙25公司的技术骨干享受专有技术培训;5.结合证据14到证据20,蔡某于2019年1月4日、2019年2月15日及2019年1月21到2019年2月18日,分别作为收件人和发件人,参与TR不停机收卷设备的设计、生产和售后改进;6.结合证据21和证据22,丁26公司研发部的员工,充分接触到与涉案专利相关的技术和设备图纸。涉案专利属于“不干胶标签收卷机”技术领域,所解决的技术问题是不干胶标签收卷机的工作效率问题。由此可知,戊27公司单位任务的主要内容和涉案专利的主要内容相同,均是有关收卷机的改进。二、己28公司离职后一年内作出,且蔡某作为发明人,对涉案专利有创造性贡献。鉴于庚29公司终止劳动关系,于2020年1月17日作为发明人,辛某作为申请人,申某涉案专利,辛30公司终止劳动关系尚未满一年;壬31公司单位承担的本职工作和原单位分配的任务均有关,蔡某作为发明人对涉案专利具有创造性的贡献。故涉案专利为职务发明创造,因癸32公司。三、辛某明知涉案专利属于职务发明创造而恶意申请,子33公司的合法权益,丑34公司产生合理维权开支30000元,辛某寅35公司承担赔偿责任。同时,辛某卯36公司辰37公司,巳38公司在此基础上快速生产该类型设备。辛某作为非本领域的企业,能够在超乎异常的短暂周期内,快速拥有相关技术开发成果并制造涉案专利相关产品,严重违背市场竞争规则。己公司于2021年5月27日收到本案受理通知书,辛某于2021年6月2日主动向国家知识产权局申请撤回已公开的涉案专利,辛某在涉案专利权属争议期间故意将涉案专利在公开后又撤回,导致涉案发明专利失效,午39公司合法权益,该行为与专利法意义上的专利侵权行为具有一致性。
未40公司辩称,一、申41公司自行发明的技术,辛某是一家从事研发的企业,酉42公司也是从事模切、印刷等机械设备的研发和生产,辛某本身组建有较高研发能力的团队,申41公司的研发团队在结合现有技术特别是国外同行的先进技术的基础上进一步整合形成的。根据法律规定,辛某有权将自行研发的专利技术申请专利,在此过程中,戌43公司提供任何技术上的帮助或者协助。辛某目前也申某二十余项专利,在2019年1月就开始申请模切机的相关专利。二、未公司二次入职期间并未参与涉案专利技术相关的项目。经了解,未公司工作期间的2018年6月29日至2019年5月23日,并未从事与涉案专利相关的项目,亥44公司负责的是印刷模切机改进CDF项目、检测分条机FS项目。甲45公司所提供的相关工作邮件进一步证明蔡某所沟通的内容均是与涉案专利申请技术并不相关联的内容。三、乙46公司从事的是销售工作,并未参与涉案专利的研发,虽然涉案专利的专利发明人是蔡某,但众所周知在专利申请中将自然人的名字列为发明人是具有随意性的,国家知识产权局对专利申请中所属的发明人是否真正作出了发明贡献并不做实质审查。实际上,乙46公司从事的是销售岗位,从事业务工作,由于其从深圳来到东莞工作,为了便于子女在东莞入读公立学校,辛某了解到该情况后主动提出可以利用申请专利的便利将蔡某列为发明人,从而使蔡某在东莞可以利用东莞的积分入学政策使子女入读公立学校,辛某仅仅是为了尽可能协助员工的子女上学才将蔡某列为涉案专利的发明人。四、丙47公司的自主选择权,辛某可以依法提出专利申请,在适当的时机也有权选择撤回某一项专利申请,丁48公司的合法权益问题。综上,请求法院驳回己公司全部诉讼请求。
在诉讼中,双方当事人围绕诉讼请求提交了证据,本院组织双方当事人进行了证据交换和质证。根据当事人陈某和经审查确认的证据,本院认定事实如下:
一、己公司、辛某及其技术研发与涉案专利相关事实
己公司戊49公司(自然人独资),公司注册资本为100万元,经营范围包括智能印刷设备的技术开发及销售、智能印刷设备及耗材的上门安装上门维修等,己50公司。2009年至2020年期间,己公司申某100多件专利,涉及印刷材料设备、多层标签加工设备、模切机、收卷装置等。
辛某庚51公司(自然人独资),公司注册资本为500万元,经营范围包括产销、加工通用机械设备等、技术咨询、技术服务等。辛某于2019年1月18日申请的十多件专利的主题均与“模切机”相关,辛52公司后,辛某于2020年1月17日申请的6件专利均与“不干胶标签收卷机”相关。
2020年1月17日,辛某向国家知识产权局提出申请号为20201005xxxx.X、名称为“一种应用于不干胶标签收卷x”的发明专利申请,发明人为蔡某,专利申请公布日为2020年5月15日。2021年6月2日,辛某撤回该专利申请,国家知识产权局同意该申请并予以公告。专利摘要记载:本发明公开了一种应用于不干胶标签收卷x,其包括上、下端摆臂组件及自动切断组件;上端摆臂组件包括上端摆臂回转轴、上端摆臂连接板、上端活动摆臂、上端摆臂连接支座、上端摆臂调节机构、上端摆臂驱动机构及前、后侧压辊机构;自动切断组件包括切断活动摆臂、中间连接回转轴、切刀、切断驱动气缸、切断气缸安装座;下端摆臂组件包括下端摆臂回转轴、下端摆臂连接板、下端活动摆臂、下端摆臂连接支座、下端摆臂调节机构、下端摆臂驱动机构、压辊安装架、下端摆臂压辊、压辊驱动气缸、压辊气缸安装座。专利说明书第[0001]段记载技术领域:本发明涉及自动化收卷设备技术领域,尤其涉及一种应用于不干胶标签收卷x。第[0003]段记载背景技术:对于现有的不干胶标签收卷机而言,在一个收卷气涨轴完成不干胶标签收卷作业后,需要停机并将收卷好的不干胶标签取下,取下后再开机并再次进行不干胶收卷,这样重复性的停机、开机动作会影响不干胶收卷机的工作效率。第[0004]段记载:本发明的目的在于针对现有技术的不足而提供一种应用于不干胶标签收卷x,该应用于不干胶标签收卷机的收卷切换装置结构设计新颖、自动化程度高,且能够在不停机的情况下实现收卷切换动作,进而能够有效地提高不干胶标签收卷机的工作效率。
二、壬53公司工作相关事实
(一)癸54公司的相关事实
蔡某本科毕业于北华大学的机械设计制造及其自动化专业。
2014年11月3日,子55公司任职机械设计职务,2017年6月21日,蔡某第一次离职。
2016年2月3日,己公司与蔡某签订《企业员工保密协议》,协议主要对丑56公司商业秘密的有关事项进行约定。
2018年6月29日,寅57公司,双方签订的劳动合同约定蔡某的工作岗位为机械设计经理,合同期限至2021年6月28日,蔡某于2019年5月23日第二次离职。
己公司提交了蔡某的社保清单和工资清单,社保清单缴纳时间是从2015年2月至2017年5月、2018年12月至2019年4月,工资发放时间是从2015年1月至2017年6月、2018年11月至2019年5月。
己公司提交了项目经理和设计工程师的岗位职责及职位说明书。辛某质证认为,卯58公司单方制作,不认可三性。
(二)蔡某参与培训相关事实
2015年9月10日,己公司与蔡某签订《培训协议书》。协议约定,辰59公司担任机械设计工作,己公司委派蔡某自2015年9月25日起至2015年10月7日止赴布鲁塞尔参加LabelExpo2015展会及培训,蔡某同意自巳60公司工作一年半。
2016年5月28日,己公司与蔡某签订《培训协议书》。协议约定,辰59公司担任机械设计工作,己公司委派蔡某自2016年6月5日起至2016年6月14日止赴参加2016杜塞尔多夫国际印刷展览会及培训,蔡某同意自巳60公司工作一年半。
2016年9月2日,己公司与蔡某签订《培训协议书》。协议约定,辰59公司担任机械设计工作,己公司委派蔡某自2016年9月13日起至2016年9月15日止赴美国参加2016北美国际标签展览会及培训,蔡某同意自巳60公司工作一年半。
2018年9月21日,午61公司委派赴美国参加展会。
(三)亥公司的研发项目
2016年7月,己公司填报深圳市科技创新委员会的《深圳市企业研究开发项目登记表》载明,项目名称为多层标签加工设备,项目总经费为500万元,起始时间为2016年1月4日至2016年12月31日,项目成员共10人,包括蔡某(专业为机械工程,项目角色为机械设计工程师/设计)。项目涉及标签加工机械智能一体化领域,属标签后加工工艺范畴。2018年1月30日,未62公司拨款48.2万元。
2019年5月,己公司填报深圳市科技创新委员会的《深圳市创新创业专项计划企业研究开发资助申请书》载明,研发人员共7人,包括蔡某(专业为机械工程,项目角色为机械设计工程师)。2020年6月29日,未62公司拨款29.1万元。辛某质证认为,该申请书没有原件,不认可三性。
(四)未公司的工作邮件记录
申63公司的俄罗斯客户项目沟通记录:2018年12月29日,己公司的俄罗斯客户购买下单1台SDF4某某、1台TR4某某和1台HS4某某。2019年1月8日,己公司的候飞发邮件表示“目前可以做到的是HS420收卷气涨轴和TR420收卷气涨轴通用以及SDF420的放卷气涨轴与TR420的放卷气涨轴通用”并要求蔡某将已完成的最新HS4某某设计图纸发给商务。2019年1月16日,候飞发邮件要求蔡某提供有俯视图、进气口、进店口等明确标识的最新设计图纸并表示“TR420图纸还在设计中”。2019年1月31日,蔡某对客户提出的设计图纸的若干问题逐一进行了回复。2019年2月18日,蔡某对客户提出的问题解答“TR420cuttingblade需要高速切割,附件空压机参数可供客户参考,风管对接具体位置还不能确定”。
申63公司的广东客户项目沟通记录:2019年1月4日,己公司的高焕向蔡某等人发邮件通知安排广东客户下单的3台TR5某某设备合同生产事宜并附有关于产品配置及技术参数的合同附件,附件显示TR520标签智能加工设备(不停机收卷)的产品配置包括放卷、模切单元、排废、收卷及张力控制系统、转换机构等。
2019年1月27日,蔡某在“博x深圳技术研发部”微信群中对候飞表示“TR520模切机头暂时按照HS刀辊模拟的,底辊170齿,两辊式结构”。
己公司提交了一张BTR520(不停机)的零件设计图纸,图纸上显示设计者为蔡某,设计日期为2016年10月29日。辛某质证认为,该证据说明该产品在2016年就完成设计,蔡某于2017年6月21日离职,距涉案专利申请日早已超出一年。
广东省深圳市先行公证处(2021)深先证字第54304号公证书记载:2021年10月23日,酉64公司进行证据保全。1.己公司的委托代理人候飞对存放于研发部房间内的一台电脑进行操作,打开Foxmail,登录后查看相关邮件收发记录:(1)2019年4月28日,己公司的工作人员发邮件给蔡某表示沙特客户购买的TR420气涨轴漏气,需更换气囊,要求蔡某提供图号。(2)2019年3月19日,戌65公司的工作人员的要求提供了以色列培训的330设备上附档中的分切刀具体型号。(3)2019年3月7日,候飞发邮件称“在意大利CDF330地脚加强方案改进中,负责此项目的项目经理蔡某,再三发生低级错误,影响生产进度,处罚500元”,蔡某回复邮件表示“图纸一共两次,第一次我签字改动尺寸,供应商没有按照我图纸做;第二次更新图纸我有仔细交待小白,检查不仔细是我的失误,我接受处罚”。(4)2019年2月21日,候飞发邮件要求蔡某提供垫辊的3D安装图纸。(5)2019年2月15日,候飞与蔡某通过邮件沟通设计图纸的垫辊枕肩宽度调整,蔡某回复表示“上次有出过图纸,单独配WINK可调底辊”。(6)2019年2月14日,蔡某发邮件给候飞称“合同配置里的收卷直径为700mm,目前在装的标准DL330收卷直径为600mm,能够与客户沟通收卷直径做600mm?如果客户检查要收卷直径700mm,只能用单独上收卷,并把新款分切改成老款分切才可以做到”。(7)2018年12月1日,蔡某就印度客户项目发邮件给候飞称“内部讨论按以下配置:放卷单元;全轮转模切单元;模切排废单元;单收卷单元,升降结构”。(8)2018年11月23日,候飞要求蔡某提供南非客户需要的印刷辊和磁性辊的图纸。(9)2018年11月25日,蔡某回复邮件称“这台是意大利展机,收卷为变频电机,没有独立分切,收卷不能顺时针、逆时针旋转,只有收卷用现在伺服电机配置可以实现”。(10)2018年10月25日,蔡某就南非客户DF330图纸需求回复邮件称“方案图已经更新给你,相比之前方案,取消带裁切的收卷单元,改成标准带压臂双收卷单元,增加一个带副轴全轮转模切单元”。(11)2018年10月9日,蔡某就客户订单的需求问题回复邮件称“收卷可以增加气动压辊,有几个问题要沟通:①收卷卷径减小;②我们可以提供气动压辊所有零配件和安装图纸;③避免改动程序,建议额外增加气动手阀,手动控制气动压辊。收卷70mm轴按照纸芯内孔70mm执行”。(12)2018年8月2日,己公司的工作人员要求蔡某提供SDF330设备的磁性辊的图纸,蔡某回复表示已查到这台设备的记录和图纸并提出了几个问题。2.候飞对存放于采购部经理房间内的一台电脑进行如下操作:查看该电脑桌面的“CL工作交接.xlsx”文件,文件的修改时间为2019年5月22日,打开文件内容显示蔡某辞职时交接的项目包括存放于“Office01/f/brotech/图纸”目录下的BTR530(不停机收卷)前段的放卷+横切+排废。辛某质证认为,认可该证据的真实性和合法性,不认可关联性,不能证明所涉及的内容与蔡某的工作内容有关,离职交接表中所显示的BTR530前段项目的内容包括放卷+模切+排废,不涉及不停机收卷设备,亥66公司从事的是放卷机、模切机及排废的工作。
(五)己公司的不停机收卷设备相关设计图纸
广东省深圳市先行公证处(2021)深先证字第54302号公证书记载:2021年10月23日,酉64公司进行证据保全。在公证人员的监督下,己公司的委托代理人候飞对存放于研发部房间内的一台电脑进行如下操作:点击excel表格中创建的多个链接,包括位于“Office01/f/brotech/图纸”目录下的“TR420不停机收卷”“TR520不停机收卷”“TR530不停机收卷/3D”等多个文件夹,查看其中的传动单元、主盘单元、传助单元、中心支撑单元、TRS30总图等设计图纸文件,其中除了TRS30总图外其他所有文件的修改时间均在2016年至2018年5月期间,TRS30总图的修改时间是2021年,创建时间和访问时间是2019年。公证机构对上述图纸另存为PDF文件保存。经比对,上述公证设计图纸与涉案专利附图基本相同。辛某质证认为,认可该证据的真实性和合法性,不认可关联性,确认涉案专利技术与该公证书中所显示的图纸属于相同的技术领域,技术上具有关联性,但认为公证书上并未载明电脑的所有人、使用人,故不能证明所涉及的内容与蔡某的工作内容有关,甲67公司使用该公证书中的相关图纸进行比对不予认可。乙68公司第一次任职的时候有看到过上述图纸资料,但是没有参与该项目,只是参与了收卷设备的改进;第二次任职时只负责前段的模切及放卷设备,己公司的收卷设备与涉案专利类似,但其没有参与收卷设备的设计,丙69公司的前员工曾黎亮负责。己公司回应认为,前段设备和后段的收卷设备两者密不可分,均属于同一印刷设备,己公司研发团队研发图纸存于共用电脑,开放给研发人员,并加密设置,所有研发部成员均可下载打开浏览相关图纸。
三、辛某抗辩的相关事实
辛某提交了蔡某的劳动合同和电子邮件,丁70公司任职销售经理,主要负责业务开拓。该劳动合同约定合同期为2019年8月31日起至2022年8月30日,戊71公司销售部的销售经理。邮件包括:1.蔡某于2019年6月6日给客己72公司并与他们合作;2.蔡某于2019年12月11日给销售人员发邮件表示其还需要设备的外形图和视频。己公司质证认为,只认可部分中文邮件的真实性和合法性,不认可其他证据的三性,其中劳动合同和电子邮件相矛盾,劳动合同显示蔡某的入职时间是2019年8月31日,但电子邮件显示庚73公司名义开展业务。蔡某回应称,2019年6月6辛74公司工作时以其名义对外发送的。
辛某提交了虎门镇梅沙小学的入学通知书,壬75公司为帮助员工解决小学入学问题才让蔡某在涉案专利申请中进行挂名。己公司认为该证据主体和来源不明,不认可三性。
辛某癸76公司的企业信用信息公示报告和专利申请列表,拟证明其关联企业早于2015年1月就开始涉及开发模切机相应设备。己公司质证认为,该证据与本案无关。
辛某提交了六张设计图纸截图,拟证明其在蔡某入职前就已经在开发涉案专利技术。该六张图纸分别是主盘单元、无胶换卷不停机收卷、钣金单元、上摆臂单元、送纸芯单元、纸芯提升单元,文件修改时间为2019年至2021年期间。己公司质证认为,该证据来源不明且与涉案专利附图均不同,三性不予认可。
辛某提交了五份开发人员劳动合同,子77公司就有大量研发人员对涉案专利技术进行研发。该五份劳动合同涉及的职位包括助理工程师、工程师,其中三人入职时间为2019年,两人入职时间为2021年。己公司质证认为,三性不予认可,劳动合同中劳动者仅在最后1页签字,辛某也未提供劳动者社保缴纳记录,丑78公司有利害关系,寅79公司容易自制形成的书证,证明力弱,与涉案专利的研发过程无关,另部分人员入职时间晚于涉案专利的申请日。
辛某提交了证据12-19即英国ASHI宣传画册、卯80公司宣传画册、辰81公司宣传画册、国外在先公开技术视频、滚转复卷装置和方法的专利文献、收卷方法及装置的专利文献、收卷方法及设备的专利文献、国外展会画册,拟证明国外企业早有不停机收卷类似技术,辛某是在借鉴国外公开技术的基础上进行研发设计的。己公司质证认为,三性不予认可,该证据属于域外证据,来源和形成时间不明,无对应的翻译供核实,无法确定其内容。庭后,辛某提交了上述证据的翻译件,己公司回应认为,辛某巳82公司进行翻译,不认可三性,不能达到其证明目的。
四、其他事实
己公司午83公司未84公司同类产品的销售合同,拟证明涉案专利价值高。辛某的合同由蔡某对外发送,销售产品为RFD330设备,单价为54000美元。己公司的合同显示TR330标签智能加工设备(不停机收卷)的单价为43万-47万元,TR520标签智能加工设备(不停机收卷+2组模切)的单价为96万元。辛某质证认为,辛某的合同中所涉及的设备和技术均与涉案专利没有关联,己公司的合同没有原件,三性不予认可。
己公司提交了民事委托代理合同和律师费发票,主张因本案诉讼支出律师费30000元。
己公司辛某就6件专利的专利申请权、专利权权属纠纷在本院提起6件案,其中包括3件发明专利和3件实用新型专利。双方均确认发明和实用新型专利是同日提交的同样的发明创造,具体为(1和2、3和4、5和6分别对应):
1.(2021)粤73知民初473号,申请号为20201005xxxx.X,专利名称“一种应用于不干胶标签收卷x”,发明专利,案由为专利申请权权属纠纷;
2.(2021)粤73知民初481号,专利号为ZL202020100837.4,专利名称“一种应用于不干胶标签收卷x”,实用新型专利,案由为专利权权属纠纷;
3.(2021)粤73知民初474号,申请号为202010050816.0,专利名称“一种高效不停机作业的不干胶标签收卷机”,发明专利,案由为专利申请权权属纠纷;
4.(2021)粤73知民初480号,专利号为ZL202020100836.X,专利名称“一种高效不停机作业的不干胶标签收卷机”,实用新型专利,案由为专利权权属纠纷;
5.(2021)粤73知民初475号,申请号为202010050805.2,专利名称“一种应用于不干胶标签收卷机的回转式收卷结构”,发明专利,案由为专利申请权权属纠纷;
6.(2021)粤73知民初479号,专利号为202020101532.5,专利名称“一种应用于不干胶标签收卷机的回转式收卷结构”,实用新型专利,案由为专利权权属纠纷。
以上事实,申85公司提交的培训协议书、离职报告、劳动合同、蔡某社保和工资清单、离职报告、工作邮件、涉案专利文件、(2021)深先证字第54302号和第54304号公证书、酉86公司提交的入学通知书、蔡某劳动合同、电子邮件及附件、部分开发人员劳动合同、涉案技术的相关图档截图、戌87公司的宣传画册及专利文献、国外展会画册等证据及庭审笔录予以证实。
本院认为,本案为发明专利申请权权属纠纷,因涉案专利申请日在2009年10月1日后、2021年6月1日前,故本案应适用2008年修正的《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法),以及2010年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称专利法实施细则)。根据当事人的诉辩意见,本案争议是:1.涉案专利是否属于蔡某执行原单位任务所完成的职务发明创造;2.辛某亥88公司支付合理维权费用。本院分析认定如下:
一、关于涉案专利是否属于蔡某执行原单位任务所完成的职务发明创造的问题
专利法第六条第一款规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。”专利法实施细则第十二条第一款规定:“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:(一)在本职工作中作出的发明创造;(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”
为了确定涉案发明创造的归属,应当准确理解和正确适用上述法律规定,厘清专利法第六条第一款与专利法实施细则第十二条第一款所调整的法律关系。专利法第六条第一款是规范发明创造是职务发明还是非职务发明的条款,用于解决员工和单位之间因专利权属发生争议的情况。而专利法实施细则第十二条第一款则是对专利法第六条职务发明规定内容的进一步细化,用于解决员工任职的原单位和新单位之间因发明创造归属发生争议的情况。本案中,涉案发明创造的争议发生在员工任职的原单位与新单位之间,因此应当适用专利法实施细则第十二条第一款的规定来确定涉案发明创造的归属,而无需审查涉案发明创造是否属于执行新单位的工作任务或利用了其物质技术条件。
上述条文之所以规定离职员工1年内作出的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造属于职务发明,主要是为了确保原单位在相关技术领域具有1年的“技术领先期”或者称为“知识隔离期”。该规定内在承载了保护原单位合法权益与离职员工自由流动、自主研发之间的利益平衡。即通过“1年”和“相关性”的限制,既确保在没有竞业限制的情况下员工可以自由流动,也避免了员工离职后立即利用在原单位工作期间或完成交付工作任务过程中掌握、了解的相关信息、知识申请发明创造,进而与原单位进行创新竞争。在相关技术领域保障原单位在技术研发和创新方面存在1年的领先优势,维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利。因此,离职员工作出的发明创造是否属于职务发明创造应当满足以下两个条件:1.时间要求。涉案发明创造应当是在员工的劳动、人事关系终止后1年内作出的;2.内容要求。涉案发明创造与在原单位承担的本职工作或任务有关。发明创造是复杂的智力劳动,离不开必要的资金、技术和研发人员等资源的投入或支持,并承担相应的风险。在涉及与离职员工有关的职务发明创造的认定时,既要维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利,鼓励和支持创新驱动发展,同时也不宜将专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”作过于宽泛的解释,导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议等合同约定的情况下,不适当地限制研发人员的正常流动,或者限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的技术研发活动。因此,在判断涉案发明创造是否属于专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”时,应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡,重点审查离职员工本职工作或工作任务所属技术领域、从事的工作内容或者工作职责、技术主题、技术思路等方面的相关性,而不要求具体技术方案的一致性。在确定涉案发明创造是否属于职务发明时通常并不一定需要进行技术方案的比对,更不要求涉案发明创造的技术方案与原单位已经形成的技术方案实质相同。
本案中,首先,涉案专利主要涉及不停机收卷设备,甲89公司时有参与收卷设备的改进,但认为其第二次入职时只负责前段的模切及放卷设备,没有参与后段的收卷设备设计。乙90公司的本职工作或分配的任务与涉案发明创造有关,理由如下:其一,模切、放卷设备和收卷设备虽分别属于印刷设备的前段和后段,但两者密不可分且密切相关,在研发过程中必然存在联系和沟通。其二,根据工作邮件记录,蔡某在第二次入职期间工作内容涉及“气涨轴”“分切刀”“垫辊”“收卷”“压辊”等技术特征的设计,上述技术特征均与涉案专利技术方案相关联。其三,蔡某第二次入职期间工作内容涉及TR系列设备的设计,而TR系列设备包括涉案专利的不停机收卷设备,两者技术主题有关联。其四,己公司的工作人员在工作邮件中多次要求蔡某提供相关的设计图纸,且蔡某丙91公司在第54302号公证书中公证取证的设计图纸均存放于“Office01/f/brotech/图纸”路径下,由此可见蔡某作为机械设计研发人员理应可以接触、丁92公司公证的存放于研发部门电脑中的TR系列设备设计图纸,而该公证设计图纸与涉案专利附图基本相同,辛某亦确认公证的图纸与涉案专利技术具有关联性、属于相同技术领域。
其次,己公司在不停机收卷设备的技术研发是持续进行的。己公司成立于2004年,经营范围包括智能印刷设备的技术开发,在2009年至2020年期间申某100多件专利,涉及印刷材料设备、多层标签加工设备、模切机、收卷装置等,因此虽然部分公证设计图纸在蔡某第二次入职前就开始设计,戊93公司有在不断地在改进和优化不停机收卷设备的设计。
再次,涉案专利申请日为2020年1月17日,寅57公司后的离职时间为2019年5月23日,己94公司后1年内作出的。
最后,辛某关于涉案专利技术方案是其自行研发的抗辩不能成立,理由是:其一,辛52公司前,辛某申请的专利均与模切机相关,不涉及不停机收卷设备。其二,辛某提交的开发人员劳动合同中部分人员入职时间晚于涉案专利的申请日,亦未证明开发人员从事与涉案专利技术相关的研发。庚95公司辛96公司公证图纸的修改时间,且无其他证据佐证,仅凭该图纸不足以证明其在蔡某入职前就已经在开发涉案专利技术。其三,壬97公司宣传画册和国外展会画册的形成时间无法确认,结合前述认定,国外在先公开技癸98公司是在借鉴国外公开技术的基础上研发设计出涉案专利技术。其四,子99公司系因蔡某子女入学问题才将其挂名涉案专利,乙46公司任职何岗位与涉案发明创造归属的审查无关。
综上,丑100公司的任务所完成的职务发明创造,寅101公司所有。《专利审查指南》第一部分第一章第6.6节规定:“申请人无正理由不得要求撤销撤回专利申请的声明;但在申请权非真正拥有人恶意撤回专利申请后,申请权真正拥有人(应当提交生效的法律文书来证明)可要求撤销撤回专利申请的声明。”专利申请权是发明创造完成人对于其发明创造所享有的申请专利的权利,既包括是否提出专利申请的权利,也包括在授权审查程序中依法所享有的修改专利申请文件、撤回专利申请等权利。专利申请权并不因非专利申请权人放弃专利申请而灭失。专利申请权人在一定条件下,仍可以根据相关规定,恢复专利申请。因此,卯102公司撤回申请,辰103公司对涉案专利的申请权并未灭失,巳104公司请午105公司协助办理专利申请权权属的变更登记事宜,于法有据,本院依法予以支持。
二、未106公司亥88公司支付合理维权费用的问题
专利法第六十五条规定:“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”本院认为,上述规定的适用范围通常限于侵犯专利权纠纷,一般不及于专利(申请)权属纠纷。本案涉及的专利申请权权属争议仅解决权利应归属于谁的问题,其法律适用的构成要件并不包括过错。除在案证据表明存在明知他人权利而故意加以侵占等特殊情形之外,在权属纠纷中通常难以认定败诉一方具有主观上的可责性,亦不能据此判令转付包括律师费在内的合理开支。在法律和司法解释没有明确规定权属纠纷中胜诉方合理开支应由败诉方某,当事人之间亦无此项约定的情况下,己公司申107公司恶意申请和撤回涉案专利,但并未举证证明,酉108公司承担,缺乏依据,本院不予支持。
综上所述,依照《中华人民共和国专利法》(2008年修正)第六条第一款,《中华人民共和国专利法实施细则》(2010年修订)第十二条第一款,《中华人民共和国民事诉讼法》(2021年修正)第六十七条第一款的规定,判决如下:
一、专利申请号为20201005xxxx.X、名称为“一种应用于不干胶标签收卷x”发明专利的申戌109公司;
二、庚公司自本判决发生法律效力之日起十日亥110公司办理上述专利申请权权属的变更登记事宜;
三、甲111公司的其他诉讼请求。
本案受理费550元,庚公司负担(该受理乙112公司预交,丙113公司就应负担部分于上述判决履行期限内向其迳付,本院不作退回)。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》(2021年修正)第二百三十一条和《最高人民法院关于知识产权法院案件管辖等有关问题的通知》第六条的规定,本案需要强制执行的,由广东省广州市中级人民法院或者被执行的财产所在地中级人民法院执行。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于最高人民法院。
审 判 长 谭海华
审 判 员 裘晶文
人民陪审员 黄穗玉
二〇二二年五月二十四日
法官 助理 林奕濠
技术调查官练景峰
书 记 员 江丽雯
本案法律依据
中华人民共和国专利法(2008修正) 第6条1款
中华人民共和国专利法(2008修正) 第65条
中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第12条1款3项
最高人民法院关于知识产权法院案件管辖等有关问题的通知 第6条
中华人民共和国专利法(2020修正) 第6条1款
中华人民共和国民事诉讼法(2021修正) 第231条
中华人民共和国民事诉讼法(2021修正) 第67条1款