伊拉兹马斯大学鹿特丹医学中心等与国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案——专利创造性与说明书充分公开等法律要求的界限

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：（2019）最高法知行终127号 文书类型： 判决书 审理法院： 最高人民法院 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 证明 维持原判 来源：高雪：《专利创造性与说明书充分公开等法律要求的界限》，载《人民司法·案例》2020年第2期，第84页 // 伊拉兹马斯大学鹿特丹医学中心等与国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 ——专利创造性与说明书充分公开等法律要求的界限 【裁判要旨】 创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法定要求在专利法上具有不同的功能，遵循不同的逻辑。将属于说明书充分公开等法律要求所应审查的内容纳入创造性判断中予以考虑，不利于创造性判断法律标准的稳定性和一致性，又可能致使说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等法律要求被搁置，原则上应予以避免。 【案号】 一审：（2018）京73行初2154号 二审：（2019）最高法知行终127号 【案情】 伊拉兹马斯大学鹿特丹医学中心（以下简称鹿特丹医学中心）、罗杰·金登·克雷格（以下简称克雷格）为申请号为201210057668.0、名称为“结合分子”的发明专利申请人。 本案涉及生物医药领域的抗体制作。抗体是机体由于抗原的刺激而产生的具有保护作用的蛋白质，人和绝大多数哺乳动物的抗体都是有四条链，包括两条重链和两条轻链，而骆驼的抗体天然的只有两条重链，其相对于一般的四条链的抗体，更加小型化并具有更好的水溶性。而在研究人用抗体的生物制药领域，抗体小型化具有组织穿透性好、易表达、易改造、体内半衰期短等优点，而利用同物种的基因生产的抗体的话，抗体对该物种具有更低的免疫原性和更高的安全性。本案专利申请的技术方案可简单理解为：一种利用人的天然的V基因片段，通过转基因技术在小鼠体内生产小型化抗体的方法；而对比文件公开的是利用骆驼化的V基因片段生产抗体的方法。 经实质审查，国家知识产权局原审查部门驳回了上述申请。申请人提出复审请求并修改了其权利要求，国家知识产权局复审后维持了原驳回决定。国家知识产权局认为，在对比文件的基础上结合本领域的常规基因工程试验手段即可获得本申请的合理成功预期，且出于降低抗体免疫原性、提高人体安全性和治疗效果的考虑，本领域技术人员有动机以人的天然的V基因片段生产小型化仅有重链的抗体，本申请不具有创造性。申请人不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。 【审判】 北京知识产权法院经审理后认为：对比文件中的V基因片段是骆驼化的VH外显子/区，即对不同来源的V基因片段进行骆驼化，故其实质上使用的仍然是骆驼的V基因片，未公开使用了人源的V基因片段制造抗体的方法。在以实验科学为基础的生物制药领域，即使在努力的方向已经明确的情况下，仍需要本领域普通技术人员付出相当大的智力劳动，才能克服种种难以预料的困难以取得技术上的进步。不能仅因为努力的方向对于本领域普通技术人员而言是明确的，就认为在此方向上取得的研究成果就是显而易见的，没有创造性。北京知识产权法院遂判决撤销被诉决定，国家知识产权局就鹿特丹医学中心、克雷格针对申请号为201210057668.0、名称为“结合分子”的发明专利申请提出的驳回复审请求重新作出审查决定。 国家知识产权局不服原判，向最高人民法院提起上诉，主要理由为：（一）原审判决对于创造性判断的事实认定错误。确定本申请所解决的技术问题时，要以本申请文件中已验证的技术效果为基础，本申请并未证明使用包含源自人的天然存在的V基因片段的仅重链基因座能够产生功能性人源仅重链可溶抗体的技术效果，因此在确定发明解决的技术问题时不予考虑。本申请实际解决的技术问题仅是提供一种表达包含其他异源基因片段的异源重链基因座的仅VH重链抗体的方法。基于该技术问题，在对比文件1公开了包含异源基因片段的异源重链基因座的转基因小鼠产生异源仅重链抗体的技术方案，且抗体小型化和人源仅有重链的抗体已是基因工程抗体的确定的研究方向时，本领域普通技术人员有动机使用人的天然V基因片段进行异源表达。（二）原审判决关于创造性判断的法律适用错误。虽然本申请权利要求1限定所述V基因片段是源自人的天然存在的V基因片段，基于降低抗体免疫原性、提高治疗效果的普遍认知，期望提供一种产生表达包含天然人V基因片段的仅有VH重链的抗体的方法，但本申请仅在说明书中记载了相应的方案，仅是一种设想，无具体实验数据支持和验证，该种技术效果不能作为创造性判断的依据。原审判决未考虑本申请未对现有技术做出实际贡献，仅以不能因研究方向明确因而认为对本领域普通技术人员而言显而易见，在创造性判断上法律适用错误。 鹿特丹医学中心、克雷格共同答辩称：（一）本申请实际解决的技术问题是提供一种产生表达包含天然人V基因片段的仅有VH重链的可溶抗体的方法。首先，国家知识产权局上诉理由中主张的所解决的技术问题与被诉决定中并不相同。其次，确定专利实际解决的技术问题应当基于与最接近现有技术确定的区别技术特征所能达到的技术效果来认定，确定的所解决的技术问题仅仅是制备出产品而该产品没有任何功能违反了创造性判断的本意。（二）对比文件1和现有技术不仅没有对本申请给出正面启示，甚至给出了相反的技术启示。对比文件1仅公开了一种在哺乳动物中利用骆驼化VH外显子/区生产单重链抗体的方法，没有给出在小鼠中利用源自人的天然存在的V基因片段生产仅有重链的抗体。骆驼的天然仅有重链的抗体是可溶的，而人的天然仅有重链的抗体，由于疏水区域的存在是不可溶的，因此本领域普通技术人员无法预期可以利用源自人的天然存在的V基因片段用于在小鼠中生产仅有重链的可溶的抗体。（三）被诉决定没有提出本申请说明书是否充分公开的问题，国家知识产权局关于本申请说明书缺少所述技术效果的数据导致效果无法预期的理由超出被诉决定认定范围，不应予以考虑。创造性判断与说明书充分公开属于不同的法律问题，不应混淆。被诉决定的理由是本申请不具有创造性，故应当推定发明符合充分公开的要求。另外，本申请说明书利用功能性实验反映了抗体的溶解性，实际上公开了效果数据，符合说明书充分公开要求。 最高法院二审另查明人体天然重链抗体溶解性差、本申请公开的仅重链抗体的水溶性等事实。 最高法院判决认为，国家知识产权局关于技术效果未得到验证而在技术问题的确定时不予考虑的上诉理由，既否定了区别特征作为发明实际解决的技术问题的基础，又在客观上混淆了创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等不同法律标准。本申请没有囿于天然人的仅重链的抗体会发生黏着和聚集的认知，使用天然人的V基因片段生产仅重链抗体，具有创造性。因此，二审判决驳回上诉，维持原判。 【评析】 创造性判断所运用的“问题——解决方案”思路中，一般遵循三个步骤：确定最接近的现有技术；确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；判断要求保护的发明对本领域普通技术人员而言是否显而易见。在第二个步骤中，确定发明实际解决的问题时，通常是以最接近的现有技术为参照，在分析发明与最接近的现有技术相比所存在的区别特征的基础上，考虑区别特征整体上所能达到的技术效果来确定。因此，发明所要解决的技术问题是改进最接近的现有技术以提供比该最接近现有技术更好的技术效果的目标和任务。在这一意义上，发明所解决的技术问题是客观的，区别特征的确定是理解发明实际解决的技术问题的基础。在此基础上，还应考虑本领域普通技术人员在阅读说明书所记载的内容后能够得出的技术效果。本申请权利要求1相对于对比文件1的区别特征在于：（1）所述可变区包含的D、J基因片段是天然存在的；（2）所述V基因片段是源自人的天然存在的V基因片段，而对比文件1公开的是骆驼化的VH外显子/区；（3）该哺乳动物内源性的免疫球蛋白重链基因座缺失或被沉默。结合本申请权利要求1的区别特征以及说明书的记载，本申请所要实际解决的技术问题应该是：提供一种产生表达包含天然人V基因片段的仅有VH重链的可溶抗体的方法。 国家知识产权局上诉主张所确定的本申请所解决的技术问题明显与其被诉决定所确定的技术问题不同，实质变更了被诉决定的相关认定内容，不符合正当程序原则，不应得到支持。其次，国家知识产权局的上诉主张将本申请相对于对比文件1所解决的技术问题概括为“提供一种表达包含其他异源基因片段的异源重链基因座的仅重链抗体的方法”，实质上是质疑本申请说明书是否公开了制备包含天然人V基因片段的仅有VH重链的具有水溶性的抗体这一效果，并认为由于说明书没有公开已经制备上述抗体，缺乏数据支持和验证，因而可以脱离本申请权利要求1相对于对比文件1的区别特征，特别是“所述V基因片段是源自人的天然存在的V基因片段”这一区别特征，对本申请所要解决的技术问题进行了更宽泛的上位概括。这种做法既否定了区别特征作为发明实际解决的技术问题的基础，与创造性判断的“问题解决方案”思路不符，又在客观上混淆了创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等不同法律标准。创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法定要求在专利法上具有不同的功能，遵循不同的逻辑，将本质上属于说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法律要求所应审查的内容纳入创造性判断中予以考虑，既可能使创造性判断不堪重负，不利于创造性判断法律标准的稳定性和一致性，又可能在一定程度上制约了申请人对说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等问题进行实质论辩，还可能致使说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等法律要求被搁置，原则上应予避免。因此，在专利实质审查程序中，既要重视对新颖性、创造性等实质授权条件的审查，又要重视说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等授权条件的适用，使各种授权条件各司其职、各得其所，而不宜只关注新颖性、创造性等实质授权条件。根据专利实质审查的一般规律，原则上可以先审查判断专利申请是否符合说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等授权条件，在此基础上再进行新颖性、创造性的判断，否则可能导致新颖性、创造性审查建立在不稳固的基础上，在程序上是不经济的。本案中，国家知识产权局上诉主张中关于本申请是否公开了制备人源可溶仅有重链的抗体及是否有数据支持和验证等问题，更适合在说明书是否充分公开这一法律问题下予以审查，不宜一概纳入创造性判断中予以考虑。 面对所要解决的客观的技术问题，本领域普通技术人员从现有技术中可以获知的启示原则上应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。仅仅依据研究方向的一致性和本领域的抽象、普遍需求来认定现有技术给出的启示，隐含着后见之明的危险，容易低估发明的创造性。基于本申请所解决的技术问题，虽然对比文件1给出了使用骆驼化V基因片段形成单重链抗体的方法，且本领域确实存在降低抗体免疫原性、提高治疗效果的需求，但是基于人的天然的仅有VH重链的抗体会发生聚集或者黏着，而骆驼化V基因片段形成的仅有重链的抗体具有更好水溶性的认知，本领域普通技术人员难以有动机以“源自人的天然存在的V基因片段”替代“骆驼化V基因片段”，制备仅有重链的抗体，因此本申请对本领域普通技术人员并非显而易见，具有创造性。 高雪 最高人民法院 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2020修正)