任某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案（(2013)高行终字第300号）

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2013)高行终字第300号 审理法官： 刘某 袁某 马军 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2013.05.16 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 合法 行政判决 维持原判 听证 // 任某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2013)高行终字第300号 上诉人（原审原告）任某。 委托代理人陈某。 委托代理人蔡某。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区某地银谷大厦10－12层。 法定代表人张某，副主任。 委托代理人周某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 委托代理人曹某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 上诉人任某因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第1853号行政判决，向本院提出上诉。本院于2013年1月15日受理后，依法组成合议庭审理了本案。2013年3月13日，上诉人任某及其委托代理人陈某、蔡某，被上诉人国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人周某、曹某到庭接受了本院询问。本案现已审理终结。 北京市第一中级人民法院经审理查明：本申请系第99116605.1号名称为“一种砖瓦材料及采集方法”的发明专利申请，申请人为任某。国家知识产权局于2009年6月5日决定驳回该申请。专利复审委员会经复审于2011年6月8日作出第33278号复审请求审查决定（简称第33278号决定），以本申请全部权利要求均不具备2001年7月实施的《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第二十二条第三款规定的创造性为由，决定维持国家知识产权局于2009年6月5日对本申请作出的驳回决定。任某不服该决定并提起诉讼，请求撤销第33278号决定。 北京市第一中级人民法院认为，复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续。专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务，但为了提高授权专利的质量，避免不合理地延长审查程序，专利复审委员会可以依职权适当对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。本案专利复审委员会在复审程序中针对任某经修改后的文本进行审查，并在充分考虑任某的意见后作出第33278号决定，程序上并无不当。对比文件1是国家知识产权局原审查部门在作出驳回决定之前告知过任某的证据，专利复审委员会在复审程序中引用对比文件1符合法律规定，且专利复审委员会在复审过程中已经将引用对比文件1评价本申请创造性的理由告知了任某，并给了任某充分陈某2意见和修改申请文件的机会，因此专利复审委员会引用对比文件1符合听证原则，并未违反法律规定。本申请各权利要求相对于对比文件1及本领域的公知技术或常规技术手段均不具备创造性。专利复审委员会作出的第33278号决定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法。北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第33278号复审请求审查决定。 任某不服原审判决并向本院提起上诉，请求撤销原审判决，恢复对本申请的审查。任某的主要上诉理由为：本申请各权利要求相对于对比文件1及本领域的公知技术或常规技术手段均具备创造性；国家知识产权局采用对比文件1驳回本申请，而专利复审委员会改用对比文件2驳回本申请，违反了法律规定。 专利复审委员会服从原审判决。 本院经审理查明： 本申请系第99116605.1号名称为“一种砖瓦材料及采集方法”的发明专利申请，申请人为任某，申请日为1999年8月18日，公开日为2001年2月28日。2002年11月22日，任某提交了经修改的本申请，其中包括4项权利要求。 对比文件1：《烧结砖瓦工艺》，中国建筑工业出版社，1983年12月第1版，第14-15页。对比文件1公开了一种利用冲刷土或淤积土制备的砖瓦，并具体公开了以下内容：江、河、湖、泊经常发生冲刷或淤积现象，很容易发生水害，妨害水利开发和交通运输，但这些冲刷土或淤积土却是生产砖瓦的良好材料。许多砖瓦厂积极利用治导、疏浚和护岸工程中挖取的江泥、河泥和湖泥，以及沿海的海泥生产砖瓦。 对比文件2：CN1215114A号发明专利申请公开说明书，公开日为1999年4月28日。 2003年1月3日，国家知识产权局向任某发出《第一次审查意见通知书》，指出本申请权利要求1相对于对比文件1不具有新颖性，权利要求2相对于对比文件2并结合公知常识不具有创造性，权利要求3相对于对比文件3并结合公知常识不具有创造性，权利要求4相对于对比文件1并结合公知常识不具有创造性。任某于2003年5月8日针对《第一次审查意见通知书》作出答复称本申请具有新颖性和创造性，并提交了再次修改的权利要求书1-7项。 2003年10月10日，国家知识产权局作出驳回本申请的第一次驳回决定，其主要理由是：本申请权利要求1相对于对比文件1不具有新颖性，权利要求2相对于对比文件3并结合公知常识不具有创造性，权利要求3、5相对于对比文件3并结合公知常识不具有创造性，权利要求4相对于对比文件2并结合公知常识不具有创造性，权利要求6相对于对比文件3并结合公知常识不具有创造性，权利要求6相对于对比文件2不具备创造性，权利要求7相对于对比文件1并结合公知常识不具有创造性。 任某不服国家知识产权局作出的第一次驳回决定，于2004年1月18日申请复审。2004年3月21日，任某向专利复审委员会提交了再次修改后的权利要求书。2004年9月21日，专利复审委员会经审查作出第5111号复审请求审查决定（简称第5111号决定）。专利复审委员会在第5111号决定中认定：国家知识产权局作出的第一次驳回决定所针对的权利要求2、3、5在第一次审查意见通知书所针对的权利要求书中未出现过，属于任某答复第一次审查意见通知书时新增加的权利要求，审查员未将其不符合《专利法》相关规定的事实、理由、证据和法律依据告知任某，却在驳回决定中认定权利要求2、3、5相对于对比文件3不具备创造性并作为驳回理由，剥夺了任某针对驳回决定所采用的理由、证据和认定的事实及法律依据陈某2意见的机会，违反了法定程序。因此，国家知识产权局于2003年10月10日针对本申请作出的驳回决定未满足听证原则。专利复审委员会决定撤销国家知识产权局于2003年10月10日针对本申请作出的驳回决定，由国家知识产权局在任某于2004年3月21日提交的权利要求书以及驳回决定针对的其它申请文本的基础上继续进行审查程序。任某未针对第5111号决定提出诉讼。 第5111号决定生效后，国家知识产权局继续对本申请进行审查。2009年4月16日，任某提交了再次修改后的权利要求1-10项。2009年6月5日，国家知识产权局作出驳回本申请的第二次驳回决定，其主要驳回理由是：本申请权利要求1相对于对比文件2不具有新颖性，在此基础上本申请权利要求2相对于对比文件2及公知常识不具有创造性，权利要求3、4也不具有新颖性和创造性。本申请权利要求5相对于对比文件2及公知常识不具有新颖性和创造性，在此基础上权利要求6-8不具备新颖性和创造性。权利要求9-10与本申请保护主题无关，不符合《中华人民共和国专利法实施细则》第二十条第一款的规定。 任某不服国家知识产权局于2009年6月5日作出的上述驳回决定，于2009年9月24日向专利复审委员会提出复审请求。专利复审委员会于2010年12月9日向任某发出第一次复审通知书，其中指出：本申请权利要求1、2相对于对比文件1不具有新颖性，权利要求2-10相对于对比文件1结合公知常识不具有创造性，本申请与对比文件1的区别在于含水量的不同，本领域技术人员容易想到通过干燥去除水分的方式使用水下的稀土制备砖、瓦等泥土制品。针对上述复审通知书，任某于2011年1月22日提交了意见陈某2书和修改后的权利要求书，其修改后的权利要求书如下： “1、一种泥土制品或泥土建筑物，以泥土材料制成，其特征在于所述的泥土材料是将江、河、湖、海、水库、沟渠、堰塘、沼泽、滩涂的水下淤积泥沙采集起来，经过去水加工而成：所述的泥土制品包括砖、瓦、陶器；所述的泥土建筑物包括堤坝、路基、墙体。 2、如权利要求1所述的泥土制品或泥土建筑物，其特征是所述的砖、瓦包括免烧的砖、瓦，所述的陶器包括碗、盘；所述的墙体包括预制墙。 3、如权利要求1所述的泥土制品或泥土建筑物，其特征是所述的去水加工指去掉多余水分，包括沉淀干燥或/和添加配料，所述的配料包括粘土、纤维、植物茎叶。 4、如权利要求1所述的泥土制品或泥土建筑物，其特征是所述的水下淤积泥沙用挖泥机械、提升机械采集，所述的挖泥机械、提升机械包括挖泥船、泥浆泵。 5、如权利要求1所述的泥土制品或泥土建筑物，其特征是所述的水下淤积泥沙用管道运物，所述的管道包括虹吸管。 6、一种泥土制品或泥土建筑物的加工方法，其特征是将江、河、湖、海、水库、沟渠、堰塘、沼泽、滩涂中的水下淤积泥沙采集起来，经过去水加工，成为泥土材料，然后用所述的泥土材料加工泥土制品或泥土建筑物。 7、一种泥土制品或泥土建筑物的加工方法，其特征是利用水位落差的势能压力，用管道将江、河、湖、水库、沟渠、堰塘的水下淤积泥沙运输到加工地点，经过去水加工，成为泥土材料，然后用所述的泥土材料加工泥土制品或泥土建筑物。 8、如权利要求6或7所述的加工方法，其特征是用挖泥机械、提升机械采集水下淤积泥沙，所述的挖泥机械、提升机械包括挖泥船、泥浆泵；或，其特征是用管道运输水下淤积泥沙，所述的管道包括虹吸管。” 2011年3月24日，专利复审委员会向任某发出了第二次复审通知书，指出本申请权利要求1-8相对于对比文件1与公知常识的结合不具备创造性。任某于2011年5月7日提交了意见陈某2书，未对申请文件进行修改，并指出驳回决定用对比文件2，而专利复审委员会的复审通知书用对比文件1，其采用的证据不同；本申请用的是水下泥沙，而对比文件1中不是水下泥沙。 2011年6月8日，专利复审委员会以任某于2011年1月22日提交的修改后的权利要求1-8项、于2007年10月7日提交的说明书第1-2项、于1999年8月18日提交的说明书摘要为审查文本，作出第33278号决定。专利复审委员会在第33278号决定中认定：对比文件1是国家知识产权局在作出第二次驳回决定前告知过任某的证据，专利复审委员会在本次复审过程中已经将复审决定依据的事实、理由和证据通知了任某，并给予任某两次陈某2意见及修改申请文件的机会，充分履行了听证职责，故专利复审委员会使用对比文件1符合复审程序的相关规定。将权利要求1的技术方案与对比文件1公开的内容相比，二者的区别在于：权利要求1限定了经过去水加工而成。然而，本领域的技术人员可以了解，水下淤泥含有较高的水分，在制备泥土制品时通常都需要经过去水加工而成。对比文件1中的泥土包括冲刷土和淤积土，其中淤积土就是“水下的稀土”，即使是沿岸的淤土，其与水下淤泥的成分也没有实质性区别，二者的区别仅在于含水量的不同，本领域技术人员很容易想到通过干燥去除水分的方式使用水下的稀土制备砖、瓦等泥土制品。因此，在对比文件1的基础上获得权利要求1的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的。权利要求1所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点，不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。权利要求2-5分别对权利要求1进行了进一步的限定，在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下，上述从属权利要求也不具备创造性。权利要求6、7均保护一种泥土制品或泥土建筑物的加工方法，在对比文件1的基础上结合本领域的公知常识以获得权利要求6、7所请求保护的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的，权利要求6、7不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。权利要求8是对权利要求6、7所作的进一步的限定，在其引用的权利要求6或7不具备创造性的情况下，权利要求8所请求保护的技术方案也不具备创造性。基于上述事实和理由，专利复审委员会决定：维持国家知识产权局于2009年6月5日对本申请作出的驳回决定。 上述事实，有本申请原始文本及历次修订文本、国家知识产权局的两次驳回决定、对比文件1-2、国家知识产权局于2003年1月3日发出的《第一次审查意见通知书》、专利复审委员会发出的审查意见通知书、第5111号决定、第33278号决定及当事人陈某2、笔录等证据在案佐证。 本院认为： 根据《中华人民共和国立法法》第八十四条并参照国家知识产权局制定的《施行修改后的专利法的过渡办法》的规定，本案应适用2001年7月1日实施的《专利法》进行审理。《专利法》第二十二条第三款规定：“创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。”所谓实质性特点是指对本领域的技术人员来说，该发明或者实用新型相对于现有技术是非显而易见的，所谓进步是指该发明或者实用新型与现有技术相比能够产生有益的技术效果。判断发明或实用新型对本领域的技术人员来说是否显而易见，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将该发明或者实用新型的区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对相应的技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得该发明或者实用新型专利技术。当上述区别技术特征为公知常识或为与最接近的现有技术相关的技术手段，或者为另一份对比文件披露的相关技术手段，且该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别技术特征在要求保护的发明或者实用新型中为解决相关技术问题所起的作用相同，通常可以认定存在相应的技术启示。 本案中，本申请权利要求1相对于对比文件1的区别特征在于，本申请权利要求1限定了“经过去水加工而成”。对本领域技术人员来讲，将含有较高水分的水下淤泥进行去水加工用以制备泥土制品是常用步骤之一，本领域技术人员在对比文件1的基础上得到本申请权利要求1的技术方案不需要付出创造性劳动。因此，本申请权利要求1不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。本申请权利要求2-5分别引用了权利要求1，其附加技术特征均属于本领域的公知技术或常规技术手段，在权利要求1不具备创造性的情况下，本申请权利要求2-5亦不具备创造性。本申请权利要求6、7均请求保护一种泥土制品或泥土建筑物的加工方法，对比文件1公开了采用江、河、湖、泊中的水下淤泥制备砖瓦，权利要求6与对比文件1的区别在于其限定了淤泥经过去水加工，权利要求7与对比文件1的区别在于其进一步限定了利用水位落差的势能压力，用管道运输到加工地点。对本领域技术人员来说，对水下淤泥进行去水加工处理是容易想到的技术手段，利用水位落差的势能压力并用管道进行运输是本领域公知的水下淤泥采集和运输技术。对本领域技术人员来说，在对比文件1的基础上结合本领域公知常识得到本申请权利要求6、7所要求保护的技术方案是显而易见的，本申请权利要求6、7不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。本申请权利要求8是对权利要求6或7的进一步限定，其附加技术特征中的挖泥船、泥浆泵、虹吸管均是本领域公知的水下泥沙采集、运输方法，本领域技术人员将其应用到本申请中无须付出创造性劳动，因此，在权利要求6、7不具备创造性的情况下，权利要求8亦不具备创造性。任某有关本申请相对于对比文件1及本领域的公知技术或常规技术手段均具备创造性的上诉理由缺乏依据，本院不予支持。 在专利申请审查程序中，复审程序既是对不服驳回决定的申请人的救济，也是对专利申请审查程序的延续。专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务，但为提高授权专利的质量，避免不合理地延长审查程序，专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。本案中，国家知识产权局原审查部门在做出第一次驳回决定时使用了对比文件1，该驳回决定被专利复审委员会撤销后，国家知识产权局原审查部门在做出第二次驳回决定时放弃使用对比文件1而仅使用对比文件2，专利复审委员会在做出第33278号决定时却放弃使用对比文件2而仅使用对比文件1，鉴于对比文件1是国家知识产权局原审查部门在作出驳回决定之前告知过任某的证据，且专利复审委员会在复审过程中已经将引用对比文件1评价本申请创造性的理由告知了任某，并给了任某充分陈某2意见和修改申请文件的机会，特别是考虑到本申请相对于对比文件1明显不具备创造性，故本院对任某有关国家知识产权局采用对比文件1驳回本申请而专利复审委员会改用对比文件2驳回本申请违反法律规定的上诉理由不予支持。 综上，任某的上诉主张因缺乏依据不能成立，其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一、二审案件受理费各人民币一百元，均由任某负担（均已交纳）。 本判决为终审判决。 审　判　长　　刘某 代理审判员　　袁某 代理审判员　　马　军 二Ο一三 年 五 月 十六 日 书　记　员　　张见秋 本案法律依据 施行修改后的专利法的过渡办法 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第20条1款 中华人民共和国立法法 第84条 中华人民共和国专利法(2000修正) 第22条3款 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 中华人民共和国行政诉讼法 第61条1款1项