任某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2013)高行终字第368号 审理法官： 谢某 刘某 袁某 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2013.10.15 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 行政判决 回避 维持原判 // 任某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2013)高行终字第368号 上诉人（原审原告）任某，甲公司总经理，住湖北省潜江市。 委托代理人陈某，住北京市海淀区。 委托代理人蔡某，住北京市海淀区。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区。 法定代表人张某，副主任。 委托代理人陈某2，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 委托代理人魏某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 上诉人任某因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第1854号行政判决，向本院提起上诉。本院于2013年1月24日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2013年3月13日，上诉人任某及其委托代理人陈某、蔡某，被上诉人国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人陈某2、魏某到庭接受了本院询问。本案现已审理终结。 北京市第一中级人民法院经审理查明： 本申请系第00116015.X号名称为“一种铁路”的发明专利申请，申请人为任某，申请日为2000年9月11日，优先权日为1999年9月9日，公开日为2001年3月21日。 经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2009年10月9日发出驳回决定，以本申请权利要求1－6不具备2001年《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第二十二条第三款规定的创造性为由驳回了本申请。驳回决定所依据的文本为任某于2008年8月21日提交的权利要求第1-6项，于2000年9月11日提交的说明书第1-3页，说明书附图第1页，说明书摘要以及摘要附图。驳回决定所针对的权利要求书如下： “1、一种铁路，包括接缝装置，其特征是接缝装置呈板状、条状、块状，接缝装置大于轨道缝隙，小于钢轨夹板(12)，先将所述的接缝装置单独加工成型，然后固定在钢轨接头处外侧夹板(12)上，上边与轨道行车面平齐，形成一种不拆卸、移动轨道，不加工轨道的接缝装置。 2、一种铁路，包括接缝装置，其特征是接缝装置(19)呈条状，比接头间隙大，先将所述的接缝装置(19)单独加工成型，然后将接缝装置(19)的一头连接在接头处外侧其中一根钢轨上，另一头不连接，使接缝装置(19)能相对活动，上边与轨道行车面平齐，形成一种不拆卸、移动轨道，不加工轨道的接缝装置。 3、如权利要求1或2所述的铁路，其特征是接缝装置(1、4、18)呈板状，带有圆弧上边，比接头间隙大，比夹板(12)小，安装在轨道接头处外侧的夹板(12)上，上边与轨道行车面平齐；或，接缝装置(13)由条状或块状金属制成，比接头间隙大，比夹板(12)小，整体或两端与轨道夹板(12)联接，固定在轨道接头处外侧的夹板(12)上，上边与轨道行车面平齐。 4、如权利要求1或2所述铁路，其特征是所述的轨道夹板(12)上带有大于接头间隙的，起接缝作用凸起结构(15、16)。 5、如权利要求1或2所述的铁路，其特征是接缝装置选用与钢轨同样硬度的材料。 6、如权利要求1或2所述的铁路，其特征是接缝装置带有加强结构，加强结构包括起筋、加厚或硬化处理。” 驳回决定认为：权利要求1相对于对比文件3（CN2249770Y，公开日为1997年3月19日）和对比文件1（CN1049882A，公开日为1991年3月13日）的结合不具备创造性；权利要求2相对于对比文件4（CH679165A5，公开日为1991年12月31日）和对比文件3的结合不具备创造性；在此基础上，权利要求3-6也不具备创造性。 任某对上述驳回决定不服，于2009年12月31日向专利复审委员会提出了复审请求，并提交了权利要求1-8的修改替换页，其中权利要求5-8的主题为“一种铁路的加工方法”，修改后的权利要求1如下： “1、一种铁路，包括钢轨(8)，夹板(12)和接缝装置，其特征是接缝装置呈板状、条状、块状，先将接缝装置加工成型，然后将接缝装置安装在钢轨接头处的钢轨头上或安装在钢轨接头处外侧的夹板(12)上或安装在钢轨接头处外侧的夹板(12)的外侧，接缝装置的上面与轨道的行车面平齐，在不拆卸、不移动、不加工钢轨的情况下安装所述的接缝装置。” 任某认为：修改后的权利要求1具备创造性。 经形式审查合格，专利复审委员会依法受理了该复审请求，于2010年5月31日向任某发出复审请求受理通知书，并将本案案卷移送至原审查部门进行前置审查。 原审查部门在前置审查意见书中认为：任某增加了新的方法权利要求，不符合2002年12月28日修正的《中华人民共和国专利法实施细则》（简称《实施细则》）第六十条第一款的规定；权利要求1的修改不符合《专利法》第三十三条的规定；权利要求1-4仍然不具备创造性。因而坚持驳回决定。 随后，专利复审委员会依法成立合议组对本案进行审查。2010年12月23日，专利复审委员向任某发出复审通知书。2011年1月25日，任某提交了意见陈某3书，并提交权利要求书的修改替换页。其中，修改后的权利要求1如下： “1、一种铁路，包括钢轨(8)，夹板(12)和接缝装置，其特征是在不拆却、不移动、不加工钢轨的情况下安装接缝装置，所述的接缝装置包括接缝板、接缝桩、接缝条，所述的接缝装置安装在钢轨接头处外侧或钢轨接头处外侧的夹板上，所述的安装包括焊接或螺栓连接，接缝装置的上面与轨道的行车面一样高。” 任某认为：修改后的权利要求1具备创造性。 2011年5月31日，专利复审委员会作出的第32638号复审决定书（简称第32638号决定）。专利复审委员会在该决定中认为： 1、审查文本的认定 第32638号决定所针对的文本为：任某于2011年1月25日提交的权利要求第1－3项，于2000年9月11日提交的说明书第1－3页，说明书附图第1页，说明书摘要以及摘要附图。 2、关于修改超范围 相对于复审通知书针对的权利要求，权利要求1中“接缝装置呈板状、条状、块状”被修改为“接缝装置包括接缝板、接缝桩、接缝条”，其实质上仍然是限定了接缝装置具有三种形态，而接缝装置“安装在钢轨接头处外侧的夹板上”的限定依然存在。但是，根据原说明书和权利要求书的记载，安装在钢轨接头处外侧的夹板上的方式仅适用于接缝板的情形，其他类型的接缝装置安装在钢轨接头处外侧的夹板上的方式在原说明书和权利要求书中没有记载，也不能直接地、毫无疑义地确定，该处修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合《专利法》第三十三条的规定。专利复审委员会决定：维持国家知识产权局于2009年10月9日对本申请作出的驳回决定。 任某不服并提起行政诉讼，请求撤销第32638号决定。 北京市第一中级人民法院认为：专利复审委员在复审程序中针对任某经修改后的文本进行审查，并在充分考虑其复审意见陈某3后作出第32638号决定，程序并无不当。任某对权利要求1的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第32638号复审请求审查决定。 任某不服，向本院提起上诉，请求撤销原审判决及专利复审委员会第32638号决定。其主要上诉理由为：一、原审法院随意更换审判长，违反程序。二、专利复审委员会违反“审级原则”，根据《专利法》第四十一条规定，“对国知局驳回不服的”，才是复审的审理范围，本案中，复审的理由是“修改超范围”，而国知局的驳回理由是“缺乏创造性”，两者的理由完全不一样，“修改超范围”未经国知局审理，不是国知局驳回的事实和理由，不是复审的审理范围，不能进入复审程序。三、本申请权利要求1的修改未超范围，符合《专利法》第三十三条规定。 专利复审委员会服从原审判决。 本院经审理查明，原审法院查明事实清楚，且有第32638号决定、本申请权利要求书及说明书、当事人陈某3等证据在案佐证，故本院对原审法院查明的事实予以确认。 另查，原审法院分别于2012年9月19日和2012年11月22日两次开庭审理本案，在第一次庭审中任某当庭以承办法官曾某理过其案件为由申请承办法官回避，原审法院在任某回避申请不是法定理由的情况下，为妥善处理好矛盾纠纷主动调整了合议庭人员。在第二次庭审中，原审法院已告之任某合议庭组成人员，并询问其是否申请回避，任某明确答复不申请回避，上述事实有笔录在案佐证。 本院认为：根据本院查明的事实，原审法院在第二次庭审中已向任某告知合议庭人员组成，充分保障了当事人诉讼权利的行使，且任某亦认可合议庭人员组成，因此，任某关于原审法院随意更换审判长，违反程序的上诉理由缺乏事实和法律依据，本院不予支持。 根据《中华人民共和国立法法》第八十四条和国家知识产权局制定的《施行修改后的专利法的过渡办法》之规定，本院应适用2001年《专利法》进行审理。《专利法》第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”。《专利法》第四十一条规定，国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会不仅限于针对驳回决定涉及的内容进行审查，如发现审查文本中存在足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷、驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的，可以依职权进行审查。本案修改超范围的缺陷即属于上述情形之一，且属于复审程序中对文本的修改，专利复审委员会可以依职权审查，任某关于专利复审委员会违反《专利法》第四十一条规定的上诉理由缺乏事实依据，本院不予支持。本案中，任某将原权利要求1中“接缝装置呈板状、条状、块状”修改为“接缝装置包括接缝板、接缝桩、接缝条”，但接缝装置“安装在钢轨接头处外侧的夹板上”的技术特征依然存在，亦即修改后的接缝装置包括接缝板、接缝桩、接缝条都“安装在钢轨接头处外侧的夹板上”。而根据原说明书和权利要求书的记载，安装在钢轨接头处外侧的夹板上的方式仅适用于接缝板的情形，其他类型的接缝装置安装在钢轨接头处外侧的夹板上的方式在原说明书和权利要求书中没有记载，也不能直接地、毫无疑义地确定，因此，该处修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。任某关于本申请符合《专利法》第三十三条规定的上诉理由缺乏依据，本院不予支持。 综上，任某的上诉主张均因缺乏依据不能成立，其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一、二审案件受理费人民币各一百元，均由任某负担（均已交纳）。 本判决为终审判决。 审　判　长　　谢某 代理审判员　　刘某 代理审判员　　袁某 二Ο一三年十月十五日 书　记　员　　崔馨娜 本案法律依据 中华人民共和国立法法 第84条 中华人民共和国专利法(2000修正) 第22条3款 中华人民共和国专利法(2000修正) 第33条 中华人民共和国专利法(2000修正) 第41条 中华人民共和国专利法实施细则(2001) 第60条1款 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 中华人民共和国行政诉讼法 第61条1款1项