甲公司与中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

甲公司与中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2013)高行终字第2171号 上诉人（原审原告）甲公司，住所地美利坚合众国特拉华州。 授权代表约翰·R·莫尔，副总裁兼总顾问。 委托代理人王某。 委托代理人阴亮。 被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地中华人民共和国北京市海淀区某地银谷大厦10-12层。 法定代表人张某，副主任。 委托代理人刘某，该委员会审查员。 委托代理人程某，该委员会审查员。 乙公司（丙公司）因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2013）一中知行初字第1358号行政判决，向本院提起上诉。本院2013年10月31日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2014年7月8日，丁公司的委托代理人阴亮，被上诉人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人程某2本院接受了询问。本案现已审理终结。 北京市第一中级人民法院认定，2006年11月15日，戊公司向中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）提出名称为“作为ERBBI型受体酪氨酸激酶抑制剂用于治疗增殖性疾病的N4-苯基-喹唑啉-4-胺衍生物和相关化合物”的发明专利申请（简称本申请）。2011年1月26日，国家知识产权局原审查部门驳回了本申请。2011年5月10日，戊公司不服驳回决定向专利复审委员会申请复审。2012年8月13日，戊公司修改了权利要求书。2012年11月25日，专利复审委员会作出第47388号复审请求审查决定（简称第47388号决定），认定本申请不符合2000年修正的《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第二十六条第三款的规定，维持了国家知识产权局对本申请作出的驳回决定。 北京市第一中级人民法院认为，本申请说明书中没有针对权利要求1所述的具体化合物客观、清楚地描述具体试验结果，所属领域技术人员无法确定权利要求1请求保护的多种具体化合物是否能够具有激酶抑制活性，更无法推测出所述化合物是否具有所述的多种医药用途，因此本申请说明书未对发明作出清楚、完整的说明，不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。第47388号决定结论正确，应当予以维持。 北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持专利复审委员会作出的第47388号决定。 戊公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销一审判决和第47388号决定，判令专利复审委员会重新作出复审请求审查决定。其上诉理由是：本申请说明书中记载的“本发明的化合物”所表示的含义应当至少涵盖了本申请权利要求1请求保护的特定具体化合物，本申请进行的生物学实施例所用的化合物必然是本申请说明书合成实施例中制备得到的263个化合物。因此，实施例中涉及的263个化合物的用途和效果已经在本申请说明书中充分公开了，而这些化合物即为本申请权利要求1保护的化合物。本申请的说明书对请求保护的化合物的范围和所具有的生物活性给予了清楚的描述，并且还在生物学实施例中记载了与本申请的化合物活性有关的定量数据，本领域技术人员可以清楚的知道本申请所保护的化合物是什么、如何制备这些化合物以及可以实现何种技术效果，因此本申请符合《专利法》第二十六条第三款的规定。 专利复审委员会服从一审判决。 本院经审理查明： 本申请是名称为“作为ERBBI型受体酪氨酸激酶抑制剂用于治疗增殖性疾病的N4-苯基-喹唑啉-4-胺衍生物和相关化合物”的发明专利申请，优先权日为2005年11月15日，申请日为2006年11月15日，申请号为200680050689.2，公开日为2009年1月28日，己公司。 本申请说明书中公开了本申请权利要求1要求保护的通式化合物的结构以及该通式化合物的制备方法，并且在说明书实施例部分提供了一些化合物的具体制备方法。对于化合物的用途和/或使用效果，说明书第[0487]-[0495]段记载了实验结果为“本发明的化合物的IC50从小于1nM到50mM”、“本发明的化合物在这个试验中具有低于1μM的IC50”。本申请说明书中记载了具体的生物学实验方法，对于实验所采用的具体化合物，说明书中笼统说明为“本发明的化合物”，未明确指出是哪一种具体化合物。 2011年1月26日，国家知识产权局原审查部门发出驳回决定，驳回了本申请。理由是说明书公开不充分。2011年5月10日，戊公司不服向专利复审委员会提出复审请求。 2012年8月31日，戊公司提交了意见陈某书，同时修改了权利要求书，修改后的权利要求1请求保护本申请说明书实施例中合成的263个具体的化合物。修改后的权利要求2请求保护包括修改后的权利要求1的化合物和可药用的稀释剂或载体的组合物。修改后的权利要求3请求保护权利要求1的化合物在生产用于治疗哺乳动物的增殖性疾病的药物中的用途。 2012年11月15日，专利复审委员会作出第47388号决定，认为： 对于实验数据“本发明的化合物的IC50从小于1nM到50mM”、“本发明的化合物在这个试验中具有低于1μM的IC50”，说明书并没有记载实验是采用哪个或哪些具体化合物进行的，仅笼统地说明使用“本发明的化合物”，据此，所属领域技术人员无法确定请求保护的哪些具体化合物的IC50或EC50值在上述范围内，从而更无法据此推测出所述通式化合物中的哪些具有所述用途，因此，所述定量结果不能用于证明本申请化合物的用途。在所属领域技术人员根据现有技术无法预测本申请要求保护的化合物具有预期的用途或者技术效果的情况下，尽管说明书中记载了包含这263个具体化合物的式I化合物的有效量，甚至描述了具体的能够用以验证特定活性的实验方法，由于本申请说明书仅笼统地在第88页给出了IC50值的范围，在实验结果描述中没有说明哪些化合物具有所述的IC50值，也没有针对权利要求1所述的具体化合物客观、清楚地描述具体试验结果，所属领域技术人员无法确定权利要求1请求保护的多种具体化合物是否能够具有激酶抑制活性，更无法推测出所述化合物是否具有所述的多种医药用途，而说明书所述通式I包含了大量的化合物，即使针对权利要求1的具体化合物也包含了263个化合物，本领域技术人员无法确认请求保护的哪些化合物的IC50值在上述范围内，也难以知晓其是否是I型受体酪氨酸激酶抑制剂。因此不能认为说明书给出了所述化合物的实际测试结果，即说明书未给出用于证明所述化合物用途和/或预期效果的定性或定量实验数据。因此，本申请说明书公开不充分，不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。 基于上述理由，专利复审委员会作出第47388号决定，维持国家知识产权局于2011年1月26日对本申请作出的驳回决定。 戊公司不服一审判决提起行政诉讼。在本院审理本案过程中，戊公司补充提交了10份证据，其中包括6份公开日在本申请优先权日之前的专利文献，4份非专利文献，用以证明本领域技术人员根据现有技术可以预测本申请要求保护的化合物具有激酶抑制活性。 上述事实，有本申请说明书、驳回决定、复审通知书、修改后的权利要求书、第47388号决定以及当事人陈某等证据在案佐证。 本院认为： 《专利法》第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。 对于要求保护化合物的特定药效的权利要求，如果本领域技术人员根据现有技术对该化合物具有特定药效没有合理怀疑，则说明书可以不记载定性或定量药效实验数据以证明要求保护的化合物具有特定药效；如果本领域技术人员根据现有技术对要求保护的化合物具有特定药效有合理怀疑，则说明书应当记载定性或定量药效实验数据来证明发明人在申请日之前已经确认了要求保护的化合物具有特定药效。 在本领域技术人员根据现有技术无法直接确认要求保护的马库什化合物中至少有一部分化合物具有特定药效的情况下，本领域技术人员可能会对要求保护的马库什化合物中至少有一部分化合物具有特定药效提出合理怀疑。为了满足说明书公开充分的要求，说明书应当记载相应实验数据，使本领域技术人员不会合理怀疑要求保护的马库什化合物中至少有一部分化合物具有特定药效。能够消除本领域技术人员合理怀疑的相应实验数据，应当是足以证明发明人在申请日之前实际上对要求保护的至少一个具体化合物具有特定药效进行了实验确认，并且能够使本领域技术人员事后验证该实验是否真实的实验数据，否则，本领域技术人员可能会合理怀疑发明人在说明书中对药效的记载是并不真实。 在本案中，本发明的名称为“作为ERBBI型受体酪氨酸激酶抑制剂用于治疗增殖性疾病的N4-苯基-喹唑啉-4-胺衍生物和相关化合物”，因此本申请权利要求1要求保护特定药效，本申请说明书应当使本领域技术人员对要求保护的化合物具有激酶抑制作用不会产生合理怀疑。本案的争议焦点在于：本领域技术人员根据现有技术是否会合理怀疑要求保护的化合物具有激酶抑制活性；如果有合理怀疑，说明书对要求保护的化合物具有激酶抑制活性应当公开到什么程度。 庚公司在二审诉讼程序中提交的证据没有在复审和一审诉讼程序中提交，但因上述证据系用于证明现有技术，而审查员应当知晓现有技术，因此上述证据即使不提交，其要证明的技术信息也应当被审查员知晓。因此，上述证据应当在确定本领域技术人员的知识和技能时予以考虑。上述证据没有在复审程序中提交，也应当予以考虑。但是，这些证据并不能证明本领域技术人员可以根据现有技术直接确定本申请权利要求1要求保护的化合物至少有一部分具有激酶抑制活性。因此，本申请说明书对要求保护的化合物的药效公开是否充分，取决于说明书是否记载了相应的药效实验数据。 本申请说明书中的生物学实施例中，没有清楚记载“本发明的化合物的IC50从小于1nM到50mM”、“本发明的化合物在这个试验中具有低于1μM的IC50”的结论是由哪一个或哪些具体化合物得到的，也没有针对要求保护的任何一个具体化合物客观、清楚地描述具体试验过程和结果，因此不能证明发明人在申请日之前确认了要求保护的化合物中至少一个具体化合物具有激酶抑制活性，发明人对要求保护的化合物具有激酶抑制活性作出了创造性的技术贡献，本领域技术人员有合理理由怀疑要求保护的化合物并不具有激酶抑制活性，说明书在说明书中记载的相应药效数据有可能是不真实的，因此，在说明书基础上本领域技术人员不能实现要求保护的技术方案的相应技术效果，本申请说明书对技术效果没有公开充分。专利复审委员会和一审判决认定本申请说明书公开不充分，有事实和法律依据。戊公司上诉主张本申请说明书公开充分，无事实和法律依据，应当不予支持。 综上，第47388号决定和一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应当予以维持。戊公司的上诉主张，无事实和法律依据，本院不予支持。本院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一审案件受理费人民币一百元，甲公司负担（已交纳）；二审案件受理费人民币一百元，甲公司负担（已交纳）。 本判决为终审判决。 审　判　长　　刘　辉 代理审判员　　石某 代理审判员　　陶　钧 二○一四年七月二十一日 书　记　员　　郑皓泽 本案法律依据 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 中华人民共和国行政诉讼法 第61条1款1项 中华人民共和国专利法(1992修正) 第26条3款