康某与国家知识产权局专利复审委员会因发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

康某与国家知识产权局专利复审委员会因发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2014)高行终字第1848号 上诉人（原审原告）康某。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会。 法定代表人张某，副主任。 委托代理人魏某。 委托代理人潘某。 上诉人康某2发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第2663号行政判决，向本院提起上诉。本院2014年6月10日受理后，依法组成合议庭，于2014年8月7日公开开庭进行了审理。上诉人康某，被上诉人国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人魏某、潘某2庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 本案涉及申请号为200810040941.2、名称为“抑制癌基因化合物5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸”的发明专利申请（简称本申请）。2011年11月9日，国家知识产权局以本申请说明书不符合2001年施行的《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十六条第三款的规定为由驳回了本申请。2011年12月7日，康某不服驳回决定，向专利复审委员会提出了复审请求。2013年9月18日，专利复审委员会作出第57413号复审请求审查决定（简称第57413号决定），维持国家知识产权局针对本申请作出的驳回决定。康某不服第57413号决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。 北京市第一中级人民法院认为：本案的争议焦点在于在本申请说明书未提供任何实验证据的情况下，康某所提交的现有技术证据是否能够证明本领域普通技术人员足以预期5-甲基胞嘧啶、5-甲基胞嘧啶脱氧核苷、5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸可以用于癌症的预防、治疗和康复。dna甲基化只是癌症病征的一种表现形式，因此某种物质能够影响dna的甲基化与该物质能够用于癌症治疗之间并不具有必然的联系。现有证据也不足以证明5-甲基胞嘧啶、5-甲基胞嘧啶脱氧核苷、5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸能够提高活体的dna的甲基化水平。即使现有技术能够证明5-甲基胞嘧啶、5-甲基胞嘧啶脱氧核苷、5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸在体内能够降解成脱氧核苷酸，但在现有技术中，脱氧核苷酸作为药物的作用并非为了提高dna甲基化水平从而用于治疗癌症，而是用于防止肿瘤治疗导致的骨髓抑制。康某在本案中所作的推理仅仅是理论上的推论，但对于权利要求所限定的技术方案是否能够预防、治疗和康复癌症尚需要依赖一定的实验数据来支持，由于本申请未提供任何实验数据，仅仅断言其能够治疗癌症是不能令人信服的，因而不能认为其已经满足充分公开的要求从而可以获得专利权的保护。综上，第57413号决定关于本申请不符合专利法第二十六条第三款规定的认定并无不当。 综上，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持专利复审委员会作出的第57413号决定。 康某不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决及第57413号决定。其理由为：本申请说明书中公开了癌症是癌基因过分表达所致，因而抑制癌基因的过分表达是治疗策略，由于基因表达与dna甲基化相关，提高癌基因的甲基化水平，是治疗癌症的新途径。在现有技术中，已经公开了s-腺苷酰-l-甲硫氨酸对hl-60细胞、胃癌细胞的dna甲基化水平的影响，证实了甲基化与基因表达之间的关系，公开了脱氧核苷酸注剂及片剂作为药物的临床应用，以及5-甲基胞嘧啶、5-甲基胞嘧啶脱氧核苷、5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸可以在人体内降解为甲基胞嘧啶。上述事实充分说明，利用富含5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸制剂作为药物，可以提高癌细胞及癌基因甲基化水平，抑制癌基因过分表达，本申请有充分理论和实验依据，效果是可以预测的。因此，本申请符合专利法第二十六条第三款的规定。 专利复审委员会服从原审判决。 经审理查明：本申请是申请日为2008年7月24日，名称为“抑制癌基因化合物5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸”的发明专利申请，其申请号为200810040941.2，申请人为康某，公开日为2009年11月18日。 2011年11月9日，国家知识产权局以本申请说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定为由驳回了本申请。驳回决定所依据的文本为：2008年7月24日提交的说明书第1页，说明书摘要和2009年7月29日提交的权利要求第1项。驳回决定所针对的权利要求书如下： “1.天然存在的，或经人工提取，纯化加工的，或人工合成的，含有5-甲基胞嘧啶，5-甲基胞嘧啶脱氧核苷，5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸的食物或保健品，药物，注剂，应用于癌症预防，治疗，康复。利用5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸，具有保持染色质稳定性，抑制癌基因过分表达的作用。” 康某不服驳回决定，于2011年12月7日向专利复审委员会提出了复审请求，未修改申请文件，但提交了如下附件： 附件1：白坚石等，“s-腺苷酰l-甲硫氨酸（sam）对hl260细胞dna甲基化酶活力和甲基化水平的影响”，中国生物化学与分子生物学报，第17卷第2期，第155－159页，2001年4月，复印件5页及其译文7页； 附件2：康某在申请实质审查时曾提交过的参考文献，包括《癌症的表观遗传学》等6篇文献或报告； 附件3：康某在答复第一次审查通知书时所提交的附件，包括《甲公司5-甲基胞嘧啶产品网页》等8篇文献或产品说明书。 经形式审查合格，专利复审委员会依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门进行了前置审查，坚持驳回决定的意见。随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理。 2013年7月1日，专利复审委员会向康某发出《复审通知书》。 2013年7月18日，康某提交了意见陈某书，并提供了以下附件4-5（编号续前）： 附件4：kwongkwokw等，“pcrwith5-methyl-dctpreplacingdctp”，nucleicacidsresearch，第19卷，第5期，第1081－1082页，1991年，及其中译文复印件共2页； 附件5：robinh等，“evidenceforgenesilencingbyendogenousdnamethylation”，proc.natl.acad.sci.，第95卷，第8727－8732页，1998年7月，及其中译文复印件共2页。 2013年9月18日，专利复审委员会作出第57413号决定，认定： 一、审查文本的认定 第57413号决定所针对的文本同驳回决定针对文本。 二、关于专利法第二十六条第三款 本申请请求保护天然存在的，或经人工提取，纯化加工的，或人工合成的，含有5-甲基胞嘧啶，5-甲基胞嘧啶脱氧核苷，5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸的食物或保健品，药物，注剂，应用于癌症预防，治疗，康复。利用5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸，具有保持染色质稳定性，抑制癌基因过分表达的作用。说明书记载：“1.利用植物细胞中5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸补充癌症病人，提高病人癌基因甲基化水平，抑制癌基因过分表达，……，达到缓和病程，并有利康复。2.防止正常细胞，dna低甲基化，有防癌作用”。由此可见，本申请涉及含有5-甲基胞嘧啶（脱氧核苷／脱氧核苷酸）等的组合物（即食物或保健品，药物，注剂），所要解决的技术问题是：提供该组合物应用于癌症预防，治疗，康复。 由于现有技术中无证据证明含有5-甲基胞嘧啶（脱氧核苷／脱氧核苷酸）等的组合物可用于预防（治疗、康复）癌症，因此，对于本领域技术人员而言，该组合物是否能够达到预防、治疗和康复癌症的技术效果是无法预期的。参见《审查指南》第二部分第十章3.1节对化学产品发明的充分公开的要求，对化学产品，应当完整地公开该产品的用途和／或使用效果：如果所属技术领域的技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述用途和／或使用效果，则说明书中还应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明发明的技术方案可以实现所述用途和／或达到预期效果的定性或者定量实验数据。而本申请说明书中未提供任何实验数据证实，含有5-甲基胞嘧啶（脱氧核苷／脱氧核苷酸）等的组合物确实能够实现预防、治疗和康复癌症的技术效果。因此，在没有药效数据证实该组合物的治疗效果的情况下，本领域技术人员结合现有技术，无法预测该组合物的效果，本申请未对发明作出清楚、完整的说明，致使本领域技术人员不能实现该发明，本申请不符合专利法第二十六条第三款的规定。 三、对康某相关意见的评述 对于康某针对复审通知书的意见，专利复审委员会认为：（1）尽管现有技术对于5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸的体内降解途径有所研究，但是本领域并不清楚5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸的何种代谢产物、在机体的哪个部位、以何种方式能影响癌基因的表达或癌细胞的增殖，本申请说明书对此也未明确记载并加以验证。（2）康某强调“外源5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸可参与癌细胞dna复制，从而提高癌细胞甲基化水平，抑制癌基因及抗药基因过分表达”，但是，首先，5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸通过口服、注射等途径进入人体后，由于降解作用，其是否依然以活性物质的结构存在并不清楚；其次，以口服、注射等途径进入人体的脱氧核苷酸是否能够如康某所述“参与细胞dna复制”也并不明确，例如尚无证据表明康某所述“市售脱氧核苷酸针剂、片剂以及添加核苷酸的奶粉”的功效是通过外源脱氧核苷酸参与细胞dna复制而产生的，而附件4涉及使用5-甲基-胞嘧啶脱氧核苷三磷酸取代胞嘧啶脱氧核苷三磷酸进行pcr，其结论为：5-甲基胞嘧啶碱基与鸟嘌呤的亲和作用，比胞嘧啶碱基强，甲基化的dna更稳定（参见其译文第2－3行）；附件5涉及内源dna甲基化导致的基因沉默，其验证了一种假设：基因沉默可以因为吸收5-甲基胞嘧啶脱氧核苷一磷酸（5-methyl-dcmp）经二磷和三磷核苷酸，聚合到dna（参见其译文第2－3行），以上附件仅涉及体外pcr实验或细胞培养实验，其实验内容均未涉及通过口服、注射等途径进入人体后，5-甲基胞嘧啶（脱氧核苷／脱氧核苷酸）在人体内的活性功能，其实验结论更无法证明含有5-甲基胞嘧啶（脱氧核苷／脱氧核苷酸）等的组合物确实能够实现预防、治疗和康复癌症的技术效果。因此，康某的意见陈某不具备说服力。 基于上述理由，专利复审委员会决定，维持国家知识产权局于2011年11月9日针对本申请作出的驳回决定。 在本案一审诉讼程序中，康某补充提交了如下证据： 证据1：彭海卿，“脱氧核苷酸注射液”，天津医学，1973年第6期； 证据2：袁福男，“脱氧核苷酸钠片通过论证”，上海医学，1991年第8期； 证据3：《生物化学》（下册），北京大学出版社2002年9月版，第389-390页，第407-408页； 证据4：hilarya.roltonandhamishm.keir，胞嘧啶脱氧核苷酸脱氨酶，英文原文及部分中文翻译。 康某以上述证据证明脱氧核苷酸注射剂及片剂在临床上广泛运用，5-甲基胞嘧啶等物质在人体中的降解机理及外源脱氧核苷酸参与细胞dna半保留复制等。经本院审查，上述证据中提到脱氧核苷酸作为药物的作用是防止肿瘤治疗导致的骨髓抑制。 上述事实，有第57413号决定书、本申请本文、康某在行政程序中提交的证据和在诉讼程序中补充提交的证据以及当事人陈某等证据在案佐证。 本院认为：本案的争议焦点在于本申请是否符合专利法第二十六条第三款的规定。专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。要求保护的发明为化学产品本身的，说明书中应当记载化学产品的确认、制备以及用途和／或效果。如果所属技术领域的技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述用途和／或效果，则说明书中还应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明发明的技术方案可以解决预期要解决的技术问题或者达到预期技术效果的定性或者定量实验数据。 本申请请求保护天然存在的，或经人工提取，纯化加工的，或人工合成的，含有5-甲基胞嘧啶，5-甲基胞嘧啶脱氧核苷，5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸的食物或保健品，药物，注剂，应用于癌症预防，治疗，康复。利用5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸，具有保持染色质稳定性，抑制癌基因过分表达的作用。说明书记载：“1.利用植物细胞中5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸补充癌症病人，提高病人癌基因甲基化水平，抑制癌基因过分表达，……，达到缓和病程，并有利康复。2.防止正常细胞，dna低甲基化，有防癌作用”。由此可见，本申请涉及含有5-甲基胞嘧啶（脱氧核苷／脱氧核苷酸）等的组合物（即食物或保健品，药物，注剂），所要解决的技术问题是：提供该组合物应用于癌症预防，治疗，康复。 由于现有技术中无证据证明含有5-甲基胞嘧啶（脱氧核苷／脱氧核苷酸）等的组合物可用于预防（治疗、康复）癌症，因此，对于本领域技术人员而言，该组合物是否能够达到预防、治疗和康复癌症的技术效果是无法预期的。dna甲基化只是癌症病征的一种表现形式，因此某种物质能够影响dna的甲基化与该物质能够用于癌症治疗之间并不具有必然的联系。现有证据也不足以证明5-甲基胞嘧啶、5-甲基胞嘧啶脱氧核苷、5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸能够提高活体的dna的甲基化水平。即使现有技术能够证明5-甲基胞嘧啶、5-甲基胞嘧啶脱氧核苷、5-甲基胞嘧啶脱氧核苷酸在体内能够降解成脱氧核苷酸，但在现有技术中，脱氧核苷酸作为药物的作用并非为了提高dna甲基化水平从而用于治疗癌症，而是用于防止肿瘤治疗导致的骨髓抑制。本申请说明书中未提供任何实验数据证实，含有5-甲基胞嘧啶（脱氧核苷／脱氧核苷酸）等的组合物确实能够实现预防、治疗和康复癌症的技术效果。因此，在没有药效数据证实该组合物的治疗效果的情况下，本领域技术人员结合现有技术，无法预测该组合物的效果，本申请未对发明作出清楚、完整的说明，致使本领域技术人员不能实现该发明，因此，本申请不符合专利法第二十六条第三款规定的认定。原审判决及第57413号决定对此认定正确。康某关于本申请符合专利法第二十六条第三款规定的上诉主张不能成立，本院不予支持。 综上所述，原审判决及第57413号决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法。康某的上诉理由不能成立，对其上诉请求本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一、二审案件受理费各一百元，均由康某负担（均已交纳）。 本判决为终审判决。 审　判　长　　岑宏宇 审　判　员　　刘庆辉 代理审判员　　焦　彦 二〇一四年九月十日 书　记　员　　张见秋 书　记　员　　孙鑫鑫 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2000修正) 第26条3款 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 中华人民共和国行政诉讼法 第61条1款1项