甲公司与赵金全等商标权侵权纠纷上诉案——商标合理使用的判断标准

甲公司与赵某等商标权侵权纠纷上诉案 ——商标合理使用的判断标准 【案号】（2005）朝民初字第17930号；（2006）二中民终字第07218号 【案情】 原告：甲公司（以下简称甲公司） 被告：赵某 被告：乙公司（以下简称乙公司） 被告：丙公司（以下简称丙公司） 甲公司诉称：丁公司（以下简称丁公司）受让了“银杏及银杏叶图”注册商标（以下简称癸公司），成为该商标的专有权人。2005年4月，我公司在北京市朝阳区发现了一批仿冒癸公司的啤酒，经举报，工商行政部门进行了查处扣押。其后，我公戊公司购进的、乙公司生产的银杏啤酒。乙公司生产的银杏啤酒瓶贴及包装箱使用的“银杏”己公司对癸公司享有的专用权，赵某的销售、庚公司辛公司的商标权。故诉至法院，请求判令赵某、乙公司丙公司停止侵权、赔礼道歉，连带赔偿经济损失200万元。 赵某未答辩。 乙公司辩称：第一，银杏是银杏啤酒的一种原料，我公司使用“银杏”字样是为了表明具体的啤酒种类和啤酒中含有银杏这种原料。第二，银杏啤酒已成为以银杏为原料制作的啤酒的通用名称，我公司使用该名称系合理使用。第三，甲公司的癸公司违反了有关商标法律法规的规定，我公司已申请国家商标评审委员会撤销该商标。第四，我公司对涉案标识享有外观设计专利权，两种权利相冲突时，应该中止本案的审理。综上，甲公司的诉讼请求没有事实和法律依据，请求驳回其诉讼请求。 丙公司辩称：乙公司使用银杏标识属于合理使用，我方作为销售者，销售涉案啤酒有合法来源，不应承担赔偿责任。请求法院驳回原告的诉讼请求。 法院经审理查明： 2000年5月28日，丁公司在第32类商品啤酒上注册了第1403077号癸公司，有效期至2010年5月27日。该商标由圆圈内的“银杏”文字及一片银杏叶图组成。2001年1月14日，丁公司将癸公司转让给青岛啤酒（滕州）壬公司。2004年5月7日，青岛啤酒（滕州）壬公司癸公司。在受让癸公司后，甲公司子公司青岛啤酒（扬州）壬公司（以下简称青啤扬州公司）用于啤酒生产。 乙公司成立于1999年1月5日，经营范围是生产啤酒、饮料、丑公司生产的产品。2000年2月，该公司发布了生产银杏啤酒的企业标准，并在当地技术监督局备案。寅公司不能就该备案中所使用的瓶贴图样进行举证。卯公司的企业网站上宣传称啤酒年生产能力12万吨，产品共18种，其中包括银杏啤酒、金质银杏啤酒和三泰银杏啤酒。2004年4月29日，华狮啤酒对银杏啤酒瓶贴的图样申请了外观设计专利，2005年2月16日获得了国家知识产权局的授权。辰公司生产的银杏啤酒包装纸箱图案用于纸箱两侧，另两侧标有“银杏啤酒”字样。 2005年4月15日，巳公司午公司生产的银杏啤酒30箱，丙公司出具了销售发票。2005年5月12日，未公司政管理局朝阳分局以侵犯商标权为由对赵某进行了行政处罚，没收啤酒29箱，罚款1000元。庭审中，乙公司丙公司均申公司。 【审判】 北京市朝阳区人民法院经审理认为，甲公司是癸公司的专用权人，其对该商标在啤酒类商品上享有的专用权应受法律保护。乙公司在其生产的银杏啤酒瓶贴上使用“银杏啤酒”是作为商品名称来使用。按照我国商标法实施条例第四十九条的规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。将银杏提取物作为啤酒中的一种原料生产的啤酒，是一种有别于传统啤酒的新品种。为了描述这种含有银杏成份的产品，可以将这种产品称为银杏啤酒。但是，在已有他人享有癸公司专用权的情况下，这种使用就应当满足以下条件才能构成合理使用：第一，只是为了描述自己的产品；第二，这种使用是善意的、合理的；第三，应当是描述性的使用，而非商标意义上的使用。本案中，乙公司为了向消费者介绍、推销、说明其生产的啤酒中含有银杏原料，完全可以通过在瓶贴配料表上标注或者在广告、宣传中说明等方式来描述其啤酒含有银杏成份，寅公司涉案的使用行为系突出使用“银杏”文字的行为，已经超出了将“银杏啤酒”作为商品名称来描述产品原料的合理范畴，酉公司使用“银杏”文字的方式应当有所限制，要在合理、正当的范围内做描述性的使用，否则就戌公司的诉讼请求。亥公司还辩称银杏啤酒是该类产品的通用名称，寅公司并未举证证明银杏啤酒已经成为对含有银杏提取物的此类啤酒的通用名称，因此，甲23公司的上述答辩意见不予采纳。 从上述可以得知，乙公司对“银杏”文字的使用是商标意义上的使用行为。根据我国商标法及其实施条例的规定，在同一种或类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于侵犯注册商标专用权的行为。甲公司的银杏乙24公司被控侵权的商品均是啤酒，属同一种商品。丙25公司用于啤酒瓶贴上的文字“银杏”及银杏叶图形是否相同或近似的问题，法院认为，甲公司的癸公司由在上的一片银杏叶图形、在下的“银杏”文字以及外面的圆圈组合而成。一般而言，组合商标的某一部分应在消费者的总体印象中占主导地位。癸公司中文字“银杏”的印象就超过图形，因此，甲公司的癸公司中的主体部分应该是“银杏”两个字，其次是银杏叶图形，再次是外面的圆圈。丁26公司在被控侵权啤酒包装的瓶贴与整箱包装中最突出的部分是“银杏”文字，其次是银杏叶图形，而其自有商标三泰只出现在瓶贴及商品包装不显著的位置。被控侵权商品上的“银杏”文字，甲公司的癸公司中的“银杏”文字相比，二者的读音、含义完全相同，外观相似。在此前提下，乙公司使用的银杏叶图形与“银杏”文字组合，甲公司的癸公司组成元素相同，构成近似。基于上述因素，乙公司将“银杏”文字与银杏叶图形组合使用在其生产的啤酒瓶贴及外包装的最显著部分，消费者在购买啤酒类的商品时首先看到的就是“银杏”文字与银杏叶图形，容易造成相关公众的混淆。 甲23公司提出其使用涉案瓶贴早于癸公司注册，戊27公司不能就上述答辩内容进行举证，对此答辩意见法院不予采纳。乙公司还辩称使用“银杏”文字及银杏叶图形是合理使用自己外观设计专利的行为。依据专利法规定，授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表或者国内公开使用的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。癸公司注册日为2000年5月28日，己28公司的外观设计专利申请日，即2004年4月29日，庚29公司不辛30公司的合法在先权利。对该答辩意见，法院同样不予采纳。 综上，乙公司壬31公司享有的癸公司专用权，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。 癸32公司作为销售者，均具有合法进货手续，子33公司生产的银杏啤酒是侵权商品，故只需停止销售行为，不承担赔偿责任。 甲公司丑34公司赔偿200万元的主张，法院认为该数额过高，并无充分依据，故不予采纳。法院参考乙公司网站宣传中的年产量、生产啤酒的种类以及一种商品中商标所占利润的大小，寅35公司癸公司的知名度，乙公司的主观过错程度、侵权情节、卯36公司生产涉案银杏啤酒的数量、时间等因素酌情确定赔偿数额。 北京市朝阳区人民法院依据商标法第五十二条第（五）项、第五十六条第二款，商标法实施条例第五十条第（一）项，民事诉讼法第一百三十条之规定，判决：一、乙公司立即停止生产、销售带有涉案侵权内容的瓶贴、包装箱的啤酒；二、乙公司于判辰37公司经济损失15万元；三、巳38公司生产的带有涉案侵权内容的瓶贴、包装箱的啤酒；四、丙公司午39公司生产的带有涉案侵权内容的瓶贴、包装箱的啤酒；五、未40公司的其他诉讼请求。 宣判后，乙公司不服一审判决，上诉至北京市第二中级人民法院。北京市第二中级人民法院经审理认为乙公司的上诉理由不成立，依照民事诉讼法第一百五十三条第一款第（一）项，商标法第五十一条、第五十二条第（五）项、第五十六条，商标法实施条例第四十九条、第五十条第（一）项，民法通则第一百三十四条第一款第（一）项、第（七）项的规定，判决驳回上诉，维持原判。 【评析】 申41公司在被控侵权产品上使用涉案标识是否属于正当使用，酉42公司对癸公司的专用权。 一、观点分歧 一种观点认为，涉案的癸公司属于显著性较差的商标，尤其“银杏”属于描述性词汇，因此，商标权人对该商标的使用应当受到一定程度的限制。被控侵权的产品以银杏为原料，乙公司使用“银杏”字样作为啤酒名称，正是为了表明啤酒所使用的原料和突出啤酒的特点，乙公司的使用行为属于合理使用，不构成对原告商标权的侵犯。 另一种观点认为，尽管原告的商标显著性较弱，但是一经注册，原告即取得了对该商标的专有使用权，任何人未经许可均不得在相同商品或者类似商品上使用。戌43公司在啤酒瓶贴及包装箱上使用“银杏”文字和银杏叶图只是为了向消费者说明其啤酒中包含银杏成分，其可以采取多种方式来进行，如在广告语或啤酒瓶贴配料表中均可以进行说明。乙公司在他人已经注册癸公司的情况下，在商品名称中突出使用他人注册商标，已经超过了合理使用的范畴，侵犯了原告的商标权。 因此，正确裁判本案的前提是准确把握商标合理使用的判断标准。 二、商标合理使用的判断标准 商标专用权是权利人在核定的商品上专有使用其注册商标，并禁止他人未经其许可在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的标志的权利。商标权在本质上是一种排他性的权利，但这并不意味着商标权人可以取得对商标构成要素的垄断，尤其对于那些显著性较弱的描述性商标更是如此。因为除了臆造商标属于商标注册人独创外，普通的词汇或图形尤其是描述性词汇是属于公有领域的，商标权人不能排斥他人的正当使用。20世纪90年代以来，为了平衡商标权人与社会公众的利益，许多国家都在立法中对商标权的行使和保护给予一定程度的限制，先后在商标法上确立了商标合理使用制度。TRIPS协议也肯定了对商标权的适当限制，该协议第17条规定，成员可规定对授予的商标权规定有限的例外，诸如对说明性词汇的正当使用，只要这种例外考虑到了商标所有人和第三人的合法利益。 目前，我国商标法实施条例对于商标的合理使用也作出了规定。该条例第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。” 商标合理使用制度的本质在于平衡商标权利人和社会公众的利益，在赋予权利人商标专用权的同时，对其商标权进行一定的限制，以防止其滥用权利。但是，这种限制的范围应当是有限的，对合理使用的标准也应当严格把握。因为，在现代社会，商标的功能不仅仅局限于标示商品的出处，商标作为一种无形资产，其价值与日俱增，商标日渐作为企业信誉的象征。可以说，随着竞争的日益激烈，商标与企业的经济利益联系愈发紧密。与著作权、专利的一次性投入相比，商标需要企业持续的开发和投入。因此，各国法律虽然均对商标权进行了一定的限制，允许合理使用商标的标识，但是对于合理使用的范围都严格控制，判断的标准也都比较严格。 虽然我国商标法实施条例也确立了商标合理使用制度，但是由于该条款只是进行了一种列举式的规定，没有也不可能穷尽所有的合理使用商标标识的情况。而司法实践中遇到的情况复杂多样，由于缺乏统一的判断标准，以致不同法官对案件中出现的新情况、新问题分歧很大。 本案中，法院首先对于乙公司的使用行为是否属于合理使用进行了认定，并明确了判断合理使用的三个标准。 事实上，在商标法实施条例颁布之前，亥44公司政管理总局已经初步提出了商标正当使用的判断标准。该局1999年在《关于商标行政执法中若干问题的意见》（现已失效）中指出：下列使用与注册商标相同或者近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为：善意地使用自己的名称或者地址；善意地说明商品或者服务的属性，尤其是说明商品或者服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。随着商标法实施条例的施行，实践中涉及正当使用判断的案件越来越多，多数被控侵权人也往往以此来进行抗辩。北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（以下简称《解答》）明确了商标正当使用的构成要件。根据《解答》第26条的规定，构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件：（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。 本案中，法院即采用了《解答》确立的判断标准。正确适用该标准，关键是要正确界定善意和描述性使用的内涵。描述性使用，又称叙述性使用，是对使用方式的限定，即使用他人注册商标只能是为了说明或者描述自己的商品。“对商标的叙述性使用的实质在于，构成该商标的词汇本来是一种叙述性词汇，一般人并不会认为它是一个标识，只是经过长期使用，该商标取得一种事实上的区别作用，或者说取得一种不同于其本来含义的‘第二含义’，最终才能被运行注册。”由于描述性词汇并非由商标权利人所独创，而是属于公有领域，商标权利人无权禁止他人正当使用。但是，当某一描述性词汇经过使用取得显著性并被注册为商标的情况下，他人对该词汇的使用只能是描述性的使用，否则就会造成混淆，构成对他人商标权的侵犯。判断是否属于描述性使用，应看使用者使用的是否是该描述性词汇的第一含义。善意是对使用人主观上的要求。对于善意的界定，需要通过分析被控侵权人的使用方式以判断其使用他人注册商标的目的。如果被控侵权人仅仅是使用描述性词汇的第一含义，用于表示该类商品的通用名称、主要原料、性能或品质等，就应当认定其主观上存在善意；如果使用者将他人注册商标突出使用，意在混淆自己的商品和商标权利人的商品，那么就应当认定其主观上存在恶意。在判断被控侵权人是否善意时，还应该考虑其使用行为是否符合诚实信用原则和通常的商业惯例。 在文字与图形构成的组合商标中，文字作为可呼叫部分，更容易给消费者留下印象，故属于商标的主要识别部分。乙公司将“银杏”二字作为产品名称突出使用，使得消费者在购买该商品时最易辨认和记忆的也是“银杏”二字，客观上使该文字起到了识别作用。因此，乙公司对“银杏”二字的使用不属于描述性使用，而是商标意义上的使用，客观上会造成相关消费者的混淆。甲45公司称上述使用方式是为了向消费者介绍、推销、说明啤酒中含有银杏原料，但是银杏并不是该啤酒的主要原料，只是一种所占比例很低的配料。按照商业习惯，对啤酒配料的说明一般在瓶贴配料表上予以标注，还可以通过广告宣传、产品说明等叙述性方式予以介绍。可见，乙公司使用涉案标识的方式既不符合商标法实施条例中规定的情形，也不符合通常的商业惯例，而且其产品上的“银杏”两字明显大于其自有商标和其他文字，足以认定其在主观上存在将涉案标识作为商标使用、造成消费者混淆之故意。因此，乙公司的使用行为不属于对涉案商标的合理使用，构成对原告商标权的侵犯。 文/苏志甫 （作者单位：北京市朝阳区人民法院） 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 中华人民共和国民法通则(2009修正) 第134条1款1项 中华人民共和国民法通则(2009修正) 第134条1款7项 亥44公司政管理局关于商标行政执法中若干问题的意见[失效] 中华人民共和国商标法(2001修正) 第51条 中华人民共和国商标法(2001修正) 第52条1款5项 中华人民共和国商标法(2001修正) 第56条2款 中华人民共和国商标法实施条例 第49条 更多