甲公司等确认不侵害专利权纠纷案

甲公司等确认不侵害专利权纠纷案 盐城市中级人民法院 民事判决书 (2012)盐知民初字第0247号 原告徐某。 委托代理人张某。 委托代理人董某。 乙公司。 被告孙某。 两被告共同委托代理人丁某。 丙公司（丁公司）、孙某确认不侵害专利权纠纷一案，本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理，原告徐某及其委托代理人张某、董某，戊公司的法定代表人张某2、被告孙某的委托代理人丁某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告诉称，2004年11月，被告孙某、张某3、***亭等人（甲方）与原告徐某（乙方）签订一份《企业转让协议书》，合同约定，孙某、张某3、***己公司转让给徐某，同时徐某获得甲方双排梳齿形开合线圈轮对磁粉探伤机专利号为ZL200310112725.1的专利永久使用权。2012年5月，戊公司向南宁铁路局设备交易所致函声明原告没有该项专利权技术合法使用权，南宁铁路局设备交易所在收到此函后取消了原告的中标资格。2012年7月，庚公司的律师函，辛公司，认为原告使用该专利技术和销售依据该专利技术获得的产品的行为对“专利权人”构成了严重侵权。原告系涉案专利的使用权人，受法律保护。《企业转让协议书》已约定，原告享有涉案专利的永久使用权。即使被告孙某转让该项专利权，原告对该专利仍然享有合法使用权。某律师事务所向原告客户发律师函的行为，已经对原告的正常经营活动和商业信誉造成了严重的负面影响。请求法院判决：1、确认原告生产、销售双排梳齿形开合线圈轮对磁粉壬公司的ZL200310112725.1发明专利权；2、两被告共同赔偿原告损失合理费用40000元；3、诉讼费用由两被告承担。 原告为证明其主张，向本院提供了以下证据： 证据1、原告身份证； 证据2、营业执照； 证据1、2证明原告主体资格； 证据3、发明专利证书，证明ZL200310112725.1发明专利权人是被告孙某； 证据4、实用新型专利证书，证明ZL200320123209.4实用新型专利权人是被告孙某，发明专利与实用新型专利是同一技术方案，按照《企业转让协议书》约定，不论哪一项专利，均应授权原告使用； 证据5、《企业转让协议书》及付款证明，证明原告与被告孙某等人于2004年癸公司企业转让事宜达成协议，原告依约拥有原企业现有资产，包括本案诉争的双排梳齿形开合线圈轮对磁粉探伤机的技术专利永久使用权，付款手续证明协议已经履行完毕； 证据6、2009年4月至5月，原告与被告孙某两次邮件记录，证明内容是2009年4月14日，孙某再次确认原告有涉案专利的使用权。同年5月18日的聊天记录证实原告将获悉的侵权资料发给被告。被告将发明专利和权利要求书发给原告，并让原告咨询科技局的陈秀兰科长，看如何启动法律程序。两次聊天记录均证明原告自始享有发明专利使用权； 证据7：某律师事务所的律师函，子公司于2012年5月至8月，某律师事务所的律师向某单位发了律师函，要求相关客户立即停止与原告的合作，给原告造成极坏影响。收到律师函的单位为郑州铁路局车辆处设备科、西安铁路局安康技术科、西安铁路局西安东车辆段、上海铁路局招标办、沈阳铁路局车辆处设备科，呼和浩特铁路局车辆段和招标处（两份）、南宁铁路局、北京铁路局车辆处设备科、天津车辆段技术科； 证据8、投标澄清函，原告于2012年5月12日向南宁铁路局设备交易所发了澄清函，声明原告有涉案专利使用权，要求参与投标； 证据9、原告律师函，原告要求被告孙某向相关客户作出澄清，消除影响； 证据10、原告声明函及证人证言，证明原告单某卫科长（证人）于2012年7丑公司当面送达要求其停止侵权的声明函，戊公司拒收。后来也拒收了原告发的特快专递； 证据11、实用新型专利说明书，证明涉案实用新型专利和发明专利是一项技术； 证据12、律师费发票10000元，调查取证费30000元无票据，证明原告为本案支出的合理费用。 戊公司答辩称，1、在订立专利权转让条款时，孙某尚未取得实用新型专利权。孙某被授予实用新型专利权后，双方没有向国家知识产权局申请登记，所以2004年11月签订的《企业转让协议》中约定的专利权转让条款无效。2、由于原告未按规定缴纳年费，又因孙某于2007年11月15日书面声明放弃实用新型专利权，故《企业转让协议》中涉及的转让专利权现已终止。3、寅公司从未将原告用于投标的双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机专利权许可原告使用。4、寅公司目前拥有的是双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机发明专利，不是《企业转让协议书》中约定的实用新型专利。卯公司拥有的发明专利权，辰公司造成损害，寅公司将另行主张权利，请求驳回原告诉讼请求。 被告孙某答辩称，1、因原告只缴纳了双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机实用新型专利的2005年和2006年两年的年费，到了2007年原告以该技术没有市场为由，拒绝继续缴纳年费，我只有公告放弃了实用新型专利。所以，由于原告直接违约和主动放弃，从2006年12月21日起，原告与这一专利技术已经毫无瓜葛。2、实用新型专利由于原告不缴费原因被迫注销后，本人蒙受巨大损失，决定改进设计，提高技术含量，重新开始这一课题的发明专利申报工作。2008年8月13日，国家知识产权局授予该项目发明专利证书，此专利无论在技术等级和法律保护等级上与给原告使用的专利是两码事。原告盗用本人发明专利，生产销售产品，牟取非法利益，侵害了本人的权益。请求法院公正处理。 为证明其主张，二被告提供了以下证据： 证据1、专利申请受理通知书，证明2003年12月23日国家知识产权局对孙某的双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机实用新型专利申请予以受理； 证据2、《企业转让协议书》一份，证明原告与孙某等四人订立的协议中涉及到专利使用权及年费缴纳问题，因专利转让后未依法向专利行政部门进行登记，故转让无效； 证据3、实用新型专利证书，证明实用新型专利专利号为ZL200320123209.4，与发明专利不是同一个专利； 证据4、手续合格通知书，证明因原告没有缴纳年费，孙某于2007年11月15日书面声明放弃实用新型专利权，2008年7月25日，知识产权局向孙某作出的手续合格通知书； 证据5、授予发明专利权通知书，证明2007年8月3日至2008年3月28日，孙某先后三次向国家知识产权局提交申请发明专利意见陈述书，并通过了审查； 证据6、发明专利证书，证明该发明专利与实用新型专利不一致； 证据7、专利转让合同，证明被告孙某于2009年1月1巳公司； 证据8、手续合格通知书，证明上述专利转让行为生效； 证据9和10、2008年6月至今年费缴纳凭证，证明上述发明专利转让行为生效。 二被告对原告证据的质证意见为：对证据1、2真实性、合法性、关联性均无异议。对证据3、4的真实性无异议，关联性有异议，实用新型的技术方案与发明技术方案是不同的，法律保护等级不同。发明专利是2008年被告孙某重新向国家专利局申请的，两个专利均未授权原告使用。对证据5的真实性无异议，合法性有异议，因为转让专利需要通过登记和公告方才生效。对证据6的真实性有异议，没有我方当事人的签名，来源不明。对证据7真实性无异议，是发给相关业主、设计院场、物资局和招标中心的，不是发给原告的。对证据8、9、10的真实性不予认可，因为是原告发的函，被告没收到，也不清楚。对证据11真实性无异议，关联性有异议，不能证明孙某许可原告使用该实用新型专利。对证据12律师费发票真实性无异议，关联性有异议。 原告对被告证据的质证意见为：对证据1真实性无异议。对证据2的真实性无异议，转让协议中双方约定了永久使用权，但没有约定年费的支付方式和期限，原告有2005年到2008年共四年的年费收据，2008年以后因交费地点转至盐城，原告将现金交孙某后，由孙某去交纳费用。对证据3、4真实性无异议，证明目的有异议，实用新型专利是被告于2007年11月15日主动放弃的，与是否缴纳年费无关。对证据5的真实性无异议，说明发明专利的权利要求与实用新型的权利要求相比没有实质性的变化。对证据6的真实性、合法性、关联性均无异议。原告认为发明专利和实用新型专利的技术方案是一致的。对证据7的真实性无异议。证明目的有异议，两被告有恶意串通嫌疑，被告孙某隐瞒了已经许可原告使用该专利的事实。对证据8、9、10的真实性无异议，证明目的不予认可。 本院向国家知识产权局调取了专利号为ZL200320123209.4实用新型专利说明书和专利号为ZL200310112725.1发明专利说明书，两份权利要求书及附图内容一致。原告对法院调取的两份说明书真实性、合法性、关联性均无异议，认为两份专利的申请时间均为2003年12月20日，且发明名称一致，当时申请人即专利权人均为孙某，两份专利权利要求书中独立权利要求1相一致，附图也一致，故法院调取的两份证据体现了ZL200320123209.4实用新型专利和ZL200310112725.1发明专利技术方案一致。被告质证认为，对法院调取的证据的真实性、合法性无异议，但不能说明系同一专利。 综合当事人举证、质证及本院调查的证据，本院对当事人证据认证如下：对原告证据6的真实性不予认定，其余证据的真实性、合法性、关联性均予认定，能够证明原告的主体资格及专利技术被授予使用的事实。对被告证据的真实性均予认定，对证据2、3、4、6的证明目的不予认定，本院调取的证据证明双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机实用新型专利与发明专利是同一技术。 本案争议焦点：1、双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机实用新型专利与发明专利是否同一技术；2、原告是否享有双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机发明专利的使用权。 本院经审理查明：午公司所长。2003年12月20日，孙某向国家知识产权局申请双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机实用新型专利和发明专利，国家知识产权局予以受理。2004年11月24日，孙某、张某3、***亭等人（甲方）与徐某（乙方）签订一份《企业转让协议书》，合同约定，一、孙某、张某3、***己公司转让给徐某，主要有以下资产：（一）、有关磁粉探伤机现有的科研资质，包括法人企业登记名称、法人企业营业执照等与企业资质相关的现有文件资料；（二）、已有的磁粉探伤机销售商路；（三）、现有生产设备等；（八）、主打磁粉探伤机产品的全部已有机械制图；（九）、“双排梳齿形开合线圈轮对磁粉探伤机”技术专利永久使用权，徐某支付维持专利的年费（前三年为独家使用，三年期满后，甲方可以在国内另行转让，但不超过两家）。二、转让价为人民币48万元。三、付款方式及时间。四、五条款为双方的义务。六、违约责任，双方必须严格履行协议条款，违约方造成对方损失的，赔偿对方经济损失，另加违约金10万元。七、本协议一经双方签字，即具有法律效力。协议签订后，原告徐某于2006年1月18日前分期支付了全部转让款。 2005年1月12日，国家知识产权局授予孙某双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机实用新型专利权，专利号为ZL200320123209.4，授权公告号CN2670943Y。 2007年7月，孙某再次向国家知识产权局申请双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机发明专利，审查员在第一次审查意见通知书中提出:审查员检索到一篇与本申请同样的实用新型（授权公告号为CN2670943Y），该实用新型的权利要求1-4与本申请目前的权利要求1-4完全相同。根据专利法实施细则的规定，同样的发明创造只能被授予一项专利，届时申请人应该对上述授权的实用新型和本申请进行选择。2007年11月15日，孙某向国家知识产权局提交放弃实用新型专利权的声明，2008年7月14日，国家知识产权局准予孙某放弃实用新型专利，并予以公告。2008年8月13日，国家知识产权局授予孙某双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机发明专利权，专利号为ZL200310112725.1，专利申请日为2003年12月20日。 后孙某将涉案发明专利权以零元价格转让（注：亲属转让）未公司，孙某于2011年7月12日向国家知识产权局提出发明专利权变更，申公司。2011年8月12日，国家知识产权局对该申请授权公告。 2011年9月，戊公司向某轮对磁粉探伤机用户发送信函，内容为，由于市场上出现有人使用不属于自己的专利权，进行轮对磁粉探伤机投标以谋取利益。双排梳齿形电极开合线圈轮酉公司，戌公司授权，使用该探伤机专利参加投标生产销售的一律视为专利侵权行为，购买使用的单位也构成专利侵权。 2012年7月10日，某律师事务所律师，向相关业主、设计院厂、各铁路局物资采购招标中心发送律师函，内容为，双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机系孙某先生发明，其于2003年12月20日向国家知识产权局申请了发明专利，国家知识产权局于2008年8月13日批准了孙某先生的专利申请，发明专利号为ZL200310112725.1。2011年7月12日，孙某先生将其拥有亥公司，国家知识产权局于2011年8月13日批准了该项申请，我委托人正式获得该专利技术。孙某先生于2004年11月份将该甲23公司使用，授权使用期间为三年，乙24公司未按约定向国家专利局缴纳专利费，其违约故此授权使用期限已终止。丙25公司丁26公司专利技术在生产、销售双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机，对专利权人造成严重的侵权行为。本所律师将提请委托人采取相应法律措施维护合法权益。2012年6月和10月，原告委托律师分别致函两被告，要求两被告向相关单位澄清事实，消除影响并赔偿损失。 本院认为： 1、关于双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机实用新型专利与发明专利是否同一技术。 《中华人民共和国专利法》第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。2003年12月20日，孙某向国家知识产权局同时申请双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机实用新型专利和发明专利。2005年1月12日，国家知识产权局授予孙某双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机实用新型专利权。2007年7月在孙某向国家知识产权局申请双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机发明专利时，审查员在审查意见通知书中明确提出，双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机实用新型专利的权利要求1-4与本发明专利申请的权利要求1-4完全相同。由于同样的发明创造只能授予一项专利权，审查员根据专利法规定，要求孙某对该技术的实用新型专利和发明专利申请进行选择。国家知识产权局在孙某提交放弃实用新型专利声明后才授予其发明专利，故孙某认为是原告拒绝缴纳年费致其公告放弃实用新型专利的理由不能成立。经审核，双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机实用新型专利和发明专利的权利要求的说明书和附图相同，戊27公司亦未能说明两个专利的不同之处。故 本院认定双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机实用新型专利与发明专利是同一技术。 2、关于原告是否享有涉案发明专利的使用权。专利实施许可合同的许可人应当按照约定许可被许可人实施专利。原告徐某通过与孙某签订《企业转让协议书》，获得被告孙某双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机技术专利永久使用权，该协议是双方当事人真实意思表示，不违反法律规定，合法有效。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更和解除合同。依据专利法规定，转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。本案中，原告徐某与孙某签订的是专利实施许可合同，而非专利权转让合同，己28公司关于双方没有向国家知识产权局申请登记，《企业转让协议》中约定的专利权转让条款无效的抗辩理由无事实依据。虽然原告在实施实用新型专利过程中，实用新型专利权终止，国家知识产权局授予孙某发明专利权，但因双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机实用新型专利与双排梳齿形电极开合线圈轮对磁粉探伤机发明专利属同一项技术，依照《企业转让协议书》约定，原告徐某对该技术专利拥有永久使用权，故原告徐某仍享有现发明专利有效期内的使用权。 孙劲庚29公司，但发明专利权的转让不得损害原告的许可使用权。某律师事务所函件内容可以认定，寅公司清楚孙某与原告的专利实施许可约定。戊27公司应保证专利实施许可合同的履行，故本院对两被告抗辩理由不予采纳。 辛30公司明确的侵权警告威胁，戊公司未在合理期限内提起侵权之诉，原告经营活动受到影响，原告有权依照法律规定提起确认不侵权之诉。戊公司的行为给原告的商誉造成了一定的损害，应承担相应的民事责任。关于赔偿责任主体及数额，本案中，孙某没有实施具体的侵害行为，壬31公司赔偿。本院结合原告证据及本案具体情况，确定合理费用的数额为10000元。综上，依照《中华人民共和国专利法》第十一条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第十四条、第二十条、最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条之规定，判决如下： 一、原告徐某生产、销售双排梳齿形开合线圈轮对磁粉探伤机产癸32公司的ZL200310112725.1发明专利权； 二、乙公司赔偿原告徐某合理费用损失10000元； 三、驳回原告徐某其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件诉讼费用1800元，乙公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本一份，上诉于江苏省高级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。 审判长徐某2 代理审判员贾某 代理审判员臧峰 二Ｏ一二年十二月三日 书记员李某 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第11条 中华人民共和国专利法(2008修正) 第9条 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第18条 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 中华人民共和国反不正当竞争法 第14条 中华人民共和国反不正当竞争法 第20条 诉讼费用交纳办法 中华人民共和国民事诉讼法(2007修正) 第128条 更多