宿州市墉桥甲公司侵犯注册商标专用权纠纷上诉案

宿州市墉桥甲公司侵犯注册商标专用权纠纷上诉案 安徽省高级人民法院 民事判决书 (2008)皖民三终字第0048号 上诉人（原审原告）：宿州市墉桥区甲公司，住所地：宿州市汴河路396号。 负责人：夏冬梅，该店经理。 委托代理人：张某，某律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：乙公司，住所地：宿州市东昌路3号。 法定代表人：陈某，该公司经理。 委托代理人：周某，某律师事务所律师。 上诉人宿州市墉桥区夏某丙公司侵犯注册商标专用权纠纷一案，双方当事人均不服安徽省宿州市中级人民法院（2005）宿中民三初字第09号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于2008年11月18日公开开庭审理了本案。宿州市墉桥区甲公司负责人夏冬梅及其委托代理人张某，乙公司法定代表人陈某及其委托代理人周某2庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：1998年10月7日，丁某获准注册“大光明”文字服务商标，商标注册证为第1213916号，核定服务项目第35类：推销（替他人），注册有效期限自1998年10月7日至2008年10月6日止。2001年8月28日，戊公司获准注册“大光明”文字商标，商标注册证为第1626432号，核定使用商品为第9类：眼镜盒（镜片盒）、擦眼镜布、眼镜、眼镜玻璃、眼镜架、眼镜、隐形眼镜、眼镜盒、太阳镜、眼镜柜，注册有效期限自2001年8月28日至2011年8月27日止。2001年9月14日，戊公司获准注册“大光明”文字服务商标，商标注册证为第1635661号，核定服务项目第42类：眼镜行，注册有效期限自2001年9月14日至2011年9月13日止。2002年11月21日，戊公司获准注册“大光明眼镜”文字服务商标，商标注册证为第1969634号，核定服务项目第42类：眼镜行，注册有效期限自2002年11月21日至2012年11月20日止。上述第1213916号、第1626432号、第1635661号、第1969634号注册商标，于2己公司政管理局商标局核庚公司。 2005年6月8日，辛公司壬公司签订商标使用许可合同一份，约定：辛公司将已注册的使用在第42类眼镜行服务上的第1969634号“大光明眼镜”商标，癸公司使用在42类眼镜行服务上；许可使用期限自2005年6月8日至2008年6月7日止；辛公司子公司许可他人使用本商标，许可使用费及支付方式为：无偿使用；本合同自签订之日起三个月内，辛公司丑公司政管理局商标局备案等。 2005年10月21日，壬公司与宿州市墉桥区甲公司（以下简称甲公司）签订商标使用许可合同一份，约定：壬公司将已注册的使用在42类眼镜行服务上的第1969634号“大光明眼镜”商标，许可甲公司使用在42类眼镜行服务上；许可使用期限自2005年10月21日至2008年10月20日止；甲公司必须在使用注册商标的商品上标明自己的企业名称和商品产地；壬公司商标使用许可范围为甲公司总店，寅公司使用，卯公司重新许可，辰公司授权，甲公司不得以任何形式和理由将注册商标许可第三方使用；许可使用费及支付方式为：由夏氏巳公司支付“大光明眼镜”商标使用费30000元整/年，履约保证金20000元整，合同签订时一次性付清；壬公司授权甲公司在宿州市内地区的商标使用和维权事宜。同时，该合同还对违约责任、解决纠纷的方式等均作了明确的约定。 2005年10月21日，壬公司向甲公司出具授权书一份，内容为：滋授予甲公司开设大光明特许联盟店，具有“大光明眼镜”商标使用权。有效期：自2005年10月21日至2008年10月20日。同一天，辛公司向甲公司出具授权书一份，内容为：本公司授权你单位，自2005年10月21日起至2006年12月30日止，午公司“大光明”、“光明”注册商标的行为打假维权，相关费用由你单位自行负责；未公司同意，你单位无权许可他人使用上述商标。 1985年3月22日，申公司酉公司政管理局核准登记成立，负责人为胡晓平，经济性质：集体企业，经营范围：经销眼镜，兼营修理、经销钟表，主办单位：申公司。1996年3月28日，申公司将大光明钟表眼镜店发包给瑞安市眼镜厂承包经营，承包期为五年，自1996年4月5日起至2001年4月5日止，经营负责人为陈某。1999年8月27日，申公司大光明钟表眼镜店经工商年检变更负责人为汤金山。1999年7月6日，申公司与瑞安市眼镜厂签订大光明钟表眼镜店承包经营合同，承包期为五年，自2001年4月5日起至2006年4月5日止，经营负责人为陈某。2003年3月16日，申公司宣告破产，其所属大光明钟表眼镜店的债权债务已清理完结。2003年9月1日，申公司戌公司拍卖大光明钟表眼镜店的房产，陈某通过竞拍购得上述拍卖标的。2004年2月10日，申公司亥公司政甲23公司大光明钟表眼镜店。 2004年2月11日，陈某、乙24公司（以下简称癸32公司），同年2月17日，丙25公司政管理局向其核发了企业法人营业执照。企业类型：丁26公司（国内合资），经营范围：眼镜购销、验光配镜。嗣后，该公司在经营中，其使用的门头招牌为：“戊27公司”，在配镜订单上印制“戊27公司”，在销售发票上盖有“大光明眼镜店发票专用章”，在车体广告上标有“宿州市大光明眼镜店”，在包装袋上印有“大光明眼镜”字样，在眼镜盒、会员积分卡上均标有“乙公司”企业名称，在其印制的标准对数视力表上标有“己28公司赠”字样，在眼镜布上印有“宿州大光明眼镜”字样。2004年8月23日，宿州市墉桥区轻工业协会出具证明，庚29公司上辛30公司。 2003年1月23日，壬31公司政管理局直属分局申请成立甲公司，并取得了该局核发的个体工商营业执照。 2006年3月13日，癸32公司子33公司涉嫌注册不当，丑34公司政管理总局商标评审委员会业已立案受理为由，向原审法院提出中止诉讼申请。原审法院于2006年3月21日裁定中止本案诉讼，并于2008年6月19日恢复本案的诉讼。 另，甲公司在原审中的诉讼请求为：1、寅35公司停止使用“大光明”商标的侵权行为；2、卯36公司消除影响，摘除门头招牌，销毁含“大光明”商标字样的包装品、眼镜盒、眼镜布、宣传资料等物品；3、卯36公司赔偿损失500000元；4、卯36公司赔偿其因制止侵权行为所遭受的调查费、交通费、住宿费、律师代理费等各项费用30000元；5、癸32公司承担本案的全部诉讼费用。 以上事实有商标注册证、注册商标变更证明、授权书、商标许可使用合同、工商登记档案、营业执照、被控侵权物品照片、广告宣传材料、公证书、申请书、裁定书、庭审笔录等证据在卷佐证。 宿州市中级人民法院审理认为，辰37公司在企业名称中标注“大光明”字样并用于巳38公司“大光明”注册商标专用权的侵犯。（一）关于“大光明”是否是眼镜行业通用名称，能否作为商标注册问题。商标的显著性，是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品或者服务来源的特征，商标显著性的判断应当综合考虑构成商标的标志本身、商标指定使用的商品或者服务的相关公众的认知习惯，以及商标指定使用商品或者服务所属行业的实际使用状况等因素。我国《商标法》第十一条规定，下列标志不得作为商标注册：1、仅有本商品的通用名称、图形、型号的；2、仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；3、缺乏显著特征的。从商标显著性及消费者的认知程度考虑，“大光明”不是眼镜行业中区别不同类别眼镜商品或服务的通用名称，也没有直接表示眼镜商品或服务的特点，因此，“大光明”具备商标显著性的特征。午39公司辩称“大光明”是眼镜行业通用名称，不具有商标的识别功能，不能作为商标注册的理由不能成立。（二）未40公司是否享有在先权利的问题。根据我国《商标法》第三十一条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。申41公司享有在酉42公司戌43公司的在先权利。申公司大光明钟表眼镜店2001年之前已经存在，亥44公司2001年注册“大光明”商标，申公司大光明钟表眼镜店可以在原有的使用地域和范围内继续将“大光明”作为企业名称使用，但不能将该企业名称扩大原有的使用地域和范围或转让给他人使用，亦不能在企业注销后由其他企业承继。甲45公司成立破产清算组拍卖企业财产，乙46公司大光明钟表眼镜店的财产并注册了“乙公司”。甲45公司大光明钟表眼镜店已经破产清算完毕，企业名称已不存在，不再享有该企业名称使用的在先权，丙47公司庚29公司并无承继关系，丁48公司大光明钟表眼镜店商号使用的企业名称在先权。午39公司戊49公司大光明钟表眼镜店的延续享有在先权的理由亦不能成立。辛公司是“大光明”注册商标的合法所有权人，依法享有商标专用权，任何单位和个人未经其授权不得擅自使用该商标。癸32公司己50公司授权许可将“大光明”登记为企业名称使用并作为销售宣传的行为已经构成对“大光明”注册商标专用权的侵犯，午39公司应当停止侵权行为。（三）关于本案侵权赔偿的数额问题。我国《商标法》第五十六条规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支；前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。”但甲公司没有提供相应的证据证明损失的具体数额。庚51公司在发生争议后已经停止使用冠有“大光明”字样的产品及宣传材料，辛52公司赔偿损失2000元；甲公司请求赔偿其制止侵权行为所遭受的调查费、交通费、住宿费、律师代理费共30000元，因没有提供有效票据佐证，故该项诉讼请求不予支持。综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条、《中华人民共和国商标法》第五十六条第一、二款，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款（一）项之规定判决：一、癸32公司不得在企业名称及其销售的产品和宣传资料中继续使用“大光明”字样；二、癸32公司赔偿甲公司经济损失2000元；三、驳回甲公司其他诉讼请求。本案一审案件受理费10310元，由甲公司承担4124元，癸32公司承担6186元。 上述判决宣告后，甲公司、癸32公司均不服，分别向本院提起上诉。 甲公司上诉称：1、原审判决对其诉讼请求中的赔偿损失数额以未提供证据为由不予支持，壬53公司赔偿损失2000元，过分低于其侵权行为所造成的损失，是错误的。2、本癸54公司最低可得利益200000元以上，法定的最高限额500000元以下确定其赔偿数额。3、甲公司为制止侵权行为的合理开支，如调查费、交通费、住宿费及律师代理费是客观存在的。至于代理费票据问题，是因无款支付而暂欠代理费，子55公司没有开出票据。但委托代理合同及律师实际履行代理活动的事实，表明甲公司需支付律师代理费。上述费用属于甲公司制止侵权行为的实际支出，依法应予支持。综上，请求二审法院撤销原审判决第二、三项，改判支持甲公司的上诉请求。 癸32公司上诉称：1、丑56公司不享有“大光明”商号使用的企业名称在先权，显属认定事实错误。其理由：第一、申公司大光明钟表眼镜店在1985年就已经存在，使用“大光明”商号，并一直延续，寅57公司注册“大光明”商标。第二、癸32公司的法定代表人陈某早在1996年起，就承包经营大光明眼镜店，一直正常经营。2003年，卯58公司宣布破产，在破产清算期间，陈辰59公司大光明钟表眼镜店的财产并经工商部门核准注册了“乙公司”。应当说“大光明”商号作为企业的字号，仍然是原有的人员在使用，仍然在原有使用地域和范围内使用，不存在中断使用或者恶意登记的情况，其作为企业名称的在先权利，应当依法认定并予以保护。第三、工商行巳60公司的具体情况，午61公司的名称，未62公司享有商号在先权利的客观事实，且企业名称（商号）申63公司政管理部门核准的，属于行政权的范畴，司法权不得干涉行政权。2、原审判决适用《商标法》及最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若千问题的解释》等相关法规，寅35公司不得在企业名称中使用“大光明”字样，显属适用法律不当。3、癸32公司不存在侵犯甲公司商标权的事实。其理由：首先，癸32公司自1996年起，便一直使用“大光明眼镜”商号，同时仅在自有的相关产品和设施上标明自己的商号，并没有任意扩大商号的使用范围，因此，癸32公司没有侵犯甲公司的商标权。其次，甲公司取得商标使用许可后，酉64公司政管理部门核准登记的情况下，就擅自营业，显属违法。综上，请求二审法院撤销原审判决，依据事实和法律，作出公正判决。 戌65公司的上诉理由，甲公司在二审庭审中答辩认为，亥66公司大光明眼镜店，甲67公司，1996年陈某承包的眼镜店与本案无关，申公司癸32公司是两个不同主体，二者之间没有关联性。癸32公司成立之前，辛公司就已取得“大光明”注册商标专用权，癸32公司不享有在先权利，其上诉理由均不能成立。 针对甲公司的上诉理由，癸32公司在二审庭审中答辩认为，甲公司在未取得工商登记以及尚未开业的情况下，乙68公司侵权，其诉称的损失是不存在的，同时也没有提供证据证明其损失的数额。因此，甲公司的上诉理由均不能成立，应予驳回。 二审庭审中，根据当事人的上诉理由以及答辩意见，经合议庭归纳并经当事人认可，确认本案争议焦点为：1、癸32公司是否侵犯涉案“大光明”、“大光明眼镜”注册商标专用权。与之有关的问题有三：丙69公司是否享有企业名称在先权利；丁70公司是否构成突出使用企业字号（商号）；戊71公司是否存在合理使用；2、若侵权成立，其侵权民事责任应如何确定；3、甲公司主张的30000元维权费用应否予以支持。 关于第一个焦点中的第一个问题。本院认为，所谓在先权利，是指在申请商标注册之前的他人已有的合法权利。本案中，癸32公司系2004年经工商核准登记成立，而涉案“大光明”和“大光明眼镜”文字商标申请注册时间分别为1998年、2001年和2002年。从时间上看，癸32公司成立时间晚于涉案“大光明”和“大光明眼镜”文字商标申请注册时间。此为其一。其二、己72公司大光明钟表眼镜店成立时间早于涉案“大光明”和“大光明眼镜”文字商标申请注册时间，该大光明钟表眼镜店可以在原有的使用地域和范围内继续将“大光明”作为企业名称使用。庚73公司已于2003年3月16日宣告破产，其所属大光明钟表眼镜店的债权债务已清理完结，并于2004辛74公司大光明钟表眼镜店，该企业名称已不存在。其三、壬75公司成立前承包经营原大光明钟表眼镜店，在该店破产清算过程中，通过竞拍取得了该店的房产，并安置了原企业的部分职工，癸76公司企业名称注册系大光明钟表眼镜店的延续。癸32公司系新成立的个私企业，庚29公司大光明钟表眼镜店系两个不同主体，同时并无证据证明两主体之间存在承继关系。其四、企业名称是用于区别不同市场主体或社会组织的标志，依次由企业所在地的行政区划、字号、行业或经营特点、组织形式四部分构成，具有专有属性，其保护范围受行业和行政区划的限制，仅可由注册登记的企业专用，同时，企业名称专有权人不得许可他人使用自己的企业名称，亦不能在企业注销后由其他企业承继。因此，癸32公司子77公司大光明钟表眼镜店企业名称使用的在先权，其在本案中不享有企业名称在先权利。 关于第一个焦点中的第二个问题。本院认为，突出使用是指对字号（商号）醒目、突出的使用，强调对相关公众注意力的吸引。突出使用字号使字号起到了类似商标的指示商品或服务来源的标识功能。判断是否“突出”，应以相关公众在一般注意力下的认知为标准，使相关公众能够对商品或服务的接触中迅速获得或注意到字号信息，并将该字号（商号）与某个商标联系起来。首先，癸32公司企业名称中的字号文字“大光明”，以及企业名称中的字号与行业文字“大光明眼镜”与涉案“大光明”和“大光明眼镜”文字注册商标相同。其次，癸32公司经营的商品和从事的服务与涉案注册商标核定使用商品、核定服务项目相同或类似。其三、癸32公司在其门头招牌上醒目使用“戊27公司”，并在配镜订单上印制“戊27公司”，在销售发票上盖有“大光明眼镜店发票专用章”，在车体广告上标有“宿州市大光明眼镜店”，在包装袋上印有“大光明眼镜”字样，在眼镜盒、会员积分卡上均标有“乙公司”企业名称，在其印制的标准对数视力表上标有“己28公司赠”字样，在眼镜布上印有“宿州大光明眼镜”字样，其行为足以引起相关公众对商标注册人与企业名称所有人的误认，使他人对市场主体、对服务的来源产生混淆。因此，丑78公司突出使用“大光明”企业字号（商号）。 关于第一个焦点中的第三个问题。本院认为，根据我国现行《商标法实施条例》第四十九条的规定，“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、数量及其他特点，或含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”首先，从涉案“大光明”商标显著性角度判断，“大光明”既不是眼镜行业中区分不同类别眼镜商品或服务的通用名称，也没有直接表示眼镜商品或相关服务的特点，因此，“大光明”商标具有商标显著性特征，不属于指定商品或服务上的通用名称。其次，癸32公司并非不可避免地使用，且其使用只是为了说明本商品的型号、质量、主要原料、功能、用途、数量及其他特点。第三、癸32公司的使用方式中不仅涵盖了涉案“大光明”、“大光明眼镜”文字注册商标，而且含有与商标所有人之间存在某种联系的暗示，造成相关公众对其“大光明”字号（商号）与涉案注册商标之间的关联产生联想与误认，存在混淆的可能性，显然，其使用行为不具有正当性。基于上述分析，癸32公司将“大光明”眼镜作为商品名称不构成合理使用。 关于第二个焦点。本院认为，辛公司系涉案“大光明”、“大光明眼镜”注册商标的权利人，其商标专用权依法应予保护。甲公司系涉案“大光明”、“大光明眼镜”注册商标的被许可使用人，其合法权益也应受法律保护。甲公司根据商标使用许可合同的约定和注册商标权利人的授权，其有权对宿州市区域内侵犯涉案注册商标的行为主张权利。基于前述分析与认定，癸32公司既不享有企业名称在先权利，也不属于商标合理使用，其突出使用企业字号（商号）的行为侵犯了涉案“大光明”、“大光明眼镜”注册商标专用权，依法应承担相应的侵权民事责任。 关于本案的民事责任承担问题。根据上述分析与认定，癸32公司突出使用企业字号（商号）的行为构成对涉案“大光明”、“大光明眼镜”注册商标专用权的侵犯，应当停止使用带有“大光明”字样的企业名称，变更现有的企业名称，变更后的企业名称不得带有“大光明”字样；同时也不得在其销售的产品和宣传资料中继续使用“大光明”字样。寅79公司使用“大光明”字号（商号）的历史原因、职工安置等因素，并结合本案的实际情况，不宜立即变更企业名称，应给予其一定的合理期间变更其企业名称（商号）。至于损失赔偿额确定问题。卯80公司系辰81公司政管理局商标局核准变更注册人名义受让取得涉案注册商标专用权，夏巳82公司的授权主张权利。因此，甲公司对于涉案商标转让前的侵权行为不能主张权利。鉴于甲公司没有提供相应的证据证明其损失的具体数额，且侵权人获利不能确定，故应适用法定赔偿确定损失数额。结合本案的实际情况，同时考虑到本案侵权的性质、期间、后果、商标使用许可的种类、时间、范围、商标许可费的数额，午83公司在发生争议后已经停止使用冠有“大光明”字样的产品、宣传材料和权利人可能发生的合理维权费用等因素，未84公司赔偿甲公司损失12000元。原审判决酌情赔偿2000元偏低，本院予以纠正。 关于第三个争议焦点。本院认为，根据我国《商标法》第五十六条第一款规定，被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。据此规定，对于权利人为制止侵权或诉讼确已实际支付的合理费用应由侵权人予以赔偿。本案中，由于甲公司对其主张的30000元合理费用未能提供证据证明确已实际发生，故原审判决不予支持并无不当。对于甲公司诉讼中所主张的调查费、交通费、住宿费及律师代理费等合理开支，虽然不能作为损失依据直接予以采信，但可以作为本案适用法定赔偿的参考因素，鉴于本院在确定损失赔偿额时已一并考虑上述因素，故不再另行决定合理费用的赔偿数额。 综上，上诉人夏某镜一店、癸32公司的上诉理由部分成立，其上诉请求不予全部支持。原审判决认定事实基本清楚，但适用法律不当。据此，本院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项，《中华人民共和国商标法》第五十二条第（五）项、第五十六条第一、二款，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项，最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的解释》第四条之规定，判决如下： 一、维持安徽省宿州市中级人民法院（2005）宿中民三初字第09号民事判决第三项； 二、变更安徽省宿州市中级人民法院（2005）宿中民三初字第09号民事判决第一项为：乙公司在本判决生效六个月后停止使用带有“大光明”字样的企业名称（商号）；同时不得在其销售的产品和宣传资料中继续使用“大光明”字样； 三、变更安徽省宿州市中级人民法院（2005）宿中民三初字第09号民事判决第二项为：乙公司赔偿宿州市墉桥区甲公司经济损失12000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费按原审判决执行。 二审案件受理费10310元，由宿州市墉桥区甲公司承担5155元，乙公司承担5155元。 本判决为终审判决。 审　判　长　张　　　坤 代理审判员　张　红　生 代理审判员　王　怀　正 二○○八年十二月二日 书　记　员　胡　四　海 本案法律依据 中华人民共和国商标法(2001修正) 第11条 中华人民共和国商标法(2001修正) 第31条 中华人民共和国商标法(2001修正) 第52条1款5项 中华人民共和国商标法(2001修正) 第56条1款 中华人民共和国商标法(2001修正) 第56条2款 中华人民共和国商标法实施条例 第49条 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第1条1款1项 中华人民共和国民事诉讼法(2007修正) 第128条 更多