甲公司与国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

行政> 行政主体> 专利行政管理（专利） 案 号：(2023)最高法知行终404号 审理法官： 崔某 顾正义 王倩 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 最高人民法院 审结日期：2024.04.23 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 合法 合法性 新证据 证据不足 维持原判 // 甲公司与国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 中华人民共和国最高人民法院 行政判决书 (2023)最高法知行终404号 上诉人(一审原告、专利申请人)：甲公司。 法定代表人：邹某，该公司总经理。 被上诉人(一审被告)：国家知识产权局。 法定代表人：申某，该局局长。 委托诉讼代理人：陈某，该局审查员。 委托诉讼代理人：朱某，该局审查员。 乙公司与被上诉人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，丙公司、名称为“一种温热按摩棒”的发明专利申请(以下简称本申请)。国家知识产权局作出第288845号复审请求审查决定(以下简称己公司)，维持其作出的驳回本申请的决定；甲公司不服，向北京知识产权法院(以下简称一审法院)提起诉讼，请求撤销己公司，判令国家知识产权局重新作出审查决定。一审法院于2022年12月27日作出(2022)京73行初5210号行政判决，丁公司的诉讼请求；甲公司不服，向本院提起上诉。本院于2023年6月26日立案后，依法组成合议庭，并于2024年3月20日询问当事人。乙公司的法定代表人邹某，被上诉人国家知识产权局的委托诉讼代理人陈某、朱某到庭参加询问。本案现已审理终结。 本案基本事实如下：本申请系名称为“一种温热按摩棒”的发明专利申请，戊公司，申请号为201610405680.4，申请日为2016年6月4日。作为本案审查基础的权利要求为： “1.一种温热按摩棒，其特征在于：包括滚头和手柄，所述滚头有多个斜槽通孔。 2.根据权利要求1所述一种温热按摩棒，其特征在于：所述温热按摩棒还包括将所述滚头与所述手柄连接起来的基座。 3.根据权利要求2所述一种温热按摩棒，其特征在于：所述基座固定于所述手柄的顶端、并与所述滚头的底部以接插方式间隙配合。 4.根据权利要求3所述一种温热按摩棒，其特征在于：所述基座由基座6-1、基座6-2和一个或者多个轴承串连组成，其中，基座6-1与基座6-2通过螺纹配合，将轴承或轴承组固定在其之间。 5.根据权利要求4所述一种温热按摩棒，其特征在于：所述基座6-1的表面嵌有可伸缩的滚珠。 6.根据权利要求1所述一种温热按摩棒，其特征在于：所述滚头开有内圆槽。 7.根据权利要求1所述一种温热按摩棒，其特征在于：所述滚头的内部还设置有金属弹簧。 8.根据权利要求1所述一种温热按摩棒，其特征在于：所述滚头由耐高温和导热性良好的金属或石材制成。 9.根据权利要求4所述一种温热按摩棒，其特征在于：当所述轴承多于两个时，在轴承之间设置有弹簧垫圈。” 2020年5月11日，国家知识产权局经其原审查部门审查，决定驳回本申请。主要理由为：本申请权利要求1-9不符合2008年修正的《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第二十二条第三款规定的创造性。国家知识产权局原审查部门引用了如下主要证据： 对比文件1：授权公告日为2007年1月10日、授权公告号为CN2855405Y的中国实用新型专利说明书。对比文件1公开了一种活络温灸棒，其中通气口为长直孔或多个有间距的椭圆形孔或梅花形孔。同时，对比文件1中还提到不同形状和构造的通气口4可在温灸治疗的同时得到不同的附加的按摩效果(参见说明书第3页倒数第3段)。 对比文件3：授权公告日为2014年6月25日、授权公告号为CN203663067U的中国实用新型专利授权公告文本。对比文件3的背景技术部分公开了一种温热按摩装置(参见说明书第[0002]段及附图1-4)，包括：带有通风槽或孔的按摩滚筒9、螺纹卡口10、滚动基座11、握管12，滚动基座11的内侧设有轴承2，滚动基座11的接插表面有伸缩滚珠13，滚动基座11转动地套穿在握管12上端，按摩滚筒9与滚动基座11的连接是可分离的接插式连接。从附图1-3可以看出，多个通风槽或孔为圆形或椭圆形。此外，对比文件3的具体实施方式部分还公开了具有长条形通风槽的温热按摩装置(参见附图5-6)。 2022年1月4日，国家知识产权局作出己公司认为：本申请权利要求1与对比文件3的区别特征为：滚头上设置的多个通风槽或孔为多个斜槽通孔，而对比文件3公开的是多个圆形或椭圆形通孔。基于上述区别特征，本申请实际解决的技术问题是实现不同的温灸按摩效果。在对比文件3的基础上结合本领域常规技术手段获得本申请权利要求1的技术方案，对于本领域技术人员来说是显而易见的，因此权利要求1不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。在直接或间接引用的权利要求1不具备创造性的情况下，权利要求2-9也不具备创造性。国家知识产权局据此决定：维持其于2020年5月11日对本申请作出的驳回决定。 甲公司不服，于2022年3月24日向一审法院提起诉讼，请求撤销己公司，判令国家知识产权局重新作出审查决定。事实和理由为：本申请所述滚头设置斜槽，可使施灸过程无烟，这不仅是本申请取得的预料不到的技术效果，而且解决了长期以来一直没有解决的艾烟污染问题。己公司对于滚动时无烟作出的解释以及提交的对比视频。因此，己公司认定事实不清，适用法律错误。 国家知识产权局一审辩称：己公司认定事实清楚，适用法律正确，审查结论正确，庚公司的诉讼请求。 一审法院经审理认定了上述事实。 一审庭审中，甲公司明确表示：(一)认可己公司对本申请权利要求1与对比文件3之间区别特征的认定。(二)本申请权利要求2-9具备创造性的前提是权利要求1具备创造性。 一审法院认为：本申请权利要求1请求保护一种温热按摩棒，对比文件3的背景技术部分公开了一种温热按摩装置。鉴于己公司对权利要求1与对比文件3背景技术之间的区别特征认定正确，甲公司对此亦认可，经审查予以确认。己公司对本申请实际解决的技术问题认定正确，经审查予以确认。 对于上述区别特征，甲公司认为，本申请设置斜槽，给热辐射和艾烟提供了更大有效面积的通道，并使热辐射的照射熏灸、艾烟渗透、滚动按摩和传热具有良好延续性，从而提高艾灸疗法的效率，并可使施灸过程无烟，解决了艾烟污染问题，此为本申请取得的预料不到的技术效果。对此，本领域技术人员公知，设置于温热按摩装置的滚头上的通风槽，其一方面用于使艾条充分燃烧并将艾烟导出以熏烤人体穴位，另一方面设置于滚头上的槽也具有按摩人体穴位的作用。对比文件3已公开的通风槽为圆孔或长直孔，对比文件1中公开的通风槽为长直孔或多个有间距的椭圆形孔或梅花形孔。同时，对比文件1中还提到不同形状和构造的通气口4，可在温灸治疗的同时得到不同的附加的按摩效果。在对比文件3公开了通风槽可以设置为圆孔或直槽通孔的基础上，为获得不同的温灸按摩效果，本领域技术人员能够想到将其设置为斜槽通孔，这并未带来预料不到的技术效果。甲公司提交的设计图纸仅能说明在斜槽通孔的长、宽比直槽通孔更大的情况下，单个斜槽通孔的面积受长、宽影响会大于单个直槽通孔的面积。对于温灸按摩棒来说，热辐射和熏灸效果与通风槽和皮肤的接触面积有关。在滚头总面积相同的情况下，单个斜槽通孔的面积增大必然带来非通孔面积的减少，滚头强度则有所降低。甲公司所说的斜槽通孔的总照射面积大于直槽通孔的总照射面积，实质是以斜槽通孔面积的扩大换取非通孔面积的缩小而带来的。对此直槽通孔也可通过增加长宽，扩大直槽通孔面积来实现。这本质是由面积的改变而非直槽与斜槽的形状改变所致。在滚头正常使用的情况下，单纯将通孔形状由直槽改为斜槽并未带来预料不到的技术效果。滚头出烟量的多少受滚头内艾烟产生量、滚动速度、力度和范围等多个因素的影响。在无法确认其他因素相同的情况下，甲公司提交的比较视频难以直接证明斜槽相对于直槽在无烟效果上更为优越。综上，对于本领域技术人员而言，本申请权利要求1的技术方案相对于对比文件3与本领域常规技术手段的结合是显而易见的，故权利要求1不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。国家知识产权局通过说明理由的方式对涉及公知常识的部分进行了论述，己公司的作出并不违反相关法律规定。 辛公司明确表示权利要求2-9具备创造性的前提是权利要求1具备创造性，故在已经认定权利要求1不具备创造性的情况下，本申请权利要求2-9亦不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。 一审法院依据专利法第二十二条第三款、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：“壬公司的诉讼请求。案件受理费一百元，癸公司负担(已交纳)。” 甲公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求：撤销己公司，判令国家知识产权局重新作出审查决定。事实和理由为：己公司认定事实不清，证据不足，适用法律错误。(一)本申请实际解决的技术问题是增加熏灸有效面积，提高熏灸的连续性，从而获得更好的艾灸效果。(二)己公司认为在对比文件3公开了通风槽可以设置为圆孔或直槽通孔的基础上，为获得不同的温灸按摩效果，本领域技术人员能够想到将其设置为斜槽通孔，缺乏证据证明。斜槽通孔面积大于直槽通孔面积，可以解决滚动时熏灸连续性的技术问题，本申请具有预料不到的技术效果。综上，本申请具备创造性。 国家知识产权局辩称：坚持己公司意见。一审判决认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，请求驳回上诉，维持原判。 本案二审期间，当事人均未提交新证据，并均对一审判决对于证据真实性、合法性的认定不持异议。 本院经审理查明：一审法院认定的事实属实，本院予以确认。 本院认为：本案为发明专利申请驳回复审行政纠纷。本申请的申请日在2008年修正的专利法施行日(2009年10月1日)之后、2020年修正的专利法施行日(2021年6月1日)之前，本案应适用2008年修正的专利法。本案二审争议焦点问题是：本申请是否具备创造性。 专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”判断发明是否具有突出的实质性特点，一般应当确定最接近的现有技术，分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明创造实际解决的技术问题，继而判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见，即现有技术是否给出将区别特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示。判断发明是否具有显著的进步，主要应当考虑发明是否相对于现有技术具有有益的技术效果。 (一)关于本申请权利要求1的创造性 1.区别特征及实际解决的技术问题 甲公司对于己公司认定的权利要求1与对比文件3的区别特征不持异议，经审查，己公司关于区别特征的相关认定并无不当，本院予以确认。 甲公司认为本申请实际解决的技术问题是增加熏灸有效面积，提高熏灸的连续性，从而获得更好的艾灸效果。对此，发明创造实际解决的技术问题应当根据区别特征所能达到的技术效果来确定。权利要求1并未限定斜槽通孔的面积，其与对比文件3的区别仅为通风槽或孔的形状。基于此，己公司认定本申请权利要求1实际解决的技术问题为实现不同的温灸按摩效果，并无不当，本院予以确认。 2.权利要求1相对于对比文件3和本领域常规技术手段的结合是否显而易见 对比文件3公开了通风槽或孔可以设置为圆形、椭圆形或直条形，在此基础上，本领域技术人员为获得不同的温灸按摩效果，容易想到将通风槽或孔设置为斜槽通孔，无需付出创造性劳动。故权利要求1相对于对比文件3和本领域常规技术手段的结合是显而易见的。 甲公司认为斜槽通孔面积大于直槽通孔面积，本申请具有预料不到的技术效果。对此，首先，在滚头上设置多个斜槽通孔或直槽通孔均可以实现温灸按摩效果，而本申请权利要求1既未限定单个斜槽通孔的面积，亦未限定斜槽通孔的总面积，根据权利要求1限定的内容无法得出斜槽通孔面积大于对比文件3的直槽通孔面积的结论，亦无法据此认定本申请取得的技术效果。其次，对于相同尺寸的滚头而言，通孔的总面积和非通孔的总面积之和是一定的，在滚头强度相同，即非通孔总面积相同的情况下，不论是斜槽通孔还是直槽通孔，其通孔总面积也是相同的。在滚头旋转一圈的时间内，虽然斜槽通孔对于皮肤的照射连续性或熏灸连续性比直槽通孔会好些，但是鉴于斜槽通孔与直槽通孔的总面积相同，二者所带来的熏灸效果是接近的，且对比文件3所公开的圆孔、椭圆形通孔也能带来连续熏灸的效果。而如果增加斜槽通孔的总面积，则相应地会减小滚头的强度。因此，本申请并不具有预料不到的技术效果，甲公司的该项主张不能成立，本院不予支持。 (二)关于本申请权利要求2-9的创造性 甲公司未对权利要求2-9具备创造性提出具体意见。经审查，己公司和一审判决关于权利要求2-9不具备创造性的认定结论正确，本院予以确认。 综上所述，甲公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费100元，甲公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 长　崔 宁 审 判 员　顾正义 审 判 员　王 倩 二〇二四年四月二十三日 法官助理　刘亚男 书 记 员　陈 琦 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第22条3款 中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第69条 中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第89条1款1项