李某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2012)高行终字第1472号 审理法官： 莎日娜 戴某 周波 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2012.12.20 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 合法 行政判决 维持原判 // 李某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2012)高行终字第1472号 上诉人（原审原告）李某。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区某地银谷大厦。 法定代表人张某，副主任。 委托代理人彭某，该专利复审委员会审查员。 委托代理人刘某，该专利复审委员会审查员。 上诉人李某因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案,不服北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第328号行政判决，向本院提起上诉。本院于2012年9月13日受理本案后,依法组成合议庭，并于2012年10月30日公开开庭进行了审理，上诉人李某，被上诉人国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人彭某、刘某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 北京市第一中级人民法院理查明：李某于2006年7月11日向国家知识产权局递交的200610094751.X号、名称为“金属液中的热静态脱硫剂及脱硫方法”的发明专利分案申请（简称本申请），本申请的公开日为2007年3月7日。本申请的原案申请号为02102956.3（简称母案），申请日为2002年9月19日。 经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2009年11月13日驳回了本申请，其理由是：权利要求和说明书的修改不符合2001年《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第三十三条的规定。 李某对上述驳回决定不服，于2010年1月31日和2011年4月16日向专利复审委员会分别提出了复审请求以及相关补正书，提交了修改的权利要求书和说明书。 专利复审委员会于2010年11月22日受理该复审请求后，将本申请案卷移交原审查部门进行前置审查，原审查部门进行前置审查后坚持原驳回决定。 2011年5月16日，专利复审委员会向李某发出《复审通知书》，指出：本申请说明书和权利要求书中存在原说明书和权利要求书未记载的技术特征，并且这些技术特征也不能由原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定，因此说明书和权利要求书的修改都不符合2001年《专利法》第三十三条的规定。 对此，李某于2011年6月22日提交了意见陈某书，同时提交了修改的权利要求第1至8项、说明书以及说明书摘要。其中，修改后的本申请权利要求1内容如下： “1、一种脱硫剂及脱硫方法，包括燃烧净化器，脱硫净化器（1），在钢水中，铁水中脱硫及球化或孕育（2）；燃煤炉，燃油炉，燃气炉的加热炉内脱硫，其特征在于，在金属液中脱硫或加热炉内脱硫，都用的是相同的废碳化钙粉，氧化钙粉或氧化镁及其废粉（3），氢氧化钠，镁，稀土，碳酸钙，这几种脱硫剂或球化剂材料的配比用量，能由1％的镁（4），增到50％到100％单一使用；废碳化钙，氧化钙或氧化镁都能分别单一地100％地使用，这几种脱硫材料都能用煤比的1－8％的脱硫配比，分别制成浆液脱硫剂，粉状脱硫剂，块状脱硫剂，棒型脱硫剂分别因需择用（5）。” 李某认为：修改后的权利要求书和说明书在原说明书和权利要求书均有记载，符合2001年《专利法》第三十三条的规定。 2011年8月8日，专利复审委员会作出第34628号复审请求审查决定（简称第34628号决定）。该决定认为： 1、审查文本的认定 第34628号决定针对的文本是李某于2011年6月22日提交的说明书摘要、权利要求第1-8项、说明书第1-2页。 2、权利要求1中记载了如下技术特征： ①“在金属液中脱硫或加热炉内脱硫，都用的是相同的废碳化钙粉，氧化钙粉或氧化镁及其废粉”； ②“氢氧化钠、镁、稀土、碳酸钙，这几种脱硫剂或球化剂材料的配比用量，能由1％的镁，增加到50％至100％单一使用”； ③“废碳化钙，氧化钙或氧化镁都能分别单一地100％地使用，这几种脱硫材料都能用煤比的1-8％的脱硫配比，分别制成浆液脱硫剂，粉末脱硫剂、块状脱硫剂、棒型脱硫剂分别因需择用”。 与上述技术特征相关的内容，本申请的母案中的相关记载为 ： ①“几种形状的燃烧结构都可用氧化钙、氧化镁、碳酸钠、氯化钠、氢氧化钠、镁、稀土、萤石粉、废碳化钙粉”（参见母案说明书第7页倒数第1段），“脱硫结构利用了还原炉内预热生产了氧化镁”（参见母案说明书第21页第3段），由此可见，母案原说明书和权利要求书中并没有记载在脱硫过程中使用了氧化镁废粉，并且也不能由母案说明书和权利要求书记载的内容毫无疑义的确定在脱硫过程中使用了氧化镁废粉； ②“这几种脱硫剂可单一地100％使用，但脱硫效果次，理想的脱硫剂配方是各10％，配方不限定”和“氧化钙40％、氧化镁10％、碳化钙10％、碳化钠10％、萤石粉10％、氯化钠10％、稀土1％、碳酸钙10％、氢氧化钠10％、镁1％，脱硫剂中成分比例不限定，每一种成分配比是多少，要看需舍硫的多少确定，各种脱硫剂的用量都可增到50％”（参见母案说明书第7页倒数第1段至第8页第1段），由此可见，母案原说明书和权利要求书中并没有明确记载也不能由其毫无疑义的确定出“这几种脱硫剂或球化剂材料的配比用量，能由1％的镁，增到50％到100％单一使用”； ③“固态脱硫是在煤中参入1-8％的脱硫剂……完成脱硫成果”（参见母案说明书第16页第2段），由此可见原说明书中和权利要求书中只是记载了在固态脱硫过程中脱硫剂填加的份量，并不是制取脱硫剂时采用煤比的1-8％的脱硫配比。此外，在母案说明书和权利要求书中并没有任何关于浆液脱硫剂的记载，也不能由原说明书和权利要求书毫无疑义的确定。 综上，权利要求1的上述技术特征在母案的说明书和权利要求书中没有记载，并且由母案相关内容的记载，本领域的技术人员无法概括得到权利要求1中记载的上述技术特征，因此权利要求1的修改超出了原说明书和权利要求书的范围，不符合2001年《专利法》第三十三条的规定。因此，决定维持国家知识产权局于2009年11月13日对本申请作出的驳回决定。 北京市第一中级人民法院认为：李某于2011年6月22日提交了权利要求1的修改文本，相对于母案而言，该次修改增加了下列内容：首先，用于脱硫的材料，增加了“氧化镁及其废粉”中的“及其废粉”，而“氧化镁”与“氧化镁废粉”并非同种物质，该内容也无法从其母案申请文件中毫无疑义地确定，李某认为系其笔误所致缺乏证据支持。其次，对于脱硫剂的配比用量问题，修改后的内容为“这几种脱硫剂或球化剂材料的配比用量，能由1％的镁，增到50％到100％单一使用”。但是，母案申请文件中记载的是“这几种脱硫剂可单一地100％使用，但脱硫效果次，理想的脱硫剂配方是各10％，配方不限定”和“氧化钙40％、氧化镁10％、碳化钙10％、碳化钠10％、萤石粉10％、氯化钠10％、稀土1％、碳酸钙10％、氢氧化钠10％、镁1％，脱硫剂中成分比例不限定，每一种成分配比是多少，要看需舍硫的多少确定，各种脱硫剂的用量都可增到50％”。因此，从母案申请文件中无法得出修改后的对镁的配比量的确定。第三，关于浆液脱硫剂的问题，原始说明书和权利要求书中仅记载了在固态脱硫过程中脱硫剂填加的份量，而没有任何关于浆液脱硫剂的记载，且该内容也无法从母案申请文件中毫无疑义地予以确定。因此，专利复审委员会认定本申请的权利要求1不符合2001年《专利法》第三十三条的规定并无不当，本申请作为一个专利申请的整体，专利复审委员会在此基础上对本申请予以驳回亦无不当之处。综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持第34628号决定。 李某不服原审判决，向本院提起上诉，请求：撤销原审判决及第26823号决定。其主要上诉理由是：1、原审判决认为氧化镁与氧化镁废粉并非同种物质，但并未说明原因，因此，该结论脱离实际，损害上诉人的利益。2、原审判决对本申请权利要求1中关于脱硫配方的认定错误。本申请不限定配方比例。镁是单一使用的，并非将镁与其他几种脱硫剂一并使用，镁的最大用量为1%。3、虽然母案原始文件仅记载“喷入脱硫剂”并未直接记载“喷入浆液脱硫剂”，但根据母案原始说明书的记载，可以推断出唯一的结论，即喷入的只能是浆液脱硫剂。此外，本申请整体并未违反《专利法》第三十三条的规定，不应全部被驳回。 专利复审委员会服从原审判决。 本案经审理查明，原审判决已查明的事实属实，有母案原始申请文本、李某于2011年6月22日提交的本申请文本、第26823号决定、当事人陈某等证据在案佐证，本院予以确认。” 另查明： 李某于2011年6月22日向专利复审委员会提交意见陈某书。该意见陈某书记载“原说明书中第8页第1行”记载的“喷入脱硫剂”原意为“喷入浆液脱硫剂”，其中漏印“浆液”二字。除浆液脱硫剂外的粉状、块状和棒状等任何一种脱硫剂都绝对不能在烟筒根部应用喷入的方式进行脱硫。在李某于2011年6月22日提交的本申请的权利要求书中，权利要求1为独立权利要求，权利要求2至8均为引用权利要求1的从属权利要求。 母案原始说明书第7至8页记载，“参入或喷入煤内或喷入炉膛、火道、加热室在燃烧的过程中脱硫或在被加热物、热工作带的末端至烟筒根部段喷入脱硫剂”。第16页记载，“实施例6，固态脱硫是在煤中参入1-8%的脱硫剂或将物件或炽热焦炭浸入10-30m2的脱硫净化器熔池内液态脱硫或将脱硫剂淋浴在900℃的焦炭上或金属埋在脱硫剂中在700-900℃的加热条件下就能完成脱硫效果。”李某认为上述记载表明其原始申请文件提及浆液脱硫剂。 上述事实有2011年6月22日意见陈某书以及2011年6月22日本申请的权利要求书、母案的原始申请文件等证据在案佐证。 本院认为，2008年修改的《专利法》于2009年10月1日起施行，但由于本专利的申请日在2009年10月1日之前，故本案的审理仍应适用2000年8月25日修正的《专利法》和2001年公布、2002年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》（简称《专利法实施细则》）。 2000年8月25日修正的《专利法》第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。原说明书和权利要求记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无意义地确定的内容。2002年修订的《专利法实施细则》第四十三条第一款规定，整 依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请公开的范围。因此，对于分案申请而言，应当以母案原始申请文件记载的内容判断分案申请文件的修改是否符合《专利法》第三十三条的规定。 本案中，李某于2011年6月22日提交的本申请的权利要求1相对于母案的原始申请文件，进行了如下修改：1、增加了“氧化镁及其废粉”，2、修改了脱硫剂的配比用量，3、增加了“用煤比1-8%的脱硫配比，制成浆液脱硫剂”。 由于氧化镁废粉并非规范的技术用语，母案原始申请文件对此亦未有明确记载，因此，本领域技术人员无法从母案的原始申请文件中确定地、毫无疑义地得出在脱硫过程中使用氧化镁废粉。因此，此项修改不符合《专利法》第三十三条的规定，第26823号决定以及原审判决对此认定正确，李某关于氧化镁与氧化镁废粉属于同一物质的主张并无证据支持，其相关上诉理由不能成立，本院不予支持。 李某于2011年6月22日提交的本申请的权利要求1限定“氢氧化钠、镁、稀土、碳酸钙，这几种脱硫剂或球化剂材料的配比用量，能由1％的镁，增加到50％至100％单一使用”，而母案原始申请文件中的相关记载为“这几种脱硫剂可单一地100％使用，但脱硫效果次，理想的脱硫剂配方是各10％，配方不限定”和“氧化钙40％、氧化镁10％、碳化钙10％、碳化钠10％、萤石粉10％、氯化钠10％、稀土1％、碳酸钙10％、氢氧化钠10％、镁1％，脱硫剂中成分比例不限定，每一种成分配比是多少，要看需舍硫的多少确定，各种脱硫剂的用量都可增到50％。因此，母案原始申请文件对于各种脱硫剂的配比用量给出了三种方案，分别为单一即100%的使用、各10%的配比用量，以及镁1%的配比用量，并指出各种脱硫剂的用量都可增到50％。故，本领域技术人员无法从母案的原始申请文件中确定地毫无疑义地得出“这几种脱硫剂或球化剂材料的配比用量，能由1％的镁，增加到50％至100％单一使用”的配比用量。李某主张本申请权利要求并不限定配比用量，脱硫剂的配比用量可根据具体情况而定，因而其关于配比用量的修改并未超出母案原始申请文件的范围。然而，李某在2011年6月22日提交的本申请权利要求书中并未记载配比用量不受限定，且其在本案审理中明确表示镁单一使用，其最大用量为1%，因此，李某的此项上诉理由不能成立，本院不予支持。 由于母案原始申请文件中仅记载“固态脱硫是在煤中参入1-8%的脱硫剂或将物件或炽热焦炭浸入10-30m2的脱硫净化器熔池内液态脱硫或将脱硫剂淋浴在900℃的焦炭上或金属埋在脱硫剂中在700-900℃的加热条件下就能完成脱硫效果。”因此，母案原始申请文件表明可以使用煤比1-8%的脱硫剂完成脱硫效果，而并非制备脱硫剂。但李某在其2011年6月22日修改的权利要求1记载“这几种脱硫材料都能用煤比的1－8％的脱硫配比，分别制成浆液脱硫剂，粉状脱硫剂，块状脱硫剂，棒型脱硫剂分别因需择用”，即煤比1-8%的脱硫配比是在制备脱硫剂过程中的配比用量，这显然超出了母案原始申请文件的记载范围。此外，李某在其2011年6月22日向专利复审委员会提交的意见陈某书中也认可其漏印“浆液”，而从母案原始申请文件中关于“喷入脱硫剂”和“将脱硫剂淋浴900℃的在焦炭”的记载中均不能确定无疑地得出使用的脱硫剂为浆液状，因此，第26823号决定以及原审判决对此认定正确，李某的此项上述理由不能成立，本院不予支持。由于本申请权利要求2至8均为从属权利要求，在本申请权利要求1的修改不符合《专利法》第三十三条的规定的情况下，第26823号决定驳回本申请并无不当，李某的此项上诉理由不能成立，本院不予支持。 综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，本院予以维持。上诉人李某的上诉理由缺乏事实和法律依据，对其上诉请求本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一、二审案件受理费各一百元，均由李某负担（均已交纳）。 本判决为终审判决。 审　判　长　　莎日娜 代理审判员　　戴某 代理审判员　　周　波 二○一二 年 十二 月 二十 日 书　记　员　　张　林 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2000修正) 第33条 中华人民共和国专利法实施细则(2001) 第43条1款 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 中华人民共和国行政诉讼法 第61条1款1项