某公司诉国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：（2020）最高法知行终97号 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 最高人民法院 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 举证责任 证明责任 // 某公司诉国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政案 ——化合物新颖性的证明规则 [案件基本信息] 1．裁判书字号 最高人民法院（2020）最高法知行终97号行政判决书 2．案由：发明专利申请驳回复审行政纠纷 3．当事人 原告（上诉人）：某公司 被告（被上诉人）：国家知识产权局 [基本案情] 某公司就原国家知识产权局实质审查部门针对申请号为20108002 × × ××、名称为“× × × ×衍生物阻燃剂”的发明专利申请所作出的驳回决定向原国家知识产权局专利复审委员会提出复审请求。针对该复审请求，原专利复审委员会作出复审请求审查决定，该决定认定：本申请权利要求1、 4-6不具备《中华人民共和国专利法》第二十二条第二款规定的新颖性，权利要求2、 3、7、 9、 11-17不具备《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款规定的创造性，维持驳回决定。 某公司不服被诉决定，主张：本案应适用《专利审查指南》第二部分第十章5. 1节“化合物的新颖性”规定中的“但书”条款。即，对比文件1虽然提到了通式（1）中R是1， 2-亚乙基的化合物及其制造方法，但根据证据1，在三乙胺的存在下，按照对比文件1记载的制造方法无法制造出通式（1）中R是1， 2-亚乙基的化合物。事实上，有机磷化学具有不可预测性，某一× × ××衍生物（比如本申请化合物）是否能够被成功制造，无法预先基于待使用的碱和反应条件（包括催化剂和溶剂）来进行判断，证据2及证据3可佐证。由此可见，在× × × ×衍生物的制造反应中，并不存在某种统一的反应机理（比如简单地除去氯化氢），对比文件1的公开不能破坏本申请权利要求1化合物的新颖性。此时，因原告已经证明了对比文件1的方法无法获得本申请的化合物，故举证责任应当转移给被告。 根据中央机构改革部署，原专利复审委员会的相关职责由中华人民共和国国家知识产权局统一行使。国家知识产权局坚持被诉决定的意见。 对比文件1系公开日为1999年4月20日，公开号为特开平11 -106619的公开特许公报（A）日本专利文献及其部分中文译文，具体公开了阻燃性聚酯及其制造方法。 证据1为发明人Kimberly White博士在2014年02月28日至03月03日进行的实验报告。 证据2为题为“× × × ×，EDC Reactions with Various Bases， Catalysts， Sol-vents”的实验结果表格。 证据3为Abrunhosa-Thomas等，“Alkylation of H-Phosphinate Esters underBasic Conditions”，J. Org. Chem.，第72卷，第2851～2856页，2007年。 [案件焦点] 化合物新颖性的判断中，“在申请日之前无法获得该化合物”这一但书条款的证明规则。 [法院裁判要旨] 北京知识产权法院经审理认为：“在申请日之前无法获得该化合物”作为消极事实，具有较高的证明难度。有鉴于此，在确定原告对此承担举证责任的基础上，不应对其课以过高的证明标准。因对比文件1提到了权利要求1中的化合物，故可以对比文件1为基础，结合现有技术，基于所属技术领域技术人员的知识和能力进行判断。需要指出的是，由《专利审查指南》第二部分第四章2.4节“所属技术领域的技术人员”规定可知，所属技术领域的技术人员应当知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力。换言之，原告固然无须穷尽所有的现有技术方法，但其证明责任也绝非仅限于机械套用对比文件1提及的原料和方法。与之相反，原告的证明范围不应排除本领域技术人员基于对比文件1公开的内容，在其合理认知范围之内的可能会选用的现有技术和原料。 首先，证据1采用对比文件1实施例的制备方法来尝试合成本申请权利要求1的化合物。然而，证据1所记载的制备方式仅涵盖了潜在能够合成本申请权利要求1限定的化合物制备方法范围中非常小的一个点值。在此情况下，该证据的证明力并不足以覆盖对比文件1所涉及的制备方法。其次，证据1中仅采用三乙胺作为碱尝试合成本申请权利要求1限定的有机磷化合物。三乙胺作为众多有机碱中的一种，碱性不强，该证据仅能证明在使用三乙胺作为碱这样特定的反应条件时无法合成本申请权利要求1限定的有机磷化合物。再次，证据2的实验结果表格表明，本领域技术人员知晓如碱，溶剂等反应条件均系能够影响有机磷化合物合成的重要因素，也会尝试改变上述条件来合成化合物。这间接证明了本领域技术人员完全有可能尝试通过改变碱的类型来合成权利要求1限定的有机磷化合物。而证据3亦不能推导得出权利要求1中的化合物不能合成的结论。最后，如前所述，原告的举证责任尚未承担到位，故举证责任并未转移，被告无须就该问题举证。综上所述，证据1 ～3并不足以证明申请日之前无法获得权利要求1的化合物，权利要求1不符合《中华人民共和国专利法》第二十二条第二款的规定。 北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条规定，判决如下： 甲公司的诉讼请求。 某公司不服一审判决，提起上诉。 最高人民法院同意一审法院的裁判意见。 编写人：北京知识产权法院 宋晖 王仲阳