阮某与国家知识产权局专利复审委员会实用新型专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2010)高行终字第1129号 审理法官： 张某 刘某 谢某 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2010.10.14 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 违法 行政判决 维持原判 // 阮某与国家知识产权局专利复审委员会实用新型专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2010)高行终字第1129号 上诉人（原审原告）阮某。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区某地银谷大厦10-12层。 法定代表人张某2，副主任。 委托代理人苏某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 委托代理人杨某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 上诉人阮某因实用新型专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第1773号行政判决，于法定期限内向本院提出上诉。本院于2010年9月13日受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 北京市第一中级人民法院认定，本申请涉及名称为“五行扑克牌”、申请人为阮某的实用新型专利申请。国家知识产权局于2008年4月18日作出了驳回本申请的决定，其主要驳回理由是：本申请权利要求1及其从属权利要求属于一种智力活动的规则和方法的范畴，不属于利用自然规律和自然力的技术方案，属于《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十五条第一款第（二）项所规定的不授予专利权的情形。上述驳回决定所依据的文本为：阮某于2006年9月22日提交的权利要求第1－5项、说明书第1－2页、说明书附图第1－2页、摘要和摘要附图。阮某不服国家知识产权局作出的驳回决定并申请复审。国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）受理该复审请求后，向原审查部门发出前置审查通知书。原审查部门对本复审请求进行了前置审查，认为该申请明显属于《专利法》第二十五条智力活动的规则和方法的范畴，坚持驳回决定。2009年4月14日，专利复审委员会向阮某发出复审通知书，指出：权利要求1限定的方案没有采用技术手段，也没有解决技术问题，也没有获得符合自然规律的技术效果，本申请权利要求1不属于实用新型专利保护的客体；从属权利要求2-5同样不属于实用新型专利保护的客体。针对上述复审通知书，阮某于2009年5月24日提交了意见陈某书和修改后的权利要求书。专利复审委员会经过审查作出第17826号复审请求审查决定（简称第17826号决定），维持国家知识产权局作出的驳回决定。 北京市第一中级人民法院认为，本申请权利要求1所保护的技术方案并没有对游戏牌产品的形状、构造或者其结合提出适于实用的新的技术方案，权利要求1没有采用技术手段解决技术问题并获得符合自然规律的技术效果，不属于《中华人民共和国专利法实施细则》（简称《专利法实施细则》）第二条第二款规定的技术方案，不属于专利保护的客体。由于专利复审委员会已经认定本申请因不符合《专利法实施细则》第二条第二款的规定故不属于专利保护客体，且该缺陷属于本申请的实质性缺陷，专利复审委员会据此维持国家知识产权局的驳回决定于法有据。第17826号决定认定事实清楚，适用法律正确。北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第17826号复审请求审查决定。 阮某不服原审判决向本院提出上诉，请求撤销原审判决和第17826号决定。阮某的主要上诉理由为：本申请符合《专利法》第二十五条、《专利法实施细则》第二条第二款的规定，专利复审委员会在复审程序中未送达口头审理通知致使阮某未能参加口审，其审查程序违法。 专利复审委员会服从原审判决。 经审理查明： 本申请涉及名称为“五行扑克牌”、申请号为200620135839.7的实用新型专利申请，其申请日为2006年9月22日，申请人为阮某。国家知识产权局于2008年4月18日驳回了本申请，该驳回决定的理由是：本申请权利要求1及其从属权利要求属于一种智力活动的规则和方法的范畴，权利要求体现的是一种游戏规则的人为限定，而不是利用自然规律和自然力的技术方案，属于《专利法》第二十五条第一款第（二）项所规定的不授予专利权的情形。上述驳回决定所依据的文本为：阮某于2006年9月22日提交的权利要求第1－5项、说明书第1－2页、说明书附图第1－2页、摘要和摘要附图。上述驳回决定所针对的权利要求书如下： “1、一种涉及文化娱乐用品的游戏牌，由主牌和王牌构成。其特征是：主牌分五类，每类9至13张；王牌2至5张。 2、根据权利要求1所述的一种游戏牌，其特征是：可用纸质制作成普通扑克牌外观的纸牌，也可用竹、骨、塑料、玻璃等材料制作麻将牌外观的骨牌。 3、根据权利要求1和2所述的一种游戏牌，其特征是：五类主牌分别与五行对应，既可用金、木、土、水、火文字（图2），也可以图形白虎、青龙、麒麟、玄武、朱雀（图3）或其它能形象表示金、木、土、水、火的图形表示，图形的颜色填充为相应五行色。 4、根据权利要求1和2所述的一种游戏牌，其特征是：五类主牌分别与五行对应，还可用方块、草花、圆球、黑桃、红心（图1），或者其他抽象图形符号表示金、木、土、水、火，图形的颜色填充为相应五行色。 5、根据权利要求1和2所述的一种游戏牌，其特征是：王牌既可只设大、小王2张，又可设为金、木、土、水、火5个王5张牌，还可按大中小、天地人或东西南北、天地人神设3或4个王。” 阮某不服国家知识产权局作出的上述驳回决定，于2008年7月10日向专利复审委员会提出复审申请并请求专利复审委员会举行口头审理，但此时未对申请文件进行修改。经形式审查合格后，专利复审委员会于2008年9月8日向阮某发出复审请求受理通知书，并向原审查部门发出前置审查通知书。原审查部门对本申请的复审请求进行了前置审查，其在相应的前置审查意见书中认为：本申请的权利要求1是对五行扑克牌主牌的分类及张数、王牌的人为规定，确定了五行扑克牌游戏规则，从属权利要求3、4、5基于权利要求1相对应的规则进一步限定扑克牌的文字、图形、颜色、抽象图形符号，参照说明书的记载，只有掌握这些规则并按照五行相生相克的逻辑推理才能实现锻炼思维、文化娱乐的发明目的，该申请明显属于《专利法》第二十五条智力活动的规则和方法的范畴，因而坚持驳回决定。 2009年4月14日，专利复审委员会向阮某发出复审通知书，指出：权利要求1限定的方案没有采用技术手段，也没有解决技术问题，也没有获得符合自然规律的技术效果，根据《审查指南》第一部分第二章6.4节的规定，本申请权利要求1不属于实用新型专利保护的客体，不符合《专利法实施细则》第二条第二款的规定；从属权利要求2-5同样不属于实用新型专利保护的客体，不符合《专利法实施细则》第二条第二款的规定。 针对上述复审通知书，阮某于2009年5月24日提交了意见陈某书和修改后的权利要求书，其修改后的权利要求书为： “1、本实用新型发明涉及一种文化娱乐用品的游戏牌，其特征是游戏牌由纸质、竹子、骨、塑料、玻璃等材料制作，由主牌和王牌组成，主牌分五类，每类9至13张，王牌2至5张。每类牌暗合五行之一，既可用文字金、木、土、水、火，也可用表示五行的图案和颜色区别，也可在普通牌红心、方块、黑桃、草花增加一类圆球。使每一类牌只压另一类牌，同时也只被第三类牌压。从而达到数字相同，也可压牌。如金3可压木3，黑桃A可压红桃A，增加牌的变数，解决了相同大小不同花色牌不能相压的技术难题。而用王牌代替任何牌时，对超过2张以上的同花链子牌，如果其中含有王牌，则按五行相生变为另一同花链子牌，解决了牌不能变化的技术难题，变数陡增，趣味横生。” 2009年7月9日，专利复审委员会经过审查，以阮某于2009年5月24日提交的修改后的本申请的权利要求书、于2006年9月22日提交的本申请的说明书第1—2页、说明书附图、摘要和摘要附图为审查文本作出了第17826号决定。专利复审委员会在第17826号决定中认定：首先，本申请权利要求1限定的方案中，对棋牌分类、张数、制作材料、文字、图案、颜色、抽象图形符号等进行的限定以及对游戏牌的游戏规则和玩法的限定，并没有采取利用自然规律的技术手段来解决技术问题，没有在棋牌的形状、构造或者其结合上形成新的技术方案，因此，权利要求1限定的方案没有采用技术手段、没有解决技术问题、也没有获得符合自然规律的技术效果，根据《审查指南》第一部分第二章第6.4节的规定，本申请权利要求1不属于实用新型专利保护的客体，不符合《专利法实施细则》第二条第二款的规定。其次，本申请的权利要求明显不属于实用新型专利保护的客体，虽然驳回决定未提及上述明显实质性缺陷，但专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的上述明显实质性缺陷进行审查。另外，在实用新型专利申请初步审查程序中，需要审查申请是否符合《专利法》第二十五条、《专利法实施细则》第二条第二款的规定。综上，本申请不符合《专利法实施细则》第二条第二款的规定，专利复审委员会决定：维持国家知识产权局针对本申请作出的驳回决定。阮某不服该决定并提起诉讼，请求撤销第17826号决定。 上述事实，有第17826号决定、驳回决定、复审通知书、阮某于2006年1月5日提交的权利要求第1-4项、于2009年5月24日提交的意见陈某书和修改后的权利要求书及当事人陈某等证据在案佐证。 本院认为，根据《专利法实施细则》第二条第二款规定，专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。所谓技术方案是指对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合，未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于实用新型专利保护客体。产品的形状以及表面的图案、色彩或者其结合的新方案，没有解决技术问题的，不属于实用新型专利保护的客体;产品表面的文字、符号、图表或者其结合的新方案，不属于实用新型专利保护的客体。本申请请求保护一种文化娱乐用品的游戏牌，其主要限定了游戏牌的分类、张数、制作材料、颜色、文字、图案、抽象图形符号以及游戏牌的游戏规则和玩法。根据本申请说明书的记载，本申请所要解决的问题是将中国古文化五行相生相克学说结合现代牌类博弈规律，为公众提供一种新的思维锻炼方法和文化娱乐的牌类。本申请请求保护的游戏牌达到的效果是“既可开发智力，锻炼思维，又能在休闲娱乐中，领略中国古文化的深邃哲理和神奇魅力，继承和弘扬中华民族的优秀传统文化”。因此，本申请所保护的技术方案并没有对游戏牌产品的形状、构造或者其结合提出适于实用的新的技术方案，没有采用技术手段解决技术问题，也没有获得符合自然规律的技术效果。因此，本申请不属于《专利法实施细则》第二条第二款规定的技术方案，不属于实用新型专利保护的客体。阮某有关本申请符合《专利法实施细则》第二条第二款规定的上诉理由依据不足，本院不予支持。同时，鉴于本院已经认定本申请不符合《专利法实施细则》第二条第二款规定，本院不再审查本申请是否符合《专利法》第二十五条的规定。 《审查指南》第四部分第二章第4.1节规定：“除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现审查文本中存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查，并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定：……（2）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。”根据该条规定，专利复审委员会如果发现申请文件存在驳回决定未指出的明显实质性缺陷，可以依据该理由作出维持驳回决定的审查决定。本案专利复审委员会在认定本申请不符合《专利法实施细则》第二条第二款的规定，不属于实用新型专利保护客体的基础上，未再审查本申请是否符合《专利法》第二十五条的规定即作出维持驳回决定的审查决定具有事实和法律依据。至于阮某有关专利复审委员会在复审程序中未送达口头审理通知致使其未能参加口审故其审查程序违法的上诉理由，由于口头审理并不是专利复审委员会对驳回专利申请决定进行复审的必经程序，且本案现有证据也不能证明专利复审委员会针对阮某的口头审理进行了口头审理或通知阮某参加口头审理，故阮某该上诉理由不能成立，本院不予支持。 综上，上诉人阮某的上诉理由因缺乏事实和法律依据不能成立，其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，其判决结果应予维持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一、二审案件受理费人民币各一百元，均由阮某负担（均已交纳）。 本判决为终审判决。 审　判　长　　张　冰 代理审判员　　刘某 代理审判员　　谢某 二Ο一Ο 年 十 月 十四 日 书　记　员　　孙　娜 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第25条1款2项 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第2条 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 中华人民共和国行政诉讼法 第61条1款1项