甲公司与国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2023)最高法知行终406号 审理法官： 崔某 顾正义 王倩 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 最高人民法院 审结日期：2024.06.27 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 合法 合法性 新证据 维持原判 听证 // 甲公司与国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 中华人民共和国最高人民法院 行政判决书 (2023)最高法知行终406号 上诉人(一审原告、专利申请人)：甲公司。住所地：上海市金山区。 法定代表人：时某，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：姜某，乙公司(特殊普通合伙)专利代理师。 委托诉讼代理人：杨某，乙公司(特殊普通合伙)专利代理师。 被上诉人(一审被告)：国家知识产权局。住所地：北京市海淀区某地。 法定代表人：申某，该局局长。 委托诉讼代理人：李某，该局审查员。 委托诉讼代理人：袁某，该局审查员。 丙公司与被上诉人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，丁公司、名称为“艾灸盒”的发明专利申请(以下简称本申请)。国家知识产权局作出第309176号复审请求审查决定(以下简称被诉决定)，维持其对本申请作出的驳回决定；甲公司不服，向北京知识产权法院(以下简称一审法院)提起诉讼，请求撤销被诉决定。一审法院于2022年12月29日作出(2022)京73行初14922号行政判决，戊公司的诉讼请求；甲公司不服，向本院提起上诉。本院于2023年6月26日立案后，依法组成合议庭，并于2024年4月22日询问当事人。丙公司的法定代表人时某及委托诉讼代理人姜某、杨某，被上诉人国家知识产权局的委托诉讼代理人李某、袁某到庭参加询问。本案现已审理终结。 本案基本事实如下：本申请系名称为“艾灸盒”的发明专利申请，己公司，申请号为201610340456.1，申请日为2016年5月23日。作为本案审查基础的权利要求为： “1.一种艾灸盒，其特征在于，包括： 壳体，其上部和下部均设置有开口，底部设置有横向插槽； 艾灸金属网套，其长度较壳体的长度短，上部设置有开口，其它部分为网状结构，剖面为U字形，其内壁的形状与艾柱的形状相对应，其外壁的形状与壳体的形状相对应，上部设置有突缘，以便嵌套在壳体的上部开口时，使突缘卡挡在壳体的上部开口的周缘；当艾柱点燃后插入艾灸盒时，点燃后对准皮肤部位放置于其上加热治疗，火屑不会掉出烫伤皮肤； 可置换药片盒，其插入壳体的底部的横向插槽，以便进行置换；所述可置换药片盒为网状结构，使艾灸热力可以加热药片后穿透药片，可置换药片盒与药片的形状大体相同。 2.根据权利要求1所述艾灸盒，其特征在于，所述可置换药片盒用于置入药片。 3.根据权利要求1所述的艾灸盒，其特征在于，所述壳体的侧面设置有开口。 4.根据权利要求1所述的艾灸盒，其特征在于，底部环状上方有小柱。 5.根据权利要求1所述的艾灸盒，其特征在于，所述底部设置有环型双面胶。 6.根据权利要求1所述的艾灸盒，其特征在于，所述可置换药片盒为圆形，用于从壳体的底部向上插入，圆形药片盒底部设置有环型双面胶。 7.根据权利要求1所述艾灸盒，其特征在于，所述底部设置温度传感器组件，以检测底部温度并发出超温示警。” 2020年6月18日，国家知识产权局经其原审查部门审查，决定驳回本申请。主要理由为：本申请权利要求1-8不具备2008年修正的《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第二十二条第三款规定的创造性。 国家知识产权局原审查部门引用了如下主要证据： 对比文件2：授权公告日为2011年2月9日、授权公告号为CN201734953U的中国实用新型专利文件。对比文件2公开了一种组合式督灸盒，并具体公开了以下技术特征(参见说明书第[0016]-[0021]段，图1、2)：盒体，其包括上部的保温盒壁6和下部的网状基座7，由于燃艾槽5能够卡在保温盒壁6上固定，网状基座7底面为不锈钢网密封，可知，盒体的上部和下部均设有开口；燃艾槽5，其长度较盒体的长度短，上部设有开口，底面设置防灰网4，剖面为U字形，其内可放置艾柱或艾条段，燃艾槽5侧面设有外檐卡在保温盒壁6上起固定作用；网状基座7内可以放置姜末、蒜泥、附子饼等不同药物进行隔药灸。 对比文件3：授权公告日为2010年11月24日、授权公告号为CN201643392U的中国实用新型专利文件。对比文件3公开了一种医疗保健袋，并具体公开了以下技术特征(参见说明书第[0013]-[0019]段，图1、2)，包括固定带2、药芯4、封装袋1，药芯4为两层棉布中间夹的纯天然藏药或中草药，为圆形，以能置入封装袋1为准。封装袋1内包括一个发热装置5，封装袋1上设有至少两个拉链开口6，一个开口内装药芯4，另一个开口内装发热装置5，当药芯4的药力下降后或者需要其他药用性质的药芯时，可以打开拉链口更换药芯4。 2020年7月15日，甲公司向国家知识产权局提出了复审请求，并于2021年9月16日修改了权利要求书，形成上述作为本案审查基础的权利要求。 2022年5月22日，国家知识产权局作出被诉决定认为：权利要求1与对比文件2的区别特征在于：(1)壳体底部设有横向插槽，可置换药片盒插入壳体底部的横向插槽，以便进行置换，可置换药片盒与药片的形状大体相同；(2)艾灸金属网套，其它部分为网状结构，其内壁的形状与艾柱的形状相对应，其外壁的形状与壳体的形状相对应，上部设置有突缘，以便嵌套在壳体的上部开口时，使突缘卡挡在壳体的上部开口的周缘，艾柱插入艾灸盒。在对比文件2的基础上结合对比文件3和本领域常用技术手段，得到权利要求1所要求保护的技术方案，对本领域技术人员而言是显而易见的，权利要求1不具备创造性。在权利要求1不具备创造性的基础上，权利要求2-7也不具备创造性。国家知识产权局据此决定：维持其于2020年6月18日对本申请作出的驳回决定。 甲公司不服，于2022年9月14日向一审法院提起诉讼，请求撤销被诉决定。事实和理由为：(一)通过对比文件2、对比文件3公开的内容不能得到本申请的技术方案，国家知识产权局在作出被诉决定之前，没有提供证据或通过说理来证明其所称的公知常识。(二)被诉决定中引用了六篇专利文献来证明公知常识，但是上述事实和理由在被诉决定之前的审查意见中并未出现，是新的事实和理由，因此国家知识产权局违反了听证原则。(三)被诉决定中引用的六篇专利文献不是公知常识证据。国家知识产权局也无法证明通过这六篇专利文献能得到本申请的技术方案，也无法证明本申请与现有技术的区别特征通过公知常识可以得到。(四)国家知识产权局提供的文件中出现了常识性错误和完全互相矛盾的陈述。实审阶段的认知是“艾柱是自上向下燃烧，不可能对准皮肤”，复审阶段的认知是“艾柱燃烧过程中必然对准皮肤”。庚公司的答复内容及本申请内容所得出的结论，是一种典型的“事后诸葛亮”式的判断。 国家知识产权局一审辩称：(一)被诉决定在针对权利要求进行创造性评述时仅采用了对比文件2、对比文件3结合本领域常用技术手段的方式进行评述。采用多篇专利文献只是为了辅助证明在相关技术领域中为了解决相应技术问题而通常采用的技术手段。(二)被诉决定引用的专利文献分别给出了多种可方便拆卸来更换药物的启示，在对比文件2和对比文件3公开内容的启示下，本领域技术人员能够想到采用可插入横向插槽内的可置换药片盒来放置药物从而方便更换药物。(三)被诉决定引用的专利文献公开了与本申请类似的固定艾柱的方式。(四)无论艾柱如何放置，其整体必然是对准皮肤部位的，相关特征已经被对比文件2公开。艾柱通常是自上向下燃烧的与艾灸热力与皮肤对准也并无矛盾。至于艾灸金属网套的技术效果，本申请中不仅未记载艾柱的燃烧方向，也未记载调节艾柱燃烧部位距皮肤距离的技术效果。综上所述，被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审查程序合法，审查结论正确，甲公司的诉讼理由不能成立，辛公司的诉讼请求。 一审庭审中，甲公司明确表示认可被诉决定认定的本申请权利要求1与对比文件2的两点区别特征；但对于被诉决定认定的权利要求1实际解决的技术问题有异议，其主张实际解决的技术问题不仅包括方便药物更换，还解决了艾灸时使用药物的定量问题，即通过盒体的大小就能清楚地知道药量的多少；权利要求2-7基于其引用的权利要求1的创造性而具备创造性。 一审法院经审理认定了上述事实。 一审法院认为： 壬公司认可被诉决定认定的本申请权利要求1与对比文件2的两点区别特征，经审查予以确认。对于本申请权利要求1实际解决的技术问题，对比文件2公开网状基座系金属网围制而成的不同规格的长方体，其容量亦为确定值，故其同样可以起到确定药物用量的作用，同时，现有技术中的药片均为定量生产，均具有明确的计量，当使用时，即使可置换药片盒与药片的形状不同，只要选择目标剂量的药片即能起到定量化的效果。故被诉决定认定的本申请权利要求1相对于对比文件2实际解决的技术问题，并无不当。 对于区别特征(1)，在对比文件2公开了网状基座可放置姜末、蒜泥、附子饼等不同药物进行隔药灸以更换药物且对比文件3给出了直接替换装有药物的可更换部件以便携更换药物的启示下，由于盒体插入横向插槽并取出更换也是常见的更换手段，系本领域公知常识，故利用这种结构来放置药物从而方便更换药物是容易想到的。 对于上述公知常识，甲公司主张被诉决定引用的专利文献无法证明其系公知常识，对此，根据《专利审查指南》对于公知常识的规定，国家知识产权局既可以提供相应的证据予以证明，也可以通过说理进行说明，故国家知识产权局通过补充提交的专利文献对上述公知常识进行说理，并不违反《专利审查指南》的强制性规定。 对于区别特征(2)，关于艾灸金属网套的技术效果，本申请说明书中未记载艾柱点燃的一端对准皮肤部位以及艾柱的燃烧方向。同时，本领域技术人员知晓，用形状与艾柱对应的固定装置以放置艾柱是常见的固定手段。此外，甲公司声称的艾柱燃烧面与皮肤保持几乎完全相等的距离且不会改变方向的技术效果，对比文件2中公开了将艾柱放入燃艾槽中，当艾柱平放时，其燃烧部位与皮肤之间的距离也不会改变，故区别特征(2)相对于对比文件2并未产生预料不到的技术效果。 综上，在对比文件2的基础上，结合对比文件3及本领域的公知常识得到权利要求1所要求保护的技术方案，对本领域技术人员而言是显而易见的，因此被诉决定认定权利要求1不具备创造性，其结论正确。在引用的权利要求1不具备创造性的前提下，权利要求1的从属权利要求2-7亦不具备创造性。 一审法院依照专利法第二十二条第三款、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：“癸公司的诉讼请求。案件受理费一百元，子公司负担(已交纳)。” 甲公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求：1.撤销一审判决；2.撤销被诉决定；3.本案一、二审诉讼费用由国家知识产权局承担。事实和理由为：(一)被诉决定和一审判决认定事实不清，适用法律错误。1.本申请说明书中明确记载了艾柱点燃的一端对准皮肤部位以及艾柱燃烧方向的特征，被诉决定及一审判决相关认定错误。2.本申请的驳回理由缺乏必要的证据支持。(二)本申请权利要求1具备创造性。1.通过被诉决定引用的专利文献，并不能得到区别特征(1)和(2)属于本领域常规技术手段的结论。2.区别特征(2)可以确保艾柱在燃烧过程中在重力作用下，保持与皮肤几乎相等的距离，无论在结构上、功能上还是技术效果上，均不同于对比文件2中的燃艾槽，取得了预料不到的技术效果。(三)本申请在日本和欧洲均已获得授权，说明其具备创造性。(四)在权利要求1具备创造性的情况下，引用权利要求1的从属权利要求2-7也具备创造性。 国家知识产权局辩称：(一)本申请权利要求1及说明书中并未记载艾柱燃烧方向，也未记载艾柱点燃的一端对准皮肤部位。(二)基于对比文件3并结合三篇专利文献佐证，可以确定盒体插入横向插槽并取出更换药物是本领域技术人员容易想到的。(三)对于艾灸金属网套内壁形状与艾柱形状对应，被诉决定引用的三篇专利文献均记载了内壁的内径与艾柱的外径相对应，可见，采用此种艾柱固定装置以插入艾柱是本领域技术人员在放置艾柱时采用的常用技术手段。丑公司主张的艾柱燃烧面朝下，且通过重力作用持续朝皮肤方向前进以与皮肤之间保持相等距离的技术效果存在，这也是艾灸领域所常见的应用方式。(四)本申请的艾灸盒在日本和欧洲的专利获得授权与本申请能否获得授权并无直接关联。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律法规正确，请求驳回上诉，维持原判。 本案二审期间，当事人均未提交新证据，并均对一审判决对于证据真实性、合法性的认定不持异议。 本院经审理查明：一审法院认定的事实属实，本院予以确认。 另查明：被诉决定在“关于复审请求人的意见陈述”部分引用了六篇专利文献，用以说明在药灸领域，如何方便快捷的更换药物是本领域技术人员的通用需求，本领域技术人员通常采用多种可方便拆卸的方式，例如旋转卡合、插取等方式来放置药物；采用固定座的方式来放置艾柱，采用内壁形状与艾柱形状匹配的艾柱固定装置以插入艾柱，均是本领域技术人员在放置艾柱时采用的常用技术手段，其必然也能够起到与本申请相似的技术效果。 本院认为：本案系发明专利申请驳回复审行政纠纷。本申请的申请日在2008年修正的专利法施行日(2009年10月1日)之后、2020年修正的专利法施行日(2021年6月1日)之前，本案应适用2008年修正的专利法。本案二审争议焦点问题是：本申请是否具备创造性。 专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”判断发明是否具有突出的实质性特点，一般应当确定最接近的现有技术，分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明创造实际解决的技术问题，继而判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见，即现有技术是否给出将区别特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示。判断发明是否具有显著的进步，主要应当考虑发明相对于现有技术是否具有有益的技术效果。 (一)关于本申请权利要求1的创造性 1.关于区别特征及实际解决的技术问题 壬公司对被诉决定认定的本申请权利要求1与对比文件2之间的区别特征及基于该区别特征实际解决的技术问题未明确提出异议，经审查，本院对被诉决定的相关认定予以确认。 2.关于本申请权利要求1相对于对比文件2和对比文件3及本领域常用技术手段的结合是否显而易见 关于区别特征(1)。对比文件2公开了可以使用药物进行隔药灸的技术方案，且其网状基座中的药物也可以更换。对比文件3公开了直接替换装有药物的可更换部件以便捷更换药物的启示，同时，使用盒体与插槽配合实现便捷更换也是本领域的常用手段。因此，本领域技术人员在对比文件2、对比文件3公开内容的基础上，容易想到使用区别特征(1)的结构来放置、更换药物，无需付出创造性劳动。 关于区别特征(2)。对比文件2公开的燃艾槽5的结构与本申请的区别仅在于全网状结构、内壁形状与艾柱形状对应且利用突缘卡在壳体上部开口的周缘外。由于本领域技术人员知晓艾柱与空气接触越多，燃烧越充分，在对比文件2已经公开燃艾槽5的底部是网状结构的情况下，为了使艾柱充分燃烧而将其他部分也设置为网状结构的金属网套不需要付出创造性劳动；而在对比文件2公开了燃艾槽5的侧面通过外檐卡在保温盒壁6上的情况下，利用上部的突缘卡在壳体上属于常规调整；采用内壁形状与艾柱形状匹配的艾柱固定装置以插入艾柱也是本领域技术人员在放置艾柱时采用的常用技术手段。因此，区别特征(2)所限定的艾灸金属网套的结构，也是本领域技术人员在现有技术的基础上容易得到的。 综上，在对比文件2的基础上，结合对比文件3及本领域的常用技术手段得到权利要求1所要求保护的技术方案，对本领域技术人员而言是显而易见的，本申请权利要求1不具备创造性。 3.寅公司的其他上诉理由 首先，寅公司认为被诉决定认定的公知常识没有证据证明的问题。参照《专利审查指南》的规定，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。因此，审查员可以通过说明理由的方式来评述和认定公知常识。本案中，被诉决定在“关于复审请求人的意见陈述”部分，通过补充引用六篇在本申请的申请日之前公开的专利文献来佐证被诉决定中认定的相关公知常识或常用技术手段，系对决定理由的补充说明，符合相关规定。但国家知识产权局在作出被诉决定前卯公司辰公司的有关意见，程序存在瑕疵，本院在此予以指出。 其次，甲公司认为本申请权利要求及说明书中明确记载了艾柱点燃的一端对准皮肤部位，艾柱燃烧过程中可以保证与皮肤部位距离不变，取得了预料不到的技术效果。国家知识产权局认为，本申请权利要求和说明书仅记载了“当艾柱点燃后插入艾灸盒时，点燃后对准皮肤部位放置于其上加热治疗，火屑不会掉出烫伤皮肤”，巳公司主张的前述内容，所以其主张的技术效果不应予以考虑。对此，一方面，本申请权利要求为产品权利要求，午公司强调的是产品在特定使用方式下的技术效果，故需要判断的是产品能否适用于该使用方式并取得相应的技术效果，并非只有在权利要求限定该使用方式的情况下才能认定本申请可以取得相应的技术效果。根据本申请说明书及附图，结合艾灸的治疗原理和一般使用方式，可以合理地确定本申未公司主张的使用方式，申公司所强调的技术效果。对此问题被诉决定和一审判决认定存在不当，本院予以纠正。另一方面，虽然本申请通过限定艾灸金属网套内壁的形状与艾柱的形状相对应，可以实现艾柱燃烧面与皮肤距离保持一致的效果，但在艾灸使用过程中使其稳定地发挥作用是本领域的常规需求，如前所述，采用内壁形状与艾柱形状匹配的艾柱固定装置以插入艾柱是本领域技术人员在放置艾柱时采用的常用技术手段，出于保持艾柱燃烧面与皮肤距离一致的目的而采用上述技术手段亦不需要付出创造性劳动，实现的技术效果也是本领域技术人员可以合理预期的。被诉决定和一审判决有关认定虽然存在不当，但是并未影响本申请是否具备创造性的判断结论。 最后，因各个国家、地区的专利审查标准并不相同，且不同国家、地区的授权审查程序中检索到的对比文件不一定相同，因此本申请的同族专利申请在其他国家和地区是否已获得授权与本申请能否获得授权并无直接关联。 (二)关于本申请权利要求2-7的创造性 对于权利要求2-7的创造性，甲公司未提出其他具体意见，在权利要求1不具备创造性的情况下，经审查，被诉决定及一审判决关于权利要求2-7不具备创造性的认定结论正确，本院予以确认。 综上所述，甲公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费100元，甲公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 长　崔 宁 审 判 员　顾正义 审 判 员　王 倩 二〇二四年六月二十七日 法官助理　刘亚男 书 记 员　陈 琦 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第22条3款 中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第69条 中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第89条1款1项